2021年3月，百事公司（PepsiCo）旗下的品牌「激浪」（MTN DEW），推出一款「MTN DEW RISE ENERGY」水果口味罐装能量饮料。但美国有一家罐装饮料咖啡公司，主要注册及使用的商标含有大大的「RISE」字样，认为百事公司的罐装能量饮料，会与自家的罐装咖啡产生混淆，故立刻向法院提起诉讼。纽约地区法院认为，二商标图样近似，且二罐装饮料有类似，有混淆误认之虞，禁止百事公司使用该标志。但百事公司不服提起上诉，结果2022年6月第二巡回法院做出逆转判决[1]。

图片来源：Mountain Dew

原告RiseandShine公司的罐装氮气冷萃咖啡

本案原告是RiseandShine公司，经营上使用Rise Brewing名称，销售罐装氮气冷萃咖啡和罐装茶饮。其自2016年起推出第一款罐装氮气冷萃咖啡，目前销售遍及全美主要卖场，包括沃尔玛、连锁超市Kroger等。其在2016年、2017年陆续向美国专利商标局申请了「RISE BREWING CO.」的文字商标以及图形商标。图形商标请见图一。

图一、RiseandShine公司之美国商标，注册号5,333,635。

图片来源：USPTO

该商标图中，「RISE」以很大的红色、大写呈现，背景则以淡黄色细线呈现放射状，好像太阳光。「Brewing Co.」则是放在「RISE」下面，以很小的字体、简单的方式水平摆置。实际使用上，这个图形商标在铝罐的上面1/3，如图二。

图二、RiseandShine公司实际使用商标情形

图片来源：RiseandShine Corporation v. PepsiCo, Inc., 41 F.4th 112 (2022).

被告百事公司的水果口味罐装能量饮料

被告百事公司旗下的碳酸饮料品牌「激浪」， 2021年3月推出一款名为「MTN DEW RISE ENERGY」的水果口味的罐装能量饮料。中间使用了「RISE」这个字。

这款罐装能量饮料的商标，如图三所示，利用各种颜色对应各种水口果位。罐子的上方三分之一，用很大的特殊字体写上「RISE」这个字，在右边则是由下到上，直列的呈现「energy」这个字，但相对非常小。在「RISE」的上方，则放上品牌名激浪的英文「MTN DEW」，左下右上协列在「RISE」文字之上。「RISE」下方是由几何碎片组成风格化的狮子标志。

图三、改版之前的MTN DEW RISE ENERGY的外观

图片来源：RiseandShine Corporation v. PepsiCo, Inc., 41 F.4th 112 (2022).

纽约南区地区法院核发初步禁制令

原告在百事公司推出商品前，就发函警告百事公司不得在罐装饮料上使用RISE做为商标。但百事公司不予理会。故在百事公司一推出商品后，原告立刻于法院起诉。

原告请求法院发给初步禁制令，禁止被告在诉讼期间使用或展示含有「RISE」的标置于饮料罐上。地区法院认为，被告的产品，确实可能与原告产品构成混淆误认，且原告很有可能会胜诉，故裁定下达初步禁制令[2]。

因而，百事公司在诉讼期间只好改变这款饮料的包装，将大大的「RISE」直接以「ENERGY」取代。但百事公司仍不服，对此初步禁制令提起上诉。

第二巡回法院推翻一审决定

原告RiseandShine公司主张，二产品的相似商标会构成混淆误认，且因为被告百事公司的激浪是大品牌，故会构成「逆向混淆」，亦即消费者可能会误以为，原告的RISE咖啡产品，是与被告激浪品牌有关联。

第二巡回法院就混淆误认采取Polaroid Corp案[3]的八因素判断，包括原告商标的强度、两商标之间的相似程度、产品的接近程度、原告新增产品而弥合差距的可能性、实际混淆，被告是否善意采用自己的商标、被告产品的质量，以及购买者的专业程度。第二巡回法院认为，地区法院就原告商标的强度，以及二商标在实际产品使用上的的近似程度，有错误评估，故推翻地区法院的初步禁制令。

原告商标识别性强度

第二巡回法院认为，商标的强度取决于其识别性，在购买者眼中该商标指示产品来源的程度。具体而言，应根据二点判断：(1)该商标先天识别性之程度 ，或者(2)其在一般公众取得后天识别性的强度。

地区法院认为原告的商标为「暗示性商标」，「RISE」这个字，暗示早晨、清醒的印象。 第二巡回法院同意RISE相对于咖啡产品属于暗示性商标。

但是，暗示性商标中，识别性也有强弱之分；有的暗示性商标识别性较弱，可能接近描述性商标。第二巡回法院认为，「RISE」暗示起床、清醒，与咖啡之间具有强烈逻辑关联性。另外，「RISE」也与能量有直接关系，因为一般人摄取咖啡因后，能量就会被「提升」（rise）。

第二巡回法院认为，暗示性商标的识别性强弱，主要要看这个词对应产品的哪些特质。由于咖啡就是要让大家清醒和提升能量，故「RISE」这个字对一般大众而言，是咖啡的重要特质，故该暗示性商标的识别性比较弱。

虽然原告是将「RISE」做为产品的最重要标志来使用，但是被告也提出超过一百个例子，其他销售咖啡、茶、瓶装饮料、能量饮料、咖啡馆等，都曾使用RISE作为某种标志。

例如，原告当初注册商标时，原本 想注册「RISE COFFEE CO.」，但专利商标局认为，这会与之前其他人注册于咖啡产品的「Rise Up Coffee Roasters」和「Rise Up Organic Coffee.」等商标，产生混淆误认，故不准予注册。故原告修改申请商标为「RISE BREWING CO.」，才获得注册。

第二巡回法院认为，既然在咖啡产品中，都已经有多个含有「RISE」而可同时存在，那么，被告将「RISE」标志使用于非咖啡产品的能量饮料，也应该可以与原告的商标共存于市场上。

后天识别性？

原告主张，就算RISE标志先天识别性弱，但是其短短几年投入了1750万美元在营销这款罐装咖啡，已经在消费者间取得后天识别性。

但是，被告百事公司却主张，既然原告主张的是逆向混淆，认为消费者会误以为原告的产品，与被告这间超大公司有关联，这就表示，原告的商标后天识别性仍然不足。

第二巡回法院认为，本案的情况确实非常特殊，但在此程序中不需要进入事实调查。只能说原告并没有证明，其已经取得了够强的后天识别性，而主张其商标强度够强。

商标的近似程度

地区法院认为，二家公司的罐装饮料使用的商标，构成近似，而有混淆误认之虞。地方法院指出，在双方的产品上，「RISE」字样均以「大字体、全大写字母、浅色背景下的鲜艳色彩，占据铝罐的上方三分之一，为其主要特征」。

但第二巡回法院认为，由于RISE这个字识别性弱，二者相似之处只有大大的RISE这个字。但若看到整体设计，二者的不一样之处大于相似之处，并不会让二者构成近似。

这两个铝罐在尺寸、比例、风格、颜色和艺术设计上都不同。「RISE」这个字也以非常不同的方式呈现。在原告的铝罐上，它以简单的无框线字体出现——它的「R」和「S」均匀弯曲。相比之下，被告的铝罐使用有棱角和锯齿状的字体。此外，原告铝罐上的「RISE」写在水平线上，但被告铝罐上的字母排列成弧形。

除了「RISE」这个字之外，铝罐的整体外观非常不同。原告的七盎司铝罐不到被告十六盎司铝罐的一半。原告铝罐采用暖色或中性色，与被告铝罐明亮、大胆的颜色形成鲜明对比。被告铝罐上的「RISE」字样在顶部被显眼的母商标「MTN DEW」部分覆盖。最明显的是，原告铝罐下半部在平静、统一的背景下显示简单、规则、白色的文字，但被告铝罐下半部分描绘了一个大的、风格化的狮子头，由锯齿状碎片组成，与铝罐的角字体相得益彰。因而，第二巡回法院认为，两铝罐的外观几乎不会向消费者暗示它们来自同一来源。

第二巡回法院指出，地区法院之所以下达初步禁制令，乃认为可能为构成混淆误认，且认为原告商标识别性强，二商标使用构成近似等理由。但第二巡回法院指出了上诉错误，故认为原告胜诉可能性不高，故驳回地区法院所下达的初步禁制令。

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作者： 杨智杰 现任： 云林科技大学科技法律所 教授 经历： 云林科技大学科技法律所 副教授 真理大学法律系助理教授 真理大学法律系副教授 学历： 台湾大学法律系 中央大学产业经济所硕士 台湾大学法学博士 专长： 知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法