纽约的MSCHF公司与说唱歌手Tyga合作，模仿知名帆布鞋Vans公司的经典鞋款，打算于2022年4月推出限量恶搞商品。Vans公司紧急向纽约法院申请初步禁制令，禁止该商品销售。法院认为，虽然被告产品经过修改，与原告产品不同，但仍有多处特征构成近似，会让消费者混淆误认。至于被告主张其属于戏谑仿作（parody），法院则认为，戏谑仿作必须传递出评论、讽刺等讯息。

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被告MSCHF Product Studio公司的创意恶作剧

本案被告MSCHF Product Studio公司，是纽约一群行动艺术家所组成，其名字源于英文单词「Mischief」的缩写，有「淘气」和「恶作剧」之意[1]。他们常推出许多创意商品或创意艺术，并高价销售引起风潮。其中一个系列，就是与不同领域名人合作，将知名球鞋进行仿作或恶搞，推出限量版的球鞋。

之前引起较大风波的，是其与说唱歌手Lil Nas X合作，模仿Nike的运动鞋Air Max 97，设计出一款「撒旦鞋」（Satan Shoes），并在气垫中使用真正人血，限量666双引发热潮[2]。

Nike公司认为此举已经让人误会，这款鞋乃由Nike授权制造销售，故提起商标侵权诉讼。初审法院同意初步禁制令，但此鞋因为限量销售，在法院命令时已销售一空[3]。而后Nike与MSCHF公司达成和解，此案因而结束。

没想到，2022年MSCHF公司与另一名说唱歌手Tyga合作，打算于2022年4月推出另一款模仿鞋，名为「Wavy Baby」，限量4306双[4]。其乃以Vans公司出品的经典帆布鞋、滑板鞋款Old Skool为模仿对象。

Vans公司帆布鞋的商标与外观特征

Vans公司是专门制作帆布鞋的公司，其最经典的商品就是其Old Skool鞋。Vans公司主张，这款鞋的经点造型，已经成为重要的商标外观（trade dress），也就是著名商品之外观特征[5]。

图一、Vans公司的经点鞋款Old Skool鞋

图片来源：Vans, Inc. v. MSCHF Product Studio, Inc., Case 1:22-cv-02156-WFK-RML，原告起诉书 (E.D. New York.).

Vans公司为Old Skool鞋注册并使用多个商标。其中，最重要的就是鞋侧的条纹标志，注册了多个美国联邦商标。

表一、Vans公司鞋侧弧线的注册商标

Vans, Inc. v. MSCHF Product Studio, Inc., Case 1:22-cv-02156-WFK-RML，
原告起诉书，at 24(E.D. New York.).

Vans这个字，并不专属于Vans公司。但Vans公司在鞋底上，使用了特殊的纹路，称为「华夫鞋底」（Waffle Sole），并就鞋底纹路注册了多个商标。另外Vans公司在鞋跟上，注册并使用了白底红色的「Vans “OFF THE WALL”」商标。

表二、Vans公司在鞋底与鞋跟注册的商标

图片来源：Vans, Inc. v. MSCHF Product Studio, Inc., Case 1:22-cv-02156-WFK-RML，
原告起诉书，at 27-28 (E.D. New York.).

Vans公司也将此一「Vans “OFF THE WALL”」商标，使用在鞋盒上。由于鞋盒是纸箱色，所以在使用时，以纸箱色底、红字呈现。其主张这也是受保护的商品外观特征。

图二、Vans公司的鞋盒外观

图片来源：Vans, Inc. v. MSCHF Product Studio, Inc., Case 1:22-cv-02156-WFK-RML，
原告起诉书，at 29 (E.D. New York.).

此外，在鞋垫上，Vans公司则使用一个白底黑字的「Vans」标志，虽然没有注册为商标，但其主张已大量使用，也是其受保护的商品外观特征。

图三、Vans公司的鞋底标志

图片来源：Vans, Inc. v. MSCHF Product Studio, Inc., Case 1:22-cv-02156-WFK-RML，
原告起诉书，at 30 (E.D. New York.).

Wavy Baby鞋侵害Vans商标与外观特征

在MSCHF公司正式开始销售这款Wavy Baby鞋之前，Vans公司就向纽约东区法院提起诉讼，认为这款鞋侵害Vans商标与鞋子的商业外观特征，请求初步禁制令，法院于2022年4月29日同意下达初步禁制令[6]。

原告Vans公司声称，Wavy Baby 鞋和相关广告侵犯了原告以上的注册商标，和未注册的商品外观特征。其指出，被告MSCHF公司的Wavy Baby鞋，有下列五个面向的问题。

1. Vans公司原有的标志，是经过设计的「Vans」，而MSCHF公司设计Wavy Baby标志，将「Wavy」设计为特殊字体，与「Vans」商标也有若干近似。
2. MSCHF公司对Vans公司鞋侧的弧线条，修改地更加接近波浪。虽然线条不同，但是原告主张，线条的头、尾近似。
3. MSCHF公司也模仿了鞋跟的红色商标。
4. 鞋底部分，虽然MSCHF公司的鞋底为波浪状，是否真的能穿着行走可能是个问题。但鞋底都用了华夫鞋底的纹路。
5. 在鞋垫部分，MSCHF公司的鞋垫一样使用了类似Vans的标志。

表三、Old Skool鞋与Wavy Baby鞋之比较

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法院判决首先讨论被告的Wavy Baby鞋，是否侵害了原告Vans公司的商标和商业外观，构成混淆误认？纽约所在的第二巡回法院，采取Polaroid Corp.案[7]的八因素判断。其中，法院认为：(1)二者的商标和产品外观在外观上构成近似；(2)二商品都是帆布鞋、滑板鞋，构成相同或高度近似；(3)确实有消费者出现真正混淆，误认为被告商品乃与原告公司合作；(4)就买家对商品的专业程度，由于这些商品都可以由一般消费大众自己在网络上购买，没有店员解说，所以一般消费者确实会因为在没有解说的情况下被混淆；(5)被告商品的鞋底为波浪状，可能不能行走，或会让穿着者受伤，这样会让被混淆误认之消费者，误以为Vans公司产品的质量不好，伤害Vans公司的商誉。法院认为就上述五个因素来看，都可能会造成消费者混淆误认[8]。

法院认为不符合戏谑仿作

对MSCHF公司而言，其行动的一贯理念就是恶作剧，故其主张Wavy Baby鞋属于讽刺、讥讽、玩笑或娱乐，是一种戏谑仿作，或是一种艺术表达（artistic expression），而可受言论自由之保护[9]。

纽约东区法院引用第二巡回法院2016年的My other bag案判决[10]，认为要构成戏谑仿作，除了要模仿原作品但与原作品不同外，最重要的，需要传达出一些讯息，包括讽刺、嘲笑、开玩笑或娱乐（satire, ridicule, joking, or amusement）。而且，一个成功的戏谑仿作，应该清楚地向普通观察者表明「被告与目标商标之权利人没有任何关系」[11]。

纽约曲东区法院认为，被告的Wave Baby鞋，虽然传达了它们与 Old Skool 鞋的相似性，但这些鞋并没有充分表达「讽刺、嘲笑、开玩笑或娱乐的元素」，未能向普通观察者清楚地表明被告「与目标商标的权利人没有任何关联」[12]。

虽然被告将原告商标作了修改扭曲，但整体产品的相似程度太高，盖过了商标标志的修改。虽然被告在促销产品时有一个宣言，强调创作理念，但是鞋和包装本身却没有传达出讽刺讯息[13]。最重要关键在于，由于被告所卖商品就是帆布鞋，与原告产品属于同一商品市场，所以影响了戏谑仿作的判断[14]。

结语

MSCHF公司已经多次被控侵害他人商标，故其必然要争取法院认同，其商品可构成戏谑仿作。因此，MSCHF公司对本案已经向第二巡回法院提出上诉。未来如何发展，值得我们继续关注。

备注：

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作者： 杨智杰 现任： 云林科技大学科技法律所 教授 经历： 云林科技大学科技法律所 副教授 真理大学法律系助理教授 真理大学法律系副教授 学历： 台湾大学法律系 中央大学产业经济所硕士 台湾大学法学博士 专长： 知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法