名人同意他人用自己姓名注册商标后，可否事后终止，并要求撤销商标？NBA独行侠队的球星东契奇（Luka Dončić ），于2022年9月6日透过其成立的Luka99公司，向美国专利商标局请求撤销自己妈妈注册的美国商标「LUKA DONCIC 7」。本案的关键在于，东契奇在19岁时曾经同意妈妈用自己的名字申请美国商标，但22岁用书面向妈妈表示终止该同意……

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东契奇老妈注册的「LUKA DONCIC 7」商标

东契奇是美国NBA达拉斯独行侠队的年轻球星，现年才23岁。而Mirjam Poterbin女士，也就是东契奇的老妈，住在斯洛文尼亚首都。她于2018年、东契奇19岁时，向美国专利商标局USPTO申请注册「LUKA DONCIC 7」这个商标。两年后，USPTO核准该商标注册，理由是其已经先在欧盟有相同商标之注册[1]。

图一、东契奇妈妈注册之美国商标，注册号5953034

图片来源：USPTO

上图是东契奇妈妈所注册的美国商标，是字体经过设计的「LUKA DONCIC 7 」。之所以后面加个7，是因为东契奇以前在欧洲皇家马德里队打球时，穿的球衣背号为7号。但后来到美国NBA打球时，背号则改为77号。该商标指定使用之商标和服务，包括化妆品、肥皂、服装、游戏、玩具和篮球训练营[2]。

东契奇撤回对老妈使用和注册商标的同意

从东契奇16岁在欧洲打职业球赛起，妈妈就替其打理周边事业。当初东妈在美国申请这个「LUKA DONCIC 7」商标时，有得到19岁的东契奇的同意，但当时东契奇还未满20岁[3]。

到了2021年，东契奇已经22岁，决定管理自己的周边事业，故写了一个正式的书面通知给老妈，说明他「终止」他过去所做过的同意，亦即不再同意使用和注册任何含有指涉他或关连他的商标，包括本案的「LUKA DONCIC 7」商标[4]。

东契奇自己设立了一家Luka99公司，致力于宣传东契奇的姓名、形象和肖像权（Name，Image and Likeness, 简称NIL）。其于2022年9月6日向USPTO的商标审判和上诉委员会（TTAB）请求撤销「LUKA DONCIC 7」这个美国注册商标[5]。

东契奇自己申请商标被USPTO拒绝

Luka99公司想请求撤销东契奇妈妈注册的商标，是因为该公司于2021年在美国申请注册「LUKA DONCIC」和「ORIGINAL HOOPS OF LUKA DONCIC」商标时，USPTO「初步拒绝」这些申请案。USPTO所持的理由为，这些商标与东妈先注册的「LUKA DONCIC 7」过于近似，可能会让消费者产生混淆误认之虞[6]。至于Luka99公司所申请的第三个申请案，乃将「LUKA DONCIC」标志使用于慈善筹款服务，该案目前尚没有分案进行审查[7]。

理由一：错误暗示与东契奇有连结

Luka99公司所提出的第一项撤销理由是，系争商标「LUKA DONCIC 7」的内容就是使用东契奇的名字。当这个商标使用在某些产品或服务上，一般大众会立刻认为是东契奇的产品或与东契奇有关联，误以为东契奇同意或推荐该商标的使用。但是，Luka99公司主张，东契奇与该商标权人（东妈）所卖的产品或服务一点都没有关系，也不「同意」或「推荐」东妈卖的产品或服务[8]。

其根据的条文是美国商标法第1052条(a)条：「......或错误暗示（falsely suggest）与生存或死亡的自然人、机构、信仰、国家象征有某种联系」，可简称为一种「错误暗示连结」（falsely suggest a connection）条款。该条款的意旨在于，避免名人的姓名被他人拿去当作商标，使用在某些产品或服务上，会让人错误地以为该名人支持、推荐该特定商品或服务。

理由二：使用人名作商标且东契奇已终止同意

东契奇是在19岁的时候（2018年），同意妈妈在美国申请系争商标。但在2021年东契奇22岁时，他明确的表示要立刻「终止」该同意。由于商标使用到他人姓名时要得到他人同意，Luka99公司主张，既然已经终止该同意，故东妈的注册应该被撤销[9]。

其根据的条文是美国商标法第1052条(c)规定：「含有可辨识在世特定自然人的名字、肖像或签名或由其构成，除非获得其书面同意...」。

理由三：未使用而放弃

Luka99公司主张，商标权人（东妈）在2020年获得注册后，目前东妈或任何授权人，都没有在美国商业中将系争的「LUKA DONCIC 7」商标使用于产品或服务上[10]。

Luka99公司主张，根据相关信息显示，东妈也没有意图想要恢复使用这个商标，故可认为已「抛弃」了这个商标的权利[11]。因为「抛弃」也构成商标「废止事由」。

可否同意他人注册姓名后又终止？

这个案子才刚请求撤销商标，还不知道TTAB最后会采取什么决定。但本案最有争议的地方就在于，当事人曾经同意他人以自己名字申请商标，可否在数年之后终止该同意，并要求撤销该商标？此种情形非常罕见，在过去似乎没有这种案例[12]。

过去曾经发生过，名人同意他人注册商标，但所为的同意没有用书面记录下来，因而该名人撤销成功。也曾有案例，名人乃「授权一段具体的时间」让他人注册及使用商标，当授权期间届满且不再授权，该名人也成功撤销该商标。但东契奇这个案例中，曾先有明确的书面同意，但又主张事后终止并要求撤销商标，故这个案例的后续决定值得我们追踪。

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作者： 杨智杰 现任： 云林科技大学科技法律所 教授 经历： 云林科技大学科技法律所 副教授 真理大学法律系助理教授 真理大学法律系副教授 学历： 台湾大学法律系 中央大学产业经济所硕士 台湾大学法学博士 专长： 知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法