在元宇宙这个概念出现以后，元宇宙的商标注册成为热门焦点。对于商标权人来说，最关心的是原本已经注册的商标，在元宇宙中适用相同保护吗？台湾地区智慧局TIPO指出，真实商品与虚拟商品所指定的注册商标类别有所不同，必须另外申请元宇宙的商标。不过，即使在元宇宙发现有人未经授权使用你的商标，商标权人未必能顺利执行商标权，因为若不能举证侵权行为确实针对台湾消费者所为，恐难适用台湾地區商标法或于台湾地區法院提出救济……

图片来源：Pixabay

元宇宙是将真实世界的特性应用于完全在线的环境，利用虚拟游戏引擎让玩家参与内容创作，让消费者在虚拟环境中行动、浏览、购物。在元宇宙的世界中，可透过加密货币与NFT促进虚拟商品营销与交易，虚拟物品或化身外观可以跨平台使用与交易，元宇宙商业应用让品牌在元宇宙中拥有虚拟销售空间，吸纳现有的网络与实体商业活动，增加企业与名人的触及范围、与消费者之间的互动性和实时性，消费者透过与品牌直接互动，提升参与程度，也让品牌的曝光度增加。

在元宇宙这个概念出现以后，台湾地区智慧局商标权组最常被问到的问题就是，「已在真实世界中存在的商品及服务的现有注册商标，在元宇宙可以适用相同保护吗？」举例来说，品牌商在台湾地区第25类申请了靴鞋商品注册商标，之后想将交易扩张到元宇宙时，原本商标的保护可以扩张到元宇宙中的虚拟靴鞋商品或其NFT吗？台湾地区智慧财产局商标高级审查官陈宏杰指出，答案是不行的，即使原本已有注册商标，因指定的商品或服务类别有所不同，必须另外申请元宇宙的商标。

陈宏杰进一步解释，虚拟商品有可能是图片影像、虚拟现实游戏化身用品、服装或对象，有些是实际存在商品的虚拟化外观，有些铸造为NFT，有可能是可下载的图像文件案或计算机程序商品，或是提供不可下载、仅能暂时使用的视频档案或计算机程序之服务，跟原本的实体产品本质上并不相同。另外，若在元宇宙中提供的是「服务」，因为服务本身就是无形的，实体/虚拟服务只是在区别提供服务的方式或管道，若服务的目的和本质不变，以虚拟或实体方式提供，在申请商标的分类差异就不大。

元宇宙虚拟商品或服务该申请何种商标类别？

在台湾地区元宇宙虚拟商品或服务类别中，如果是可下载的虚拟商品图像文件案或软件，要申请「第9类商品」，即可用于在线虚拟世界并以〇〇〇（实体商品之种类名称，例如球鞋、服装、皮包、艺术品、玩具...等）为特色的虚拟商品影像。提供不可下载的虚拟商品图像文件案或软件，要申请「第42类服务」，即可用于在线虚拟世界并以〇〇〇（实体商品之种类名称）为特色的虚拟商品影像之暂时使用。虚拟商品的零售服务，要申请「第35类服务」，即提供使用于虚拟环境并以〇〇〇（实体商品之种类名称）为特色的虚拟商品影像在线零售服务。娱乐服务则是申请「第41类服务」，即提供可使用〇〇〇（实体商品之种类名称）虚拟商品影像的在线游戏服务或虚拟现实游戏场。

表一、元宇宙虚拟商品/相关服务的商标注册类别

数据源：TIPO

如何判断虚拟商品或服务是否侵权？

权利人申请注册商标除了要有商标图样，还要有指定的商品或服务（国际分类类别与名称），若与在先申请注册的商标或著名商标有混淆误认之虞者，不得注册。陈宏杰指出，注册商标之后有使用的义务，不是注册了就没事；而使用商标与他人注册的商标有混淆误认之虞，或使用商标有减损他人著名注册商标的识别性或信誉之虞，都会侵害到他人的商标权。

如何确认是否有「混淆误认之虞」，若用一种较简化的方式判断，就是要满足「商标近似」+「商品/服务类似」，就有可能构成混淆误认之虞。商标权人如果发现有商品或服务内容类似，商标又长得一样，就可以因为混淆误认去抓商标侵权。

图一、混淆误认之虞判断因素（简化）

数据源：2022/09/29，「2022年度【Skill-up Seminar】创新创业法制人才培训课程─攻略虚拟世界！
元宇宙与NFT教战守则」，陈宏杰简报数据

现在常见将存在于物理世界的实体商品，透过外观数字化后变成虚拟商品，但比较两者的质量、性质、功能或相关特性，通常有明显差距而不具类似性。陈宏杰举例，实体手提包商品是盛装物品供随身携带，或是用来彰显实体人物的个人风格，若将手提包作成虚拟商品，是用来彰显虚拟化身个人风格、储存数字货币、化身配件或宝物等电子档案或程序代码；又像是实体运动鞋商品是用来足部穿戴、运动保护，也能彰显实体人物的个人风格，但虚拟运动鞋商品是彰显虚拟化身个人风格，或是增强虚拟化身运动能力，和实体运动鞋的功能大不相同。

将实体商品做成虚拟商品，因为功能不同通常不具类似性，但「服务」本身是无形的，所谓实体服务或虚拟服务，只是在区别提供服务的方式或管道，只要服务的目的与本质相同，在判断两者类似性的时候，不应过度强调提供管道虚实的差异。当虚实两者提供服务的目的是相同的，就有可能被认为构成类似。

陈宏杰指出，随着XR新技术的进步，能以更加真实且精细的方式呈现立体商标，让玩家在虚拟立体空间中，在商标及商品周围走动并与之互动，虽然会让商标近似性变得更容易判断，但不会影响某个商标案件一定近似或不近似，而是消费者在观看、触摸、重现气味等沉浸式体验中，更容易去体会XR画面中的商标，因此XR技术对商标近似性的判断反而是正面的，台湾地区智慧局也采取正面看待。

实体艺术品≠数字艺术品NFT

很多人以为购买实体艺术品和购买数字艺术品的NFT是差不多的，事实上则不然。购买实体画作只有买到实体财产权，而没有知识产权，购买数字化作的NFT，可能是买到画作的电子档案，通常也没有知识产权。买到NFT只是买到区块链上的一个数字纪录，可以链接到特定数位对象，但不表示在法律上拥有NFT所代表之物的所有权或著作权，要确认相关平台规范该代币交易的条款、代币发行商公布的使用条款，或是买卖双方之间的合约，才能厘清NFT代表之物的相关权利移转/归属。陈宏杰提醒，购买数字化作的NFT可能潜藏的风险很多，购买前要仔细观看贩卖的相关规定。

图二、实体艺术品与数字艺术品NFT之差异

数据源：2022/09/29，「2022年度【Skill-up Seminar】创新创业法制人才培训课程─攻略虚拟世界！
元宇宙与NFT教战守则」，陈宏杰简报数据

陈宏杰强调，NFT并非一种商品或是服务，其代表着数字档案/实体商品/其他服务，但并非数字档案/实体商品/其他服务的「本身」，NFT主要功能在认证该物为真。如果想把自己的商品用在NFT上申请台湾商标注册，千万不要写指定商品是NFT，而是「经NFT认证之商品/服务种类」，比如要为球鞋NFT申请商标，要写「经NFT认证之靴型商品」，用这种方式将NFT文字塞进商品或服务的描述才正确。

确保不被侵权，商标监看工作不可少

为了预防商标在元宇宙领域被侵害，商标权人最好积极取得商标权，除了在提出商标申请案时将元宇宙交易环境纳入考虑，并在特定型态之商品或服务申请注册元宇宙的商标；此外还要检视、更新已注册的商标权利组合，确保已取得与虚拟商品有关的商标保护。

拿到商标之后，商标持有人应该积极参与元宇宙市场发展，在元宇宙使用商标、建立品牌信誉与势力，后续要主张权利的时候才能有很多证据可以举证，同时避免商标注册遭到废止，不知道怎么做可多参考指标性品牌与元宇宙科技公司之间的合作模式。在权利执行方面，商标权人要随时监看元宇宙环境中可能的侵权情形，或是委托外部专业人士在相关市场或网络上进行商标监看服务，一旦得知有可能的侵权活动，在问题出现时就能快速采取行动。商标监看工作不能不做，不然长期培养的信誉都被别人拿去用了。

商标侵权举证不易，要证明影响台湾地区消费者才有用

不过，陈宏杰也坦言，并非所有在元宇宙中未经授权的商标使用行为，商标权人都能顺利执行商标权，如果在元宇宙上出现的商标侵权行为，平台是架设在国外，相关网页数据非使用台湾域名，又不是使用中文和新台币交易（元宇宙经常以加密货币交易），很难证明该侵权行为是针对台湾的消费者，恐难适用台湾地区商标法或于台湾地区法院提出救济，只能尽量搜集资料，如果营销页面有使用中文，这会是很好用的证据。由于商标是属地主义，侵权行为要影响本国消费者才有用，要把握这个原则去证明，陈宏杰也建议可以到诉讼最多的美国去申请自己的商标。若发现相关侵权行为，还是必须请专业人员协助评估侵权行为的性质，以及对品牌整体商品或服务市场的影响，以利后续决定采取何种行动。

数据源：

1. 2022/09/29，「2022年度【Skill-up Seminar】创新创业法制人才培训课程─攻略虚拟世界！元宇宙与NFT教战守则」，陈宏杰简报。

好消息～北美智权报有微信公众号了！ 《北美智权报》内容涵盖世界各国的知识产权新闻、重要的侵权诉讼案例分析、法规解析，以及产业与技术新知等等。 立即关注北美智权微信公众号→ NAIP_IPServices ～欢迎读者分享与转发～