2010年，一位商标代理人替客户申请美国联邦商标时，签署了一份声明，声明目前该标志并没有其他争讼程序进行中。但该商标当时有二个争讼程序正在进行中，属于不实陈述。2016年，其他公司请求撤销这个商标，主张因为其申请时对专利商标局有诈欺行为。2021年，美国商标审判和上诉委员会（TTAB）做出Chutter, Inc. v. Great Management Group, LLC案决定，认为轻率疏忽不在意真实随便签署文件，也属于具有欺骗意图。

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在美国申请商标若有诈欺，商标可能被撤销

根据美国商标法第1064条(3)规定：「任何认为自己受到或将受到损害的人，在支付规定费用后，可以提出撤销商标注册的请求，并说明所依据的理由.....(3)在任何时候...... 其注册是以欺诈手段获得（obtained fraudulently）...[1]」

也就是说，就算符合所有商标申请要件，但只要申请注册时，有欺骗隐瞒重要信息，构成对专利商标局之诈欺（fraud）。但过往案例中，强调所诈欺的信息，必须重要（material），且需有诈欺之意图（intent to deceive）。

Chutter, Inc. v. Great Management Group, LLC案案当事人

本案商标权人是Great Management Group公司（简称GMG公司），提出二项商标申请。一是申请「DANTANNA’S」，指定使用于「香料和香料粉」；二是申请「DANTANNA’S TAVERN」，指定使用于「餐厅和酒吧服务」。GMG公司申请时，另外主张拥有Great Concepts公司所注册的「DANTANNA’S」商标（联邦注册号2929764号商标），指定使用于「牛排和海鲜餐厅」[2]。

图一、商标权人在亚特兰大开设的DANTANNA’S餐厅

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本案的原告则是Chutter公司，其对GMG公司申请的二个商标申请案都提出异议，其主张自己早就使用「DAN TANA’S」标志于餐厅服务和马力拉酱，故主张GMG公司申请的二个商标，与自己的商标会构成混淆误认（15 U.S.C. §1052(d)）。另外，原告也主张，GMG公司所申请的商标，会错误地暗示与原告或原告的前身Dan Tana 有连结或有关系（15 U.S.C. §1052(a)）[3]。

主张商标权人的代理人有诈欺行为

不仅如此，Chutter公司也请求撤销第2929764号联邦商标，认为该商标申请时有对专利商标局「诈欺」（。原告主张，该商标的申请人Great Concepts公司在申请时，曾经在2010年3月，根据美国联邦商标法第1058条和1065条做过合并宣誓，尤其第1065条的「无争议宣誓」，宣誓「在美国专利商标局或法院，没有涉及上述权利的诉讼正进行中或尚未终结」[4]。

但是，当时有二个争讼程序正在进行中。一是一个撤销程序（No. 92045947），二是在乔治亚洲北区地区法院有一个民事诉讼，二案都是争执Great Concepts公司对「DANTANNA’S」标志的注册权和使用权[5]。

无争议声明书属于重要信息

当商标注册申请人或商标权人故意对与注册申请或注册后文件有关的事实做出不实的、重要（material）的陈述时，且意图（intent）获得或维持其无权获得的注册，就会构成在获得或维持商标注册方面的欺诈行为[6]。

首先，无争议声明书是否属于重要信息？

USPTO在审查商标时，若仰赖第1065条的不实的「无争议声明」，而核准商标，其产生的后果是，根据联邦商标法第1115条(b)[7]，会让申请人取得一新权利，亦即将该注册作为「申请人有在商业上使用该商标之专属权利」的决定性证据，而非仅是表面证据。因此，商标审理救济委员会（TTAB）认为，只要在第1065条的无争议宣誓或声明中，含有不实陈述，就是重要的信息[8]。

本案商标代理人没有认真看文件就宣誓签名

本案中，代理人Taylor先生知道涉及「DANTANNA'S」的标志和注册，仍有其他争讼程序正在进行中。但是，Taylor先生代理Great Concepts公司，签署并提交了联邦商标法第8条（1058条）和第15条（1065条）的使用和无争议合并声明[9]。

Taylor先生作证说，他没有详细审阅这些申请文件，没有发现文件中的陈述不正确。而他和Great Concepts公司都没有向USPTO通知，申请文件中的陈述有错误，虽然他们从2015年起就知道申请文件中的陈述有错误[10]。Great Concepts公司也承认，这些陈述是不实的。

原告Chutter公司主张，被告在做这些不实陈述时，对声明书的内容属于「蓄意视而不见」（willful blindness），或者，也可能对于声明书是否为真，采取「轻率疏忽不在意其真实」（reckless disregard）的态度，因为Taylor先生并不知道他签名的文字是什么，也没有探究其正确性[11]。

「轻率疏忽不在乎真实」也算有欺骗意图

TTAB最后认为，Taylor先生构成「轻率疏忽不在意真实」。

所谓的「轻率疏忽不在乎」，尤其「不在乎」（disregard）这个字，根据布雷克法律字典的定义，乃「有意识地漠视行为的后果」。TTAB认为，一般来说，声明人应该知道其签署的声明内容，如果没有对声明内容适当地探究其正确性，声明人就是轻率疏忽不在意真实而行为[12]。

图二、诈欺的不同程度

图片来源：Joelle A. Milov, Trademark Law Alert - Reckless Disregard Held to be Fraud
12.01.2021, https://www.cll.com/newsroom-news-173094.

本案中，Taylor先生根本不关心他在宣誓下签署的文件，因此不在乎他为客户获得的利益的重要性。由于未能确定和理解他签署的文件的重要性，没有尽到认真履行作为代理人的职责，泰勒先生的行为就是轻率疏忽不在乎真实。而且，后来他发现这个问题后，他也没有采取任何行动来纠正错误[13]。

如果TTAB认定泰勒先生的行为不构成欺诈，那可能会「鼓励声明人得出这样的结论，即这种『不在乎』的行为不会产生任何后果，并且他们不会因未阅读他们签署的文件而受到惩罚。」以如此庄严的程度做出的声明，在向美国专利商标局提交和签署之前，应该先进行彻底确认[14]。

TTAB指出，在之前的In re Bose 案[15]中，联邦巡回上诉法院认为，欺骗意图必须是蓄意的（willful）。而各巡回上诉法院都曾判决认为，「蓄意」包括轻率疏忽行为[16]。

因此，TTAB认为，「在商标注册和维护方面，美国专利商标局依赖声明书的完整性、正确性和真实性……轻率疏忽不在乎真实等同于欺骗意图，满足『欺骗意图』之要求。[17]」  所以TTAB以欺诈为由，同意取消 DANTANNA’S商标注册。

结语

在美国，不论申请专利或商标，美国专利商标局非常重视申请时是否有诈欺行为。就算申请案符合专利或商标要件，事后被发现申请时有诈欺行为，仍然会导致商标被撤销，或是专利无法实施，申请人必须特别注意。

备注：

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作者： 杨智杰 现任： 云林科技大学科技法律所 教授 经历： 云林科技大学科技法律所 副教授 真理大学法律系助理教授 真理大学法律系副教授 学历： 台湾大学法律系 中央大学产业经济所硕士 台湾大学法学博士 专长： 知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法