第121期
2022 年 10 月 26 日
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用于违法商品的商标能否注册:
TTAB 2020年In re Stanley Brothers Social Enterprises, LLC案
王思原/台湾世新大学智慧财产暨传播科技法律研究所副教授

用于违法商品的商标能否注册?美国一家公司将含有大麻成分的商品申请商标,被美国专利商标局(USPTO)认定将商标用于违反联邦法的商品而核驳,申请人不服又向商标审判和上诉委员会(TTAB)提起上诉……

本案背景

科罗拉多州的Stanley Brothers公司透过杂交育种,培育出一种大麻二酚(CBD)含量高,且四氢大麻酚(THC)含量低的大麻植株[1]。THC是一种精神活性物质,会引发使用者的亢奋体验。CBD则不具精神活性,而且有抑制THC的效果。Charlotte Figi是一位罹患小儿顽固型癫痫症卓飞症候群(Dravet Syndrome)的小女孩。她的父母认为Stanley Brothers公司的产品有效地减轻了她的症状。Stanley Brothers公司后来结合小女孩的名字和童书「夏洛特的网」(Charlotte’s Web),将其产品命名为Charlotte’s Web,缩写为CW。Stanley Brothers公司宣称其产品不但可以治疗小儿癫痫,还具有促进身心健全的功效[2]

Stanley Brothers公司于2015年3月18日向USPTO申请注册CW商标。本件以商标法第1条(a)项之于商业上实际使用为申请基础,因此申请时须提出商标于商业上使用的证据,否则无法获准注册[3]。申请书记载之首次使用日期为2015年3月14日,所表彰的商品为「植物萃取物,亦即用于制造营养补充品的汉麻精油」,并提出若干使用证明样本[4]

本件申请于2018年4月20日遭USPTO核驳。USPTO认为,商标法第1条及第45条所谓之「于商业上使用」指的是「于商业上合法使用」。因此,将商标用于违反联邦法的商品,并非本法所谓之于商业上使用。商标审查官认定申请人提交的使用样本显示其商品为内含CBD的膳食补充品,违反联邦管制物质法(CSA)及联邦食物、药物及化妆品法(FDCA),依法予以核驳[5]

申请人不服USPTO之核驳处分,向TTAB提起上诉。

TTAB判定申请人的商品并未违反CSA之规定

CSA所管制之客体为具精神活性或有滥用之虞的物质。CSA将大麻列为第一级管制物质,禁止生产及散布[6]。CSA对于大麻采取宽松定义[7]。商标审查官认为申请人的CW汉麻油萃取物符合CSA对于大麻的定义。

TTAB则不同意USPTO的判断。首先,2014年农业法(2014 Farm Bill)于特定条件下将「工业大麻」(industrial hemp)排除CSA的适用。若州法允许,该州高等教育机构或州政府农业部门可为研究目的种植或培育工业大麻。而所谓工业大麻则是指THC的浓度以干重计不超过0.3%的大麻。也就是说,大麻与工业大麻(一般称为汉麻)的区别在于THC浓度,高于0.3%者为大麻,不超过0.3%者为汉麻。TTAB认为申请人产品符合工业大麻的定义。

其次,申请人提交的文件显示,科罗拉多州农业部批准申请人种植及培育汉麻。另外,根据科罗拉多州法,申请人得加工、出售及散布汉麻及其衍生产品。科罗拉多农业部官员表示Stanley Brothers公司的作为并未逾越该州立法。

最后,申请人提出上诉后,美国国会通过了2018年农场法(2018 Farm Bill),扩大了工业大麻条款的适用范围[8]。更重要的是,美国国会也对CSA也作出相对应修正,明确地将2018农场法规定的工业大麻从CSA的大麻定义中剔除。

基于上述理由,TTAB判定申请人的商品并未违反CSA之规定[9]

申请人的商品违反FDCA之规定

FDCA禁止于州际贸易中引入添加已公开之临床试验中的药物或生物制品的食物。易言之,本项禁止规定的要件有三:(1)添加药物或生物制品的食物;(2)该药物或生物制品实质临床试验已在进行中;(3)该临床试验已经公开[10]。但若系争药物或生物制品于实质临床试验进行前已于食物中销售,则不在禁止之列[11]

商标审查官认为,申请人所谓的「汉麻油萃取物」实际上就是一种添加了CBD的食物,且于系争申请案审查期间,CBD为公开的临床试验中的药物,因此当然违反(per se unlawful)FDCA之规定。

申请人对此提出三项抗辩,TTAB则逐一加以反驳:

首先,申请人主张,根据2014年农场法的工业大麻条款,FDCA之相关规定不适用于其商品。但TTAB认为,2014年农场法案中的工业大麻条款虽准许于一定条件下得种植及培育工业大麻。但并未准许散布或销售内含CBD的食物。换言之,FDCA并未禁止或干预申请人种植工业大麻。FDCA禁止的是内含新药临床试验阶段的植物化学成分的食物或膳食补充品的销售。亦即,FDCA适用对象不是工业大麻,而是从大麻中萃取的CBD。因此,申请人之主张不成立。

其次,申请人主张其产品为膳食补充品而非食物,从而不在FDCA禁止范围之内。FDCA将食物一词定义为:供人类或其他动物食用或饮用之物…及可用为前述物品成分之物品[12]。TTAB认为申请人的商品符合本项定义。另外,FDCA已明文规定将膳食补充品视为食物,而申请人建议消费者将其商品用于多种口味的饮品调制(包括薄荷巧克力),并且宣传其为膳食补充品或「膳食及营养补充品不可或缺的成分」。因此,申请人之主张不成立。

最后,申请人主张CBD符合临床实验开始前销售之例外规定,从而构成FDCA禁止之例外。TTAB首先确认CBD属于实质临床试验进行中,且该临床试验已公开的药物或生物制剂。TTAB的依据为FDA核准的Epidiolex案。Epidiolex是一种含有CBD的处方药,用来治疗罕见癫痫。根据USPTO提出的资料,Eipdiolex是唯一获得FDA许可的大麻药物。FDA于2015年6月8日开始进行Epidiolex临床试验。USPTO以Epidiolex临床试验为由,核驳了数件有关CBD产品的商标申请案。申请人主张CBD作为食物销售的时间早于前述临床试验开始前,因此其商品符合FDCA的例外规定。申请人提出的证据是大麻产业协会(The Hemp Industries Association(HIA)于2016发布的一则新闻稿,宣称早在Epidiolex新药测试之前,CBD产品即以食物及膳食补充品营销。但TTAB认为此新闻稿并不具说服力,而且申请人也没有提出其他有力证据来支持HIA的立场。

综上所述,TTAB认定申请人之商品违反FDCA[13]

核驳处分予以维持

虽然TTAB并未得出申请人之商品违反CSA之结论,但认为USPTO就申请商品违反FDCA之认定并无违误。因此,基于非法使用之核驳处分应予维持。

结语

关于商标权的取得,大多数国家皆采取先注册原则,但美国法则采先使用制度(first-to-use system),将商标权归属于首先将商标实际于商业上使用于特定商品之人[14]。使用原则同样体现于美国商标注册制度。若申请人以已实际使用为申请基础,除商标图样外,还需提交在美国使用的证明、首次使用日期及实际使用之样本。从本案中可看出,美国商标注册审查的目标除商标图样本身外,还包括系争商标所表征的商品。USPTO认为「于商业上使用」指的是「于商业上合法使用」。因此,若审查结果认定商品违法,得此为由核驳注册申请。违反某一联邦法的商品,即使符合其他联邦法或州法,仍非于商业上合法使用。

 

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【本文只反映专家作者意见,不代表本报立场。】

 
作者: 王思原
现任: 台湾世新大学智慧财产暨传播科技法律研究所副教授
经历: 台湾开南大学法律学系助理教授
台湾世新大学智慧财产暨传播科技法律研究所助理教授
学历: 台湾大学法律系
英国格拉斯哥大学法学硕士
英国新堡大学法学博士
专长: 知识产权法、著作权法、商标法、地理标示法

 


 





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