美国的P&P公司于2016年底推出一款大型庭院式四子棋产品，在Amazon上成为最畅销玩具。不久后，另一家公司推出大小、配色都一样的产品。P&P公司主张自家的产品大小配色之产品外观，属于受保护的未注册商标，而控告对方侵害商标权。双方在法院争执，此种大小配色之产品外观，是否取得次要意义（后天识别性），而可主张商标保护。

庭院大型屏风式四子棋产品

P and P Imports公司（以下简称P&P公司），以GoSports这个品牌销售户外玩具产品。其在2016年12月起推出「大型四子棋」（Giant 4 in a Row Game）这款玩具品，该产品将一般桌游的屏风式四子棋版本，改为较大型的庭院游戏产品。P&P公司透过Amazon和eBay销售这款产品，并在Amazon上成为户外游戏产品的销售冠军[1]。

2017年间，Johnson Enterprises公司（以下简称Johnson公司）想拓展其户外游戏产品项目。其先做市场调查，发现P&P公司是Amazon上这类商品的最热销产品，故将P&P公司样品，寄给中国制造商，请其生产类似产品，并于2017年10月开始销售与P&P公司产品几乎一样的产品。Johnson公司的产品与P&P公司的产品，在颜色、风格、大小，几乎都一样，只有产品上方印的品牌不同。请见下图一。

图一、P&P公司与Johnson Enterprises公司的大型四子棋产品

图片来源：P and P Imports LLC v. Johnson Enterprises, LLC,46 F.4th 953, 957(4th Cir. 2022).

P&P公司主张大小配色受到产品外观保护并控告侵权

2019年3月，P&P公司控告Johnson公司侵害其「产品外观」（trade dress），亦即未注册商标，而违反联邦商标法第1125条(a)，另外也违反加州不公平竞争法。

P&P公司主张，其产品外观的内涵主要为「纯白色游戏板，带有圆形切口，和扁平的圆形红色和蓝色圆币。」[2] P&P公司主张，此款特别的产品外观，已经广为消费者认识与辨别，而取得「次要意义」，亦即具有后天识别性。其主张，Johnson公司乃意图欺骗公众关于其游戏产品之来源，想从P&P公司的四子棋产品的商誉中获利[3]。

地区法院认为不具次要意义

地区法院一审时，Johnson公司请求即决判决，驳回P&P的主张。

关于未注册的产品外观之侵权，原告必须证明：(1)该产品外观不具功能性；(2)该产品外观取得次要意义（后天识别性）；(3)原告和被告产品有混淆误认之虞[4]。

地区法院关心的重点，主要是该产品外观是否取得次要意义（后天识别性）。地区法院认为，P&P没有提出取得「次要意义」的证据，因为在其所提证据中无法证明，消费者会将该产品外观，特别链接到P&P公司（地区法院引用了第九巡回法院2011年判的Fleischer案[5]的见解），故驳回P&P之请求[6]。

P&P公司不服，上诉到第九巡回上诉法院。第九巡回法院于2022年8月24日做出判决，推翻一审判决。

次要意义不需要连结到具体的公司名称

第九巡回法院首先指出，一个产品的设计，包括独特的名称、品牌、包装、标示，都可能发展出「来源辨识之外观」。只要发展出识别性、具备「来源辨识」能力，该产品就可以获得产品外观保护，制造商就可以根据联邦商标法第1125条(a)的未注册商标，提起侵权诉讼[7]。

当「在公众心目中，商业外观的重要性是识别产品的来源，而不是产品本身」时，就存在「次要意义」。地区法院引述第九巡回法院Fleischer案，认为消费者必须将P&P产品外观特别链接到P&P这家公司名称，而非其他任何一个不知名公司，才具有次要意义[8]。

但第九巡回法院指出，Fleischer案不能推翻第九巡回法院长期以来对于次要意义的定义。过去判决认为，次要意义乃指消费者可连结到一个来源，即使是不知名的来源。也就是说，消费者不用知道所连结到之来源的具体名称，只要知道其来自某一个公司好了[9]。

推定存在次要意义的证据是否充分

在判断是否取得次要意义时，法院应考虑多个因素，包括：「直接消费者证词；问卷调查证据；商标的专属使用情形、方式和使用期限；广告的数量和方式；销售额和客户数量；在市场上所建立地位；以及被告故意复制的证据。」[10]

由于地区法院是采取即决判决（尚未证据开示、未召开陪审团），故所能获得的这些事实证据有限。本案中，原告至少证明了其中二项证据，包括(1) Johnson公司故意模仿；以及(2)消费者问卷调查。第九巡回法院认为，在即决判决程序中掌握的事实信息有限下，能提出这二个证据，就已经够充分了[11]。

意图复制

第九巡回法院认为，若能证明「意图复制」这项证据，可强烈推定，对方产品已取得次要意义。亦即，若有公司故意复制竞争对手产品，很可能就是想要利用已经存在的次要意义。本案中，Johnson公司在市场调查时先研究了P&P的产品，并订购一个寄给中国制造商，几个月后开始销售几乎一模一样的产品。这项证据，强烈地推定，Johnson公司乃故意复制 P&P的游戏产品[12]。

Johnson公司则主张，这些产品特征全都是功能性的，同业间彼此模仿，并不当然就可认定对手产品具有次要意义。只有证明被告意图模仿原告产品，乃是「意图混淆消费者、让消费者以为其产品来自于原告」，才能认为对手产品具有次要意义[13]。

第九巡回法院认为，是否有「意图混淆消费者」，是在混淆误认判断时才要考虑的。至少在第九巡回法院管辖区，有意图模仿，就可推定对方产品有次要意义[14]。

就算真的要求「意图混淆」，从其他证据来看，也可认为被告有意图混淆。本案中，被告除了复制产品设计，还复制营销方式。Johnson公司在其产品描述上，复制了许多P&P公司的产品描述，例如「游戏板是由『优质木材』制成的、代币由『永不破裂』的『耐用塑料』制成」等。此外，其一样透过Amazon销售产品，消费者会在同一销售管道上看到二个几乎一样的产品。因而，除了产品上印的品牌不同外，其余都太过接近，均可推定被告乃意图混淆消费者[15]。

消费者问卷调查

P&P公司委托专家所进行的消费者问卷调查显示，63％的受访者回答，此款大型四子棋游戏产品来自于单一来源/公司。该专家认为，此强烈推定，P&P的这种产品外观已经取得次要意义[16]。

Johnson公司认为此问卷有问题。因为这个问卷是在Johnson产品上市2年半后才做的问卷。因此，此问卷无法反应，Johnson产品于2017年10月推出时，消费者对该产品外观的认知[17]。

但第九巡回法院认为，P&P 公司不需要在还没有诉讼产生前，就提早做消费者问卷。而且，法院过去也都允许，在侵权使用已经发生之后多年才进行的问卷[18]。

当然，消费者虽然回答该产品外观来自单一来源，是否来自于原告公司还是其他公司，则要在正式审判时进一步探究，但至少在即决判决阶段，就现有问卷结果已经足以推定，原告产品具有次要意义[19]。

备注：

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作者： 杨智杰 现任： 云林科技大学科技法律所 教授 经历： 云林科技大学科技法律所 副教授 真理大学法律系助理教授 真理大学法律系副教授 学历： 台湾大学法律系 中央大学产业经济所硕士 台湾大学法学博士 专长： 知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法