吉普（Jeep）从1986年推出经典越野车Wrangler销售至今，有明显的外观特征，在美国受到未注册商标的保护。来自印度的马恒达（Mahindra）生产类似Jeep造型的越野车ROXOR，被美国国际贸易委员会认为侵害Jeep车外观造型保护，命令禁止进口。2020年马恒达重新设计了ROXOR，但吉普母公司FCA认为修改的幅度不够，要求法院扩大禁令范围，要达到「保持安全距离」的程度。

马恒达模仿Jeep越野车的受保护商业外观

美国菲亚特克莱斯勒集团（FCA）旗下拥有吉普这个品牌。Jeep从1986年推出经典越野车Wrangler销售至今，就车前方的水箱罩的七个直立栅格和圆形车灯有注册立体商标。但全车的其他外观特征，在美国受到未注册商标的保护。

图1：美国商标注册号第4043984号商标

图片来源：USPTO

2018年8月， FCA向美国国际贸易委员会（USITC）提起第337条之侵权与禁止进口程序，认为马恒达（Mahindra）所生产的2018-2019年式的ROXOR越野车，侵害了Jeep 经典越野车的商业外观（受保护之未注册商标）[1]。

FCA主张Jeep越野车的商业外观有六个重要特征：

1. 四四方方的车身形状，平坦的垂直侧面，后部车身面板末端的高度，与前端引擎盖高度大致相同；
2. 基本平坦的引擎盖，带有弯曲的侧边，在前方逐渐变窄；
3. 前轮梯形空间，前挡泥板或轮弧伸出水箱罩前方；
4. 一个扁平的水箱罩，带有垂直的细长格栅槽和一个梯形轮廓，围绕位于格栅上部的圆形前照灯；
5. 引擎盖侧方外露的闩锁；
6. 侧车身板底部上方的车门切口。

图2：1997年推出的Jeep Wrangler(TJ)

图片来源：https://coverking.com/blogs/blog/jeep-wrangler-tj

ITC在2019年8月判决，认为2018 -2019年式的ROXOR，确实侵害了Jeep的受保护商业外观。并禁止进口2018 -2019年式的ROXOR，以及任何近似Jeep商业外观而有混淆误认之虞，或其他误导其来源、产地、赞助关系者[2]。

图3：马恒达2018 -2019年式的ROXOR

图片来源：https://www.topgear.com/car-news/mahindra-roxor-greatest-thing-youll-see-today

马恒达重新设计后2020年式越野车

因为ITC的判决，所以马恒达重新设计其越野车，将部分侵权的重要特征都修改掉，提出「后2020年式」的新一代ROXOR越野者。马恒达并向国际贸易委员会请求确认，其重新设计的「后2020年式ROXOR」，并没有侵害Jeep受保护之商业外观。

图4：重新设计后的后2020年式ROXOR

图片来源：www.detroitnews.com

图四为「后2020年式ROXOR」的设计，在上述6个重要特征中，前五个几乎都修改掉。以下用删除线、蓝色标示重新设计时改掉的地方[3]。

1. 四四方方的车身形状，平坦的垂直侧面，后部车身面板末端的高度，与前端引擎盖高度大致相同；
   
2. 基本平坦的引擎盖，带有弯曲的侧边，在前方逐渐变窄；
   
3. 前轮梯形空间，前挡泥板或轮弧伸出水箱罩前方；
   
4. 一个扁平的水箱罩，带有垂直的细长格栅槽和一个梯形轮廓，围绕位于格栅上部的圆形前照灯；
   
5. 引擎盖侧方外露的闩锁；
   
6. 侧车身板底部上方的车门切口。

安全距离规则？

FCA则主张「安全距离规则」（safe-distance rule）[4]。亦即，如果之前已经构成侵权，后续的修改，不能仅是「没有混淆误认之虞」，应该要比「没有混淆误认之虞」保持更远的安全距离。

但ITC认为，过去的案例从来没有正式承认安全距离规则，其顶多是一个政策考虑，且该原则只有在联邦法院被引用[5]。因此，其不接受这个主张，而仅就重新设计的「后2020年式ROXOR」有无与Jeep的商业外观特征进行混淆误认之虞判断。最后认为没有混淆误认之虞，故修正之前所下达的禁止进口命令，排除「后2020年式ROXOR」[6]。

FCA对此ITC决定不服，上诉到联邦巡回上诉法院（FCAC），而FCAC在2022年3月确认ITC的判决并无问题。

FCA另外法院请求核发永久禁制令，并以安全距离规则为标准

FCA同时决定另外到密歇根东区联邦地区法院提起诉讼，请求法院命令永久禁止马恒达制造销售侵害其Jeep车商业外观的产品，并坚持请法院以「谙全距离规则」为标准，而非单纯以「没有混淆误认之虞」为标准[7]。

地区法院认为，由于ITC并没有判断到底「后2020年式ROXOR是否与Jeep车商业外观保持安全距离」，故ITC之前的决定对问题并无「请求权排除权」。但地区法院最后基于二点：(1)既然ITC认为没有侵权，且(2)本案程序中被告尚未违反之前法院禁令，故在本案中不采用保持距离规则[8]，亦即判决马恒达胜诉。

第六巡回法院判决推翻地区法院判决

本案上诉到第六巡回法院，第六巡回法院确认为应该适用安全距离规则。

其指出，此规则有二个目的：(1)该规则能够避免之前已经侵权的侵权者，保留之前透过诈欺所获取的商誉。(2)当之前的侵权人仅作了一点小更动，该规则让法院不需要对每一个小更动都重新做整个混淆误认判断之审查[9]。

第六巡回法院同意，地区法院在适用安全距离规则时，有自己的裁量权。但是裁量权不能滥用，如果拒绝适用安全距离规则，需给予正当理由[10]。

地区法院不愿适用安全距离规则，有二个理由。第一个理由是ITC已经认为没有混淆误认之虞。但第六巡回法院认为，有无混淆误认之虞与是否保持安全距离，是两个不同的问题，不因仅因为没有混淆误认之虞，就认为不适用安全距离原则[11]。

第二个理由是，法院通常只有在被告违反之前的法院禁令，要下一个更重的禁令时，才会适用安全距离规则。但第六巡回法院认为，过去也有案例，为了厘清第一次的禁令范围，就适用安全距离规则，并非都等到被告违反第一次禁令之后才适用[12]。

是否适用安全距离原则的考虑

第六巡回法院因而废弃地区法院判决，并要求地区法院重新考虑，是否要适用安全距离原则。考虑的因素，除了原本地院强调的ITC认为不构成混淆误认之认定外，还要考虑，之前马恒达2018-2019年式ROXOR 是否仍有残留的混淆误认印象，以及当初马恒达的原始侵权是否为滥用或出于恶意[13]。

在综合判断后，若地区法院认为要适用安全距离规则，则需进一步讨论，到底后2020年式 ROXOR 之设计，是否与Jeep受保护商业外观的独特特征，需保持安全距离[14]。

备注：

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作者： 杨智杰 现任： 云林科技大学科技法律所 教授 经历： 云林科技大学科技法律所 副教授 真理大学法律系助理教授 真理大学法律系副教授 学历： 台湾大学法律系 中央大学产业经济所硕士 台湾大学法学博士 专长： 知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法