「实际商业使用」（use in commerce）是美国商标法上的重要概念。在商标侵权诉讼中，不论请求的基础是美国商标法第1114条的注册商标，或是1125条的未注册商标，原告都必须举证被告之行为构成侵权使用；亦即，被告未得原告同意，实际商业使用其商标。就商标权之取得，美国法奉行先使用原则，商标权归属于首先将商标实际商业使用于特定商品之人。在申请商标注册时，申请人若实际商业使用该商标为申请基础，需提交实际商业使用之证据。若申请人未实际使用该商标，而以意图使用为申请基础，则需宣示具有实际商业使用的真实意图（bona fide intention）。

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美国商标法第1127条将「于商业中使用」一词定义为，「对于商标在通常交易过程中的真实使用，而不只是为了保留商标的权利」。就商品而言，必须符合两项条件：(1)商标以任何形式置于商品、商品容器、或相关陈列品上，或黏贴于商品吊牌或标签。若因商品性质致前述布置方式无法实行，则得置于与商品或其贩卖相关的文书上；(2)该商品在商业中贩卖或运送。

前述定义的适用范围，向来为美国商标法上的争议问题。此定义适用于商标注册程序所要求的使用，固无疑义。但是否适用于侵权判断所要求的使用？美国联邦巡回上诉法院（CAFC）于2019年VersaTop Support Systems, LLC, v. Georgia Expo, Inc.案[1]，对此问题作出响应。

本案背景

VersaTop Support Systems公司生产及销售用来区隔空间的模块化组件，其产品可以用来组装商展摊位、帷幕隔屏或临时护栏等。VersaTop的结构组件联结装置获得第9,211,027号发明专利。VersaTop自2011年起即以PIPE & DRAPE 2.0™ 及 2.0™商标销售其产品。Georgia Expo是VersaTop中的竞争对手。Georgia Expo于2015年9月发送的传单及手册中使用了VersaTop的产品照片及名称（如图一），并表示正在开发自家的「Pipe & Drape 2.0」产品。

图一、Georgia Expo的传单及手册

图片来源：VersaTop Support Systems, LLC, v. Georgia Expo, Inc., 921 F.3d 1364, 1366 (Fed. Cir. 2019).

VersaTop于2015年10月28日向俄勒冈地区法院提起商标及著作权侵权诉讼，并于12月21日追加起诉专利侵权。Georgia Expo则否认所有侵权指控。经证据开示程序后，双方当事人皆提出即决判决之声请。

地区法院作成有利被告Georgia Expo的判决

俄勒冈地区法院于2017年4月13日作成有利被告Georgia Expo之判决，并驳回原告VersaTop请求。地区法院认定VersaTop为PIPE & DRAPE 2.0及 2.0的商标权人。Georgia Expo对于其2015年的手册上使用VersaTop产品照片及商标的事实并未加以争执。但地区法院最终却认定Georgia Expo并未侵害VersaTop的商标权。其所持之理由为，Georgia Expo并未于商业销售或运输时将VersaTop的商标黏贴于自家的商品上。因此，不符合第1127条对实际商业使用之定义，不构成商标侵权使用，从而法院无须进一步审酌其使用是否有致相关消费者混淆之虞。

CAFC废弃有利Georgia Expo的判决并作成有利VersaTop的判决

VersaTop不服地区法院判决，先向第9巡回上诉法院提出上诉通知，随后再依28 U.S.C. § 1631之规定，请求将上诉案移转至CAFC。依28 U.S.C. §§ 1292(c)(1)及1295(a)(1)之规定，本案涉及地区法院对于专利法民事案件的最终判决，因此CAFC具有专属管辖权。另外，由于本件所要审理的是商标而非专利争议，CAFC须适用俄勒冈地区法院所属巡回区，也就是第9巡回区的法律。

在本件上诉案中，Georgia Expo承认于2015年9月散发的传单中表示其「Pipe & Drape 2.0」正在开发中，预计于2016年第1季问世，并于其手册中使用VersaTop的产品照片及名称。另外，Georgia Exop对于商标权归属问题不加争执。Georgia Expo提出的唯一抗辩是并未实际商业使用VersaTop的商标，原审的法律见解正确无误。

CAFC于2019年4月19日作出判决。在判决中，CAFC认为地区法院对于侵权使用的法律见解错误，因此废弃其对Georgia Expo的有利判决。另外，由于CAFC认定Georgia Expo对于VersaTop商标之使用确有造成相关消费者混淆误认之虞，应成立商标侵权，因此作出有利于VersaTop的判决。

第1127条之定义不适用于侵权使用

CAFC认为，商标侵权之使用为「任何类型之使用」（use of any type）。第1127条实际商业使用之定义，仅适用于商标注册，于本案无适用余地，地区法院之见解实属错误。CAFC提出以下三点主要理由：

首先，CAFC指出，商标法于1988年修正时，于既有的实际商业使用注册基础外，增加了以意图使用注册基础，并修改了实际商业使用一词的定义。立法记录明确显示，修正定义的目的在于消除实务上为保留商标权所采用的象征性使用（token use），其适用范围仅及于商标注册事项。立法记录同时说明，商标侵权之使用为「任何类型之使用」（use of any type），不受此定义拘束。

其次，CAFC认为地区法院的见解违背第9巡回上诉法院的判决先例。在解释「实际商业使用」一词的意义时，第9巡回上诉法院向来区分「侵权使用」与「注册使用」，第1127条的定义仅适用于后者。例如，在2011年的Network Automation Inc. v. Advanced Systems Concepts, Inc. 案中，法院认为，以他人商标为搜索引擎关键词，触发自己产品广告之行为，符合侵权案件对实际商业使用的要求。

最后，CAFC引述商标法权威J. Thomas McCarthy的见解。McCarthy指出，第1127条的定义是用来界定联邦商标注册要求的使用类型，不得以之作为限缩商标侵权使用类型的依据。

有致混淆误认之虞

在认定构成侵权使用之后，CAFC进一步对是否有混淆误认之虞进行判断。CAFC认为，由于双方当事人的商标相同，产品具有竞争关系，再加上营销管道重迭，足以认定Georgia Expo之使用有致相关消费者混淆误认之虞。

美国商标法第1127条实际商业使用之定义的适用范围，向来是美国商标法上的争议问题。多数意见认为，此定义只适用于商标注册所要求的使用，不适用于商标侵权使用。商标侵权使用应涵盖任何类型之使用。有些学者特别将商标侵权所要求的使用称为「可诉讼的使用」（actionable use），以凸显两种使用的区别[2]。

备注：

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作者： 王思原 现任： 台湾世新大学智慧财产暨传播科技法律研究所副教授 经历： 台湾开南大学法律学系助理教授 台湾世新大学智慧财产暨传播科技法律研究所助理教授 学历： 台湾大学法律系 英国格拉斯哥大学法学硕士 英国新堡大学法学博士 专长： 知识产权法、著作权法、商标法、地理标示法