用中文到欧盟注册商标,欧洲人看不懂中文,读不出这个商标,也记不住这个商标,这样的商标还具有识别性吗?2022年10月欧盟普通法院做出Castel Frères v EUIPO案判决,对于欧盟最大酒商卡斯特酒庄所注册的「卡斯特」中文商标,认为法国人看不懂,在酒瓶上只是一种装饰图案,最后废止该商标……
图片来源 : shutterstock、达志影像
中国「卡斯特」商标战
法国葡萄酒生产商卡斯特酒庄(Castel Frères,以下简称卡斯特酒庄),不但是法国最大酒商,也是欧洲最大酒商。在中国,其与烟台张裕公司合作代理进口,并使用「张裕卡斯特」为名进行销售,但却没有注册商标。
其中译名「卡斯特」,在中国大陆却被他人注册为商标,目前由商人李道之与上海卡斯特酒业公司持有。
2009年起,李道之在中国提告卡斯特酒庄及其中国代理商,到2016年打到中华人民共和国最高法院,三审均判决卡斯特酒庄使用「卡斯特」字眼侵害了李道之的商标。为此,卡斯特酒庄在2013年时,将中文的音译,全面改为「卡思黛乐」。
进一步到欧盟主张撤销卡斯特商标
卡斯特酒庄在2008年时向欧盟知识产权局申请注册了一图形商标,将Castel的中文汉字「卡斯特」注册为商标,指定使用于静态葡萄酒(still wine)。
图1:欧盟第006785109号商标
图片来源:EUIPO商标检索
2018年5月,李道之拥有的上海卡斯特酒业的前身,上海的班提(Panati)酒业,向欧盟知识产权局请求废止卡斯特酒庄拥有的中文字「卡斯特」这个商标。主张废止的理由是,该商标已经连续五年以上没有真正使用[1]。
2020年4月,欧盟知识产权局撤销部门决定废止该商标。卡斯特酒庄提起救济,2021年3月,欧盟知识产权局救济委员会做出决定,认为卡斯特酒庄实际使用的商标与系争的「卡斯特」商标有所不同,已经改变了「卡斯特」商标的识别性,故支持废止该商标[2]。
卡斯特酒庄不服,上诉到欧盟普通法院。欧盟普通法院于2022年10月19日做出判决,仍判决卡斯特酒装败诉。
商标需保持原识别性才算是使用原商标
欧盟商标规章第18条(1)要求商标需在注册后五年内使用;而第18条(1)(a)规定,下列情形亦构成商标之使用:「(a)使用有部分元素与原注册商标不同,但未改变已注册欧盟商标识别性,不论该商标之使用样态是否已依商标权人的名义注册;...」[3]。
也就是说,实际使用商标若与注册商标不完全一致,但仍须保持原注册商标的识别性。这与台湾商标法第64条讲的「依社会一般通念并不失其同一性者」不一样,重点在于相关消费者对该商标认知的识别性是否有改变。
相关公众之范围
欧盟知识产权局救济委员会认为,葡萄酒的相关公众(relevant public),就是一般大众(general public)。但法国的一般大众,没办法念出该商标的中文「卡斯特」,因而无法记忆。由于「卡斯特」在整个酒瓶上和其他英文标志合并使用,会被认为没有意义、抽象符号,或是装饰性元素,故识别性低于一般商标的识别性[4]。
卡斯特酒庄主张,相关公众的消费者,应该限于在法国的60万华人消费者。因为有使用汉卡斯特商标的酒,只会在法国的中国餐馆销售,因此会看到这款酒瓶的消费者,多数能讲中文或了解中文;故这些消费者会将酒瓶上的「卡斯特」看作商品来源之指示,而非单纯的装饰[5]。
但法院认为,从该商标注册说明,看不出只锁定特定的华人消费者[6],且该款印有中文「卡斯特」的酒瓶,并非真的只在中国餐馆销售,也在其他通路贩卖[7]。而且就算在中国餐馆,该款产品也会卖给不会讲中文的消费者[8]。既然该商标指定使用于「静态葡萄酒」,没有特别限定,那么相关公众应该指一般大众[9]。
实际使用的商标
图2为该款酒瓶上印的整组商标图案,酒瓶上合并使用多个文字与图案。救济委员会认为,在这整组图案中,最具识别性、主要部分的文字,为「dragon de chine」,以及龙的图案,因而这样的使用下,改变了原注册商标的识别性[10]。
图2:系争的卡斯特葡萄酒实际的酒瓶上的标志
图片来源:T-323/21 - Castel Frères v EUIPO - Shanghai Panati, ECLI:EU:T:2022:650, para 43.
救济委员会认为,批发商在销售这款酒的发票上写的「KASITE wine」,和卡斯特酒庄卖这款酒给批发商的发票上写的「KASITE wine」,指的就是这款印有「Dragon de Chine KASITE」的葡萄酒。此外,卡斯特酒庄从没单独使用过「卡斯特」于酒瓶上,总是与「dragon de chine」或「kasite」和龙图案合并使用。如此的使用方式,已经改变了「卡斯特」商标的识别性[11]
法院支持救济委员会看法,认为在整组商标图案中,中文字「卡斯特」总是比较小,而其他英文字比较大。由于「Dragon de Chine」字非常大,是整组商标中最醒目的主要部分。因而,消费者容易将这三个中文字看成是一个装饰性元素,而非产品来源之指示[12]。
法院认为,卡斯特酒庄实际使用的整组商标图案,有下图所示的四种方式(如图3)。这四种方式,与原注册的「卡斯特」商标,不算具有实质同一性[13]。
图3:中文「卡斯特」商标实际使用的四种方式
图片来源:T-323/21 - Castel Frères v EUIPO - Shanghai Panati, ECLI:EU:T:2022:650, para 54.
卡斯特酒庄主张,法院认为在整组商标中,消费者不会注意到「卡斯特」这三个字,是立基于一个前提,就是他们不会读中文。卡斯特再次主张,相关公众的范围,应该限于在法国的60万华人,而非一般大众[14]。
但法院除了强调,救济委员会对这个前提的认定并没有错误。且就算分消费者可以读出这三个中文字,在整组商标图案中,最醒目的主要部分仍然是「Dragon de Chine」和龙图案,故此合并使用,也仍然改变了原注册商标「卡斯特」的识别性[15]。
因为欧盟商标规章第18条(1)(a)规定,商标实际使用若有改变,不能改变其识别性;故欧盟普通法院支持救济委员会决定,认为该商标识别性已经改变,故废止该商标。
启发
这个案例似乎意味着,在外国注册「中文商标」,因外国人不会读中文,最后会被废止?倒也未必。这个案例同时出现了几个条件,才导致此结果。
1.注册中文字做为商标时,没有指定是特别卖给华人的商品,则「相关公众」的范围会被放大到「一般公众」。而一般外国人因为不会阅读中文,导致该中文商标被认为属于装饰图案。
2.商标权人使用时只是将中文商标附带使用于外文字商标旁,成为附属角色,故被认为「改变了该中文商标的识别性」。
由于上述二个条件,导致欧盟法院认为该注册商标没有被使用,最后被废止。
备注:
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T-323/21 - Castel Frères v EUIPO - Shanghai Panati, ECLI:EU:T:2022:650, para 4.
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Id. para 7.
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Article 18(1)(a) of Regulation 2017/1001(“The following shall also constitute use within the meaning of the first subparagraph:(a)use of the EU trade mark in a form differing in elements which do not alter the distinctive character of the mark in the form in which it was registered, regardless of whether or not the trade mark in the form as used is also registered in the name of the proprietor;”).
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T-323/21 - Castel Frères v EUIPO, para 25.
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Id. para 26.
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Id. para 29.
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Id. para 30.
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Id. para 31.
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Id. para 32.
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Id. para 43.
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Id. para 50.
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Id. para 52-53.
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Id. para 54.
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Id. para 45.
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Id. para 61.
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【本文只反映专家作者意见,不代表本报立场。】
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作者: |
杨智杰 |
现任: |
云林科技大学科技法律所 教授 |
经历: |
云林科技大学科技法律所 副教授
真理大学法律系助理教授
真理大学法律系副教授 |
学历: |
台湾大学法律系
中央大学产业经济所硕士
台湾大学法学博士 |
专长: |
知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法 |
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