第125期
2022 年 12 月 21 日
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如何证明商标停止使用并有不再重行使用的意图:
TTAB 2018年TV Azteca, S.A.B. de C.V. v. Jeffrey E. Martin案
王思原/台湾世新大学智慧财产暨传播科技法律研究所副教授

美国商标法规定,商标停止使用并有不再重行使用的意图,视为商标放弃(abandonment)。而商标放弃则是法定注册撤销(cancellation)事由之一。实务上的难题是,在注册撤销申请案中,该由何人以及如何证明停止使用和不再重行使用的意图?本案申请人(Petitioner)以答辩人(Respondent)已连续三年未使用其商标为由,向美国专利商标局(USPTO)申请撤销其注册。在本案中,负责审理的商标复审和上诉委员会(TTAB)响应了前述问题……

本案背景

本案答辩人Jeffrey E. Martin 自1996年8月6日起,于USPTO注册并延展经字体设计之MYST商标(见下图一)。该商标用于娱乐服务,亦即,乐团现场表演[1]

图一、Jeffrey E. Martin 之注册商标

图片来源:TV Azteca, S.A.B. de C.V. v. Jeffrey E. Martin, 128 USPQ2d 1786 *1 (TTAB 2018).

本案申请人TV Azteca, S.A.B. de C.V. 于2017年4月27日,以其墨西哥注册商标为基础,依15 U.S.C. § 1126(e)之规定,向USPTO申请注册标准字体之MYST商标,指定使用于国际分类第41类之娱乐性质之戏剧制作、电视综艺节目及综艺表演等。USPTO以其商标与Jeffery E. Martin注册在先的商标有混淆误认之虞为由,核驳了TV Azteca的申请[2]。TV Azteca于2018年7月3日向USPTO申请撤销Jeffrey E. Martin的商标注册。TV Azteca主张的理由为Jeffrey E. Marin已连续三年未使用其MYST商标,从而构成商标放弃。后者则对此加以否认[3]

申请人适格性

任何自认为因他人商标注册而受损害或将受损害之第三人,皆得向USPTO申请撤销该注册[4]。撤销申请案由TTAB审理。就如同其他TTAB案件,撤销申请案的决定,受司法审查[5]。欲申请他人撤销商标注册者,须证明实质利害关系;亦即,须有合理基础可认为自己因该他人之注册受有损害。就本案而言,TTAB认为,由于USPTO以Jeffrey E. Martin的注册商标为核驳TV Azteca注册申请之依据,足以认定具有实质利害关系,因此本案申请人之适格性并无疑义[6]

商标放弃

商标放弃是法定注册撤销事由之一[7]。有下列两种情形之一者视为商标「放弃」:(1)当商标已停止使用并有不再重行使用的意图。不再重行使用意图得依据情事加以推论。连续三年未使用应作为放弃的表面证据。商标的「使用」在此是指在日常交易过程对该商标的真实使用,而不只是为了保留商标的权利。(2)因标章所有人的行为,包括不作为和作为,导致标章成为其使用之商品、服务或相关商品、服务的通用名称,或者丧失其作为标章的意义[8]

申请人应负举证责任

本案申请人TV Azteca主张,答辩人Jeffrey E. Marin已连续三年未使用其MYST商标,从而构成商标放弃。答辩人则对此加以否认。TTAB向来见解认为,由于注册在法律上受有效之推定,因此寻求撤销之一方应负以优势证据,证明表面案件之举证责任。连续三年未使用构成放弃之表面证据的理由在于,其可支持欠缺重行使用之意图的推论[9]

申请人举证不足

本案攻防的焦点在于答辩人初始揭露(initial disclosures)中所提出的事证C(Exhibit C)。该事证是一张传单,宣传的内容为,位于新泽西州Bellmawr行政区的夜店Pennant East将于3月25日(未注明哪一年)举行MYST音乐会。申请人主张,由于Pennant East早在2011年9月11日就永久停业,因此于该夜店进行的任何演出,都不可能发生于本撤销申请案提出前三年内[10]

为了证明Pennant East已于2011年9月11日关闭,申请人提出一些非官方及官方资料。首先,申请人提出论及Pennant East停业事件的6篇新闻文章及1则部落格贴文。不过,申请人并未进一步提出其他可供TTAB审酌文章内容真实性的证词或其他证据。答辩人则以申请人所提出的只是传闻证据(hearsay),加以反驳。TTAB认为,新闻文章虽能证明这些报导确实存在,但并不能证明报导所陈述的内容的真实性。申请人又主张,虽然原则上传闻证据应被排除,但由于其所提出的数据符合联邦证据规则807(a)传闻证据排除法则之例外规定,因此应可被采认。详言之,申请人主张经通盘审酌后,可认为这些陈述的可信度已具足够担保,而且就待证之点而言,其证明力高于其他透过合理努力所能获得的证据[11]。TTAB则认为,传闻证据排除法则之例外规定只适用于少数真正例外的案件。就申请人提出的文章和部落格贴文而言,即使其证明力高于其他透过合理努力所能获得的证据,但仍无法认定其具有等同于官方纪录或证词的可信度担保。因此,申请人的主张不成立[12]

其次,申请人提出关于酒类营业执照的官方记录,意图证明Pennant East已于2011年关闭。根据Bellmawr区政府的数据显示,Pennant East的酒类营业执照有效期只到2012年,其后并无Pennant East酒类营业执照延展记录。2015年10月1日该执照被申请延展并移转给Bellmawr Redevelopment Partner, LLC该执照。但TTAB认为这一点并不能证明Pennant East已终止营业。因为就算Pennant East丧失了酒类营业执照,也无法证明其营业场所事实上已经关闭。另外,Pennant East也可能搬迁到他处,也可能在不卖酒的情况下继续营业,甚或可能违法卖酒营业。退万步言,既使有证据显示Pennant East确实已于2011年关闭,仍无法因此得出答辩人于2015年3月至2018年3月间停止使用其商标之结论[13]

TTAB驳回撤销注册之申请

TTAB承认,对于负举证责任之一方而言,要证明像商标未使用而构成放弃这类消极事实,实为艰巨的任务。本案由于申请人无法证明答辩人于撤销申请提起前3年间未使用其商标,其撤销申请应予驳回[14]

 

备注:

 

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【本文只反映专家作者意见,不代表本报立场。】

 
作者: 王思原
现任: 台湾世新大学智慧财产暨传播科技法律研究所副教授
经历: 台湾开南大学法律学系助理教授
台湾世新大学智慧财产暨传播科技法律研究所助理教授
学历: 台湾大学法律系
英国格拉斯哥大学法学硕士
英国新堡大学法学博士
专长: 知识产权法、著作权法、商标法、地理标示法

 


 





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