外国申请人在美国申请商标，一般透过美国事务所代为申请，在法律上需指定一代收送达人，负责代收美国专利商标局（USPTO）往来的文件。但是，将来若发生法律诉讼（在法院主张该商标应撤销），法院文件该如何送达给外国申请人？第九巡回法院在2022年San Antonio Wineryv. Jiaxing Micarose案认为，法院程序一样可向最初指定的代收送达人为送达；但若没有指定，就直接向专利商标局长为诉讼送达。

图片来源 : shutterstock、达志影像

外国人在美国申请商标需指定送达人

美国联邦商标法规定，外国申请人若在美国没有住所，需指定一个美国居民为文件的送达代收人。第1051条(e)规定：「如果申请人的住所不在美国，其可向专利商标局提交文件，指定影响商标之程序（proceedings affecting the mark）之通知送达或程序送达（served notices or process）之美国居民的姓名和地址。此类通知或程序送达可向指定之人当面送达，或者寄到最后指定文件中记载之被指定人的地址以为送达。如果在最后指定文件中的地址找不到被指定人，或者注册人没有向专利商标局提交文件指定应送达的美国居民的姓名和地址，此类通知或程序可以送达给专利商标局（PTO）局长。[1]」

一般来说，这一条适用于专利商标局行政程序上的通知。但是，若该商标后来引发法院诉讼程序，即他人在法院主张该商标应撤销或不得注册，法院程序上是否也适用？第九巡回法院在2022年San Antonio Wineryv. Jiaxing Micarose案，判决认为适用[2]。

中国贸易公司注册同名商标

圣安东尼奥酒庄（San Antonio，以下简称「圣安东尼奥」）是一家历史悠久的洛杉矶酒庄，以其Stella Rosa品牌的葡萄酒而闻名。该酒庄是由Riboli家族经营。圣安东尼奥注册了「RIBOLI」和「RIBOLI FAMILY」二商标，从1998年开始就使用于葡萄酒产品[3]。

图一：圣安东尼奥酒庄的RIBOLI FAMILY商标及其出产之葡萄酒

数据源：RIBOLI FAMILY WINES官方网站

嘉兴米卡罗斯贸易有限公司（以下简称「嘉兴」）是一家使用Riboli名称销售产品的中国公司。 2018年，嘉兴注册了Riboli商标，用于服装鞋帽。2020年，嘉兴申请注册Riboli商标，用于其他类产品，包括倒酒器、瓶架、容器、鸡尾酒调酒器、餐具以及其他各种厨房和家居用品。嘉兴所注册之商品与圣安东尼奥在其酒厂和餐厅销售的产品有相当大的重迭[4]。

在得知嘉兴使用Riboli名称在美国销售产品后，圣安东尼奥在加州地区法院对该嘉兴提起诉讼，主张嘉兴侵害其商标。该投诉根据联邦商标法就商标侵权、商标淡化和虚假原产地名称以及相关州法向嘉兴提出索赔。另外，圣安东尼奥请求法院禁止嘉兴在其产品上使用Riboli商标，撤销嘉兴2018年所注册的Riboli商标，并命令嘉兴放弃其2020年Riboli商标的申请案，或禁止PTO核准该申请案[5]。

原告主张用联邦商标法规定，透过专利商标局长为送达

由于嘉兴是一家中国公司，所以圣安东尼奥的送达流程，照理说需按照国外送达的规则进行。在美国，此类规则的来源之一是《联邦民事诉讼规则》第 4条(f)。根据规则第4条(f)，除其他方式外，可透过「任何国际商定的送达方式合理地发出通知」送达海外之被告，包括《关于向国外送达司法和非司法文件的海牙公约》的程序[6]。

根据《海牙送达公约》，原则上，圣安东尼奥应将传票和诉状交给中国政府指定的「中央机关」，然后由其负责向嘉兴送达[7]。圣安东尼奥考虑此种方式的送达，可能需要太长时间，故转而主张根据联邦商标法第1051条(e)的规定，可送达给嘉兴的指定送达代收人；若嘉兴没有指定，则可送达于美国专利商标局长[8]。

为了利用第 1051(e) 条的送达程序，圣安东尼奥先询问曾代表嘉兴处理商标申请的美国律师，是否会代表嘉兴接受送达。该律师没有回应，故圣安东尼奥将传票、诉状和随附文件送达PTO局长。收到文件后，PTO向嘉兴寄送一封信，表示「根据 15 U.S.C. § 1051(e)，诉讼程序的送达是已透过向PTO局长送达而生效」。PTO将文件副本寄给嘉兴，并将其放入嘉兴的商标注册档案中[9]。

加州法院认为未合法送达

一审开庭时，被告嘉兴没有出现。圣安东尼奥主张已经透过PTO局长合法送达于嘉兴。因而，圣安东尼奥请求法院为「一造缺席判决」[10]。

但是，地区法院认为嘉兴未被合法送达，而驳回「一造缺席判决」之请求。地区法院指出，目前为止，没有任何一个上诉巡回法院曾对于第1051条(e)是否适用于法院程序，表达过意见。故其引用加州东区2005年的一个判决见解[11]认为，第1051条(e)的规定，只适用于PTO的行政程序，并不适用于法院程序[12]。

对于此裁定，圣安东尼奥立即提出上诉[13]。

第九巡回上诉法院认为适用于法院程序

第九巡回法院推翻一审裁定，认为联邦商标法第1051条(e)之规定，一样适用于法院程序的送达。其认为，可从联邦商标法第1051条(e)的条文中使用的文字，尤其是条文中的「影响商标之程序」（proceedings affecting the mark），得到答案[14]。

首先，从商标法制定当时的字典或法律字典均认为，程序（proceedings）当然包括法院程序或法律上之程序[15]。

其次，法院程序确实会「影响」（affect）该商标。法院除了可以决定是否有权注册商标，也有权决定是否应撤销商标[16]。

进一步，通知送达或程序送达（served notices or process）中所讲的「process」，本来讲的就是法院的开庭通知或令状。而且，第1051条(e)如果只是讲行政程序的送达，那么只需要写通知送达（served notices），不需要写「process」这个字[17]。

结语

第九巡回法院在本案创造了一个重要的新规则。外国商标申请人在美国申请注册时，要指定一个美国居民作为代收送达人。该代收送达人不只是处理商标申请、商标撤销等行政程序的文件送达，也会适用后续法院程序的送达。

如果在外国申请人没有按照第1051条(e)指定代收送达人，则法院程序之送达可以送达于专利商标局长，由专利商标局转通知外国申请人。因此，外国申请人在请美国律师事务所代为申请美国商标时，需约定清楚，后续若发生法院诉讼程序，是否仍由该事务所作为法院程序的代收送达人。

备注：

好消息～北美智权报有微信公众号了！ 《北美智权报》内容涵盖世界各国的知识产权新闻、重要的侵权诉讼案例分析、法规解析，以及产业与技术新知等等。 立即关注北美智权微信公众号→ NAIP_IPServices ～欢迎读者分享与转发～

【本文只反映专家作者意见，不代表本报立场。】

作者： 杨智杰 现任： 云林科技大学科技法律所 教授 经历： 云林科技大学科技法律所 副教授 真理大学法律系助理教授 真理大学法律系副教授 学历： 台湾大学法律系 中央大学产业经济所硕士 台湾大学法学博士 专长： 知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法