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美国联邦商标注册程序大致可为申请、审查、公告及注册等四阶段。申请案经USPTO审查，若认为无不得注册事由，就会公告于其官方公报。此时，任何自认因该商标注册而受有损害之人，得向USPTO提出异议。异议期间为公告后30日内，得依申请延展，最多至180日。异议制度之目的在于弥补审查程序之不足，由TTAB依双方对审程序审理。商标法并未明列异议事由。理论上，审查过程中的任何法律瑕疵均得为提出之依据，实务上常见者为 15 U.S.C. §1052规定之拒绝注册事由[1]。申请人之商标有淡化他人著名商标之虞者，虽属拒绝注册事由之一，但审查阶段不对此审查，须待公告后再由利害关系人提出异议[2]。

申请人Neil A. Campbell 于2018年4月18日以意图使用为基础，向USPTO申请注册标准字体之SoniStream商标，用于国际分类第9类之「用于网络与广播电台排程及播音之可下载计算机软件」。异议人SONY公司认为，SoniStream商标有致其SONY及SONY系列商标模糊淡化之虞，于公告后提出异议[3]。案经TTAB审理，认定SONY公司具提出本件异议之资格，且其模糊淡化主张有理由，宣告异议成立[4]。

图一、SoniStream商标

图片来源：Sony Group Corporation v. Neil A. Campbell, Opposition No. 91245851, at *38 (October 28, 2022).

申请人Neil A. Campbell并未就异议人适格与否加以争执。TTAB认为，SONY公司既为SONY注册商标权人，异议结果对之自有直接商业利益。而且，SONY公司有合理基础相信SoniStream商标之注册将对其造成损害。因此，SONY公司具提出本件异议之资格[5]。

TTAB指出，异议人以优势证据证明4项要件：（1）异议人之商标具识别性且著名；（2）申请人于商业上使用其商标；（3）申请人开始使用其商标时，异议人之商标已成为著名商标；（4）申请人之商标使用有致异议人之著名商标模糊淡化之虞[6]。

由于SONY为独创性标识，且无须提出后天识别性之证据，即注册于主要注册簿（Principal Register），其识别性无庸置疑。

商标淡化所保护的著名商标必须「已广泛为美国一般消费大众认识为系该商标所有人之商品或服务来源之识别标示」。判断著名程度的因素包括：(i) 商标之广告与宣传的期间、程度及所及之地理范围；(ii) 以该商标表彰之商品或服务的销售金额、数量，以及地域范围；(iii) 该商标的实际辨识度；(iv) 该商标是否注册于主要注册簿。

1. SONY商标的广告及宣传
半世纪多以来，异议人每年花费数千万美元，透过各种媒体广泛宣传营销SONY商标[7]。

2. SONY商标表彰之商品或服务的销售情形
异议人自1960年起使用SONY商标于美国营销消费商品，自1989年起销售娱乐相关之商品及服务。异议人估计，2013至2019年期间，SONY商标表彰或相关之商品或服务，在美国销售金额即超过1000亿美元[8]。

3. SONY商标之实际辨识度
TTAB指出，实际辨识度是4项判断因素中最重要的1项。从记录上来看，SONY公司及其商标多年来不但广受媒体报导，更跻身世界百大品牌之列。证据显示SONY无疑为美国辨识度最高的品牌之一[9]。

4. 于主要注册簿注册之情形
异议人自1964年起即陆续注册SONY商标于多种商品及服务，注册时无须提出后天识别性之证据。此项因素有利于著名程度之认定[10]。

综合上述各项相关判断因素，TTAB认为SONY商标著名程度极高，应可适用15 U.S.C. § 1125(c)之商标淡化规定[11]。
本件注册申请是以意图使用为基础提出，申请人于书面证词指出，SoniStream表彰之产品尚未上市。申请人及其合伙人试图避免此商标提早曝光。TTAB认为，商标尚未实际使用之事实，不影响本要件之判断。申请人基于意图于商业上使用而申请，即已满足商业上使用之要件[12]。

申请人以意图使用为基础提出商标注册申请，且无意证明其商标实际使用。TTAB认为，在此种情况下，应以申请日2018年4月18日为拟制首次使用日。因此，SoniStream之首次使用无疑晚于SONY成为著名商标之时点[13]。

模糊淡化系指由于商标或商业名称和著名商标间的近似性，致使相当比例的消费者看到前者就会立即联想到后者，从而造成著名商标识别性之减损。这种识别性的逐渐削弱，将使著名商标权人遭受「凌迟至死」（death by a thousand cuts）之苦[14]。15 U.S.C. § 1125(c)规定6项模糊淡化之虞判断因素：

1. 两商标间的近似程度
此因素从公众之观点，就外观、声音、意涵及商业印象，整体判断两商标之近似程度，以决定申请人之商标是否会触发消费者对异议人商标之联想[15]。商标整体中的某一特征可能对公众意识造成比较强烈的印象。因此，在判断该商标造成的商业印象时，该强势特征的重要性可能高于其他部分[16]。

申请人的商标由Soni及Stream两部分组成。申请人希望其商标对产品功用有足够暗示性，但又不致于太露骨，不利于日后产品多元化。Soni暗示其产品和声音有关。Stream则说明其产品之功能为声音传达及广播[17]。申请人表示原本对商标描述性与暗示性一无所知，但直觉认为Soni暗示所表彰之商品，而Stream则描述其商品[18]。TTAB审酌后认定，由于两商标之近似程度足以触动消费者对SONY商标之联想，此因素有利于模糊淡化之认定[19]。

2. SONY商标的识别性程度
商标先天识别性越高者，越有可能因其他相同或近似商标之使用而被模糊。反之，描述性越高者，越难因其他相同或近似商标之使用而被模糊。TTAB认为，SONY商标之识别性毋庸置疑。SONY为独创性商标，注册于主要注册簿，没有不专用声明或后天识别性之记载，而且是美国辨识度最高的商标之一。此因素有利于模糊淡化之认定[20]。

3. 异议人SONY实质专用SONY商标之程度
SONY商标在美国已使用超过60年，并透过大量授权控管该商标之使用。证据显示，异议人于竞争性或非竞争性之商品服务实质上独家专用SONY商标，并无其他人将SONY单独作为商标使用。此因素有利于模糊淡化之认定[21]。

4. 著名商标之辨识度
证据显示SONY是全美国辨识度最高的商标之一。此因素对于模糊淡化之认定甚为有利[22]。

5. 申请人是否意图创造与异议人的SONY商标之连结
TTAB相信申请人的说法，认为申请人无此意图。此要素对于模糊淡化之认定为中立[23]。

6. 申请人的SoniStream商标和异议人的SONY商标之间是否存在任何实际连结
由于本件申请是以「意图使用」为基础提出，系争商标尚未实际使用，亦未向公众曝光，故并无实际上连结之证据。此要素对于模糊淡化之认定为中立[24]。

异议人已将SONY商标用于多种有关影音内容串流的商品服务。申请人自己承认SoniStream商标会让人联想到串流，因此可认定有减损SONY商标识别性之虞；特别是若异议人于其现有商品标示SONY STREAM或SONY STREAMING，或将SONY使用于申请人指定使用的商品种类时。但即使申请人的商品和异议人的串流商品服务无竞争性或关联性，仍有认定识别性减损之虞的可能[25]。基于上述理由，SoniStream商标有导致SONY商标模糊淡化之虞，因此TTAB认定SONY的异议成立。

Mark D. Janis, Trademark and Unfair Competition in a Nutshell, 3rd ed. (West Academic Publishing, 2021) at 151. 异议人另主张混淆误认之虞，但TTAB并未加以审酌。
15 USC § 1052(f); 15 USC § 1063.
Sony Group Corporation v. Neil A. Campbell, Opposition No. 91245851, at *1-2 (October 28, 2022).
Id. at *56.
Id. at *21-22.
Id. at *23.
Id. at *25.
Id. at *26.
Id. at *27-8.
Id. at *28.
Id. at *28.
Id. at *29.
Id. at *29-30.
Id. at *30.
Id. at *32.
Id. at *34.
Id. at *34-35.
Id. at *35.
Id. at *51-52.
Id. at *52.
Id. at *53.
Id. at *53.
Id. at *53-54.
Id. at *54-55.
Id. at *56.