GOD BLESS THE USA是美国知名创作型乡村歌手Lee Greenwood的代表作。Greenwood向美国专利商标局（USPTO）申请GOD BLESS THE USA商标注册，遭到核驳。Greenwood随后请求变更申请图样为THE LEE GREENWOOD COLLECTION GOD BLESS THE USA，亦不为USPTO所接受。Greenwood于是向商标审理及上诉委员会（TTAB）提起上诉，寻求翻案……

本案背景

GOD BLESS THE USA是知名创作型乡村歌手Lee Greenwood的代表作。这首爱国歌曲于1984年发行，除高居该年度告示牌热门乡村歌曲排行榜第7名外，并获得共和党青睐，于其全国代表大会上播放。1990年起，美国经历了波湾战争、911事件及2003年入侵伊拉克等重大事件。在这段期间里，GOD BLESS THE USA发挥了鼓舞民心士气的效果，因而广受欢迎。2001年重新发行时，更登上告示牌百大热门排行榜第16名[1]。

Lee Greenwood于2016年9月12日，以 15 U.S.C. § 1051(a)之实际于商业上使用为基础，向USPTO申请注册标准字体之GOD BLESS THE USA于商标主要注册簿，用于国际分类第20类之「抱枕、木制装饰品」及第27类之「非织品壁挂」[2]。

图一、GOD BLESS THE USA商标图样

图片来源：USPTO, Application Serial No. 87168719

商标审查官以GOD BLESS THE USA不具商标功能为理由予以核驳。申请人不服，向TTAB提起上诉。就在审查官向TTAB提交书面数据的隔天，申请人提案将申请图样修改为THE LEE GREENWOOD COLLECTION GOD BLESS THE USA，并请求TTAB将案件发回。尽管TTAB认为，修改申请图样之请求，应于审查期间提出为宜，但仍决定中止上诉程序，并将申请案发回续行审查。经审查后，审查官以申请人提出之修改将造成原申请图样之「实质变更」（material alteration）为由，予以拒绝。因此，本件上诉之争点有二：（1）原申请之GOD BLESS THE USA是否具商标功能？（2）在原申请图样前加上THE LEE GREENWOOD COLLECTION 4个字，是否构成原申请图样之实质变更[3]？

GOD BLESS THE USA不具商标功能

商标的基本功能在于表彰及区别商品或服务之来源，因此，不具此项功能的标识自不得注册为商标。TTAB指出，判断系争标识是否具商标功能的关键在于相关公众的认知。若相关证据显示，在一般消费者的认知中，系争标识所传达者只是其通常意义，而非表彰及区别商品或服务来源之特别意义，系争标识即不具商标功能。就日常惯用语而言，如无证据可为相反之认定，应认为消费者所认知者仅为其通常意义，而非表彰来源之特别意义。在公众认知中，表述社会、政治、宗教或类似情感或理念的用语，传达的通常是对于该用语所蕴含的理念的支持或认同，而非单一之商品或服务来源。在商标申请案中，要判断消费者如何认知系争用语，除就申请人所提供的使用样本加以审查外，更要审酌其他足以呈现其通常使用状况之证据。审查官提出之证据显示，GOD BLESS THE USA是一则常用的爱国标语，为GOD BLESS AMERICA之同义词。从30多个第三人网站收集而来的证据显示，许多商品上都印有此爱国标语。既已为第三人广泛使用于多种商品，社会大众自不太可能认为其所表彰者为单一商业来源[4]。

图二、出现GOD BLESS THE USA之第三人商品

图片来源：In re Lee Greenwood, 2020 USPQ2d 11439, at *6 (TTAB 2020).

图三、出现GOD BLESS THE USA之第三人商品

图片来源： In re Lee Greenwood, 2020 USPQ2d 11439, at *7 (TTAB 2020).

申请人主张，在一般人的认知中，GOD BLESS THE USA所代表的就是Lee Greenwood所创作的经典爱国歌曲；证据则包括维基百科的记载、告示牌数字销售的下载次数、以及Google搜寻结果等。TTAB则认为，由于申请使用的商品属于日常用品，并无商业管道及消费客群之限制。因此，此所谓相关消费者应指一般公众。一般公众未必皆熟悉乡村音乐。此外，由于GOD BLESS THE USA已被广泛用于多种日常商品，消费者在面对这些商品时，未必会将之连结到申请人或其歌曲[5]。

综言之，TTAB认为，证据显示GOD BLESS THE USA欠缺来源表彰之意义，不具商标功能[6]。

增加THE LEE GREENWOOD COLLECTION构成原申请图样之实质变更

根据37 C.F.R. § 2.72(a)(2)之规定，以商业上使用为基础之申请案，申请人得修改原申请之商标图样，但不得构成原申请图样之实质变更。至于是否构成实质变更，应由USPTO比较修改前后图样后加以判断[7]。

申请人主张，USPTO拒绝其修改并无理由。申请人所依据者为商标审查程序手册（TMEP）§ 807.14(b)。依本规定，若修改所增加的元素为申请人先前注册于同一商品或服务之商标，得允许之。THE LEE GREENWOOD COLLECTION是申请人先前已注册且用于与本申请案相同商品之商标。因此，USPTO不得拒绝申请人所提出之修改[8]。

图四、THE LEE GREENWOOD COLLECTION GOD BLESS USA样本

图片来源：In re Lee Greenwood, 2020 USPQ2d 11439, at *11 (TTAB 2020)

TTAB认为，实质变更与否判断之依据，是修改后与原申请图样间比较之结果。关键的问题在于，是否新、旧图样所营造出的商业印象，本质上是否为同一。此为事实问题，应从一般消费者的观点加以评价。亦即，标识所传达之商业印象为何，须透过消费者之眼加以观察[9]。

TTAB赞同审查官的见解，认为THE LEE GREENWOOD COLLECTION的加入，确已构成实质变更。实质变更的争议往往发生于申请人想要在原申请商标增加新的元素。TTAB引用先前的Pierce Foods案为例，申请人想把其主商标（house mark）PIERCE，加入原申请图样。但即使只增加了一个字，仍可构成实质变更。TTAB认为，在本案中，申请人主商标「THE LEE GREENWOOD COLLECTION」的加入，使得视觉及听觉上产生重大差异。首先，增加的4个字出于前半部，这部分是正是最有可能使购买者印象鲜明，记忆深刻的部分。其次，新增的7个音节会创造显然不同的发音。更重要的是，THE LEE GREENWOOD COLLECTION与GOD BLESS THE USA的连结，彻底改变了原申请图样的意义及商业印象；将通常祈福用语转变为该歌手的成名曲。此举固然符合申请人想要达成的效果，但并无法营造本质上为同一标识之印象。系争修改产生的是一个新的标识，与原申请之标识相去甚远[10]。

基于上述理由，TTAB认为，申请人提出之修改构成原申请图样之实质变更，依37 C.F.R. § 2.72(a)(2)之规定，应予驳回。

备注：

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作者： 王思原 现任： 台湾世新大学智慧财产暨传播科技法律研究所副教授 经历： 台湾开南大学法律学系助理教授 台湾世新大学智慧财产暨传播科技法律研究所助理教授 学历： 台湾大学法律系 英国格拉斯哥大学法学硕士 英国新堡大学法学博士 专长： 知识产权法、著作权法、商标法、地理标示法