第131期
2023 年 03 月 22 日
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探索USPTO商标查核(Audit)制度
李翊群/北美智权 商标管理部

美国专利商标局 (USPTO) 主管在美国从事商业活动的商标权人注册商标之审核及授与权利。商标权人在美国取得商标注册,除了获得权利之外,也因此负担持续使用商标的义务。USPTO身为主管机关,监督商标权人有没有确实使用商标在所有指定的商品及服务上,自然也是其权责的一部分。鉴于近年来陆续发现有部分商标权人,为扩大商标保护范围,而浮滥指定拟保护之商品、服务项目,实际上却只使用在少数商品、服务之情形。USPTO实施了商标查核(Audit)制度,以督促取得商标注册的商标权人在其指定商品、服务的范围内,有确实持续使用其商标。在本文中,我们将介绍商标查核(Audit)制度、说明未通过查核(Audit)的后果,并提供对应此制度的建议。

什么是商标查核(Audit)制度

如前所述,为了督促商标权人确实、积极使用其商标,并防止商标权人将商标指定在他们实际并无生产或提供的商品、服务内容上。USPTO会在审查使用宣誓时,随机挑选注册商标,并就每类商品或服务指定2个项目,要求商标权人提出该些被指定项目的使用证据即样本(specimen),以证明有确实使用其商标。

何时会执行查核(Audit)

考虑到市场上有无数变动因素,商标权人不可能「永不止息」地使用商标在「所有」商品或服务项目上,USPTO设了一个最低限度的标准,亦即「不得连续三年未使用商标在指定的商品或服务上」。在执行面上,USPTO会在商标权人提出「注册后第5至6年」及「注册后每10年一次」的使用宣誓随机执行查核(Audit)。

查核(Audit)结果失败的后果?

一般来说,在美国提出使用宣誓,只需要针对每一类申请,各提出一项商品或服务的使用证据即可。然而,一旦被官方随机选择而进入查核(Audit)程序,则审查员会随机指定每类额外2项商品或服务,要求商标权人提出使用证据。此时,如果商标权人无法就任一被抽查的商品或服务提出使用证据,将会面临以下情况:

(1) 如果无法提出被抽查项目的使用证据而删除被抽查的商品/服务项目,官方就会进一步要求针对所有未提出使用证据的项目提出使用证据。也就是说,整件商标指定的所有商品及服务都会被拿出来检视,对于提不出证据或是提出证据无法通过审核的项目,都会被要求删除而且因为无法通过查核(Audit)而删除商品、服务时,每类都要缴交删除规费USD250/每次

(2) 如果商标权人未响应审查员的任何一次查核(Audit)官函,整件商标会被撤销(cancel)。

(3) 如果商标权人不愿意依官方要求,删除提不出使用证据的商品或服务,整件商标会被撤销(cancel)。

(4) 如果商标权人不缴清因未通过查核(Audit)而产生的删除规费USD250,整件商标也会被撤销(cancel)。

换言之,一旦进入查核(Audit)程序,商标权人就必须完全配合USPTO的要求,提不出使用证据的商品、服务就得乖乖删除,并缴清规费。只要任何一个程序不愿意配合官方,都会导致商标被撤销。这将对商标权人的业务产生重大影响,包括失去商标保护和执行商标权的能力。此外,也会损害该商标权人的商誉,并在USPTO留下不良的记录。

维护商标权利的建议

(1)商标权人平日使用商标在指定的商品、服务,就要养成保留使用证据的好习惯。最好能针对所有指定的商品、服务项目一一列管,如此也好确实掌握自己有将商标使用在哪些项目上,哪些又是目前用不到的,或甚至将来也不会再用到的商品或服务。

(2)而当每次要提出注册后的使用宣誓时,商标权人应审慎检视其商品、服务列表,主动在该次宣誓书先将未使用的项目删除(才不会产生规费)。相信如果平时有做到上面第(1)点提到的逐项列管使用证据,不仅可以清楚自己该主动先删除哪些商品、服务;真的面临查核(Audit)时,也可从容应对。

结论

USPTO商标查核(Audit)制度是现今美国官方监督商标权人落实商标使用的一个重要措施。通过落实该制度,官方得以确保商标权人积极使用其商标,同时促进市场公平竞争。遵守查核(Audit)制度相关规则对于企业维持其商标注册和相关保护非常重要。通过落实本文提供的建议,商标权人可以为潜在的商标查核(Audit)做好准备,并确保能够永续经营其商标。

 

 

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