美国知名创作歌手Lizzo以其畅销单曲《Truth Hurts》中的「100％ THAT BITCH」向美国专利商标局（USPTO）申请商标注册。商标审查官认为申请人提出的标识其实只是一则惯用语，广泛地被用来传达一种通常、熟悉且众所周知的情感，因此不具商标功能，应依15 U.S.C. §§ 1051-1052及1127予以核驳。申请人不服，遂向TTAB提起上诉……

不具功能原则

「不具功能原则」（failure-to-function doctrine）是美国商标审查手册（TMEP）规定之拒绝注册事由之一。TMEP 1202.17(c)指示USPTO不得注册不具商标功能之申请标识。此原则核心概念在于，即令当事人意图使用某一标识作为商标，但该标识亦未必能如其所愿地发挥指示来源之功能。不具功能原则通常以拒绝注册事由之身分出现于注册审查程序。在涉及商标权的司法争议中，法院则鲜少援引适用此一原则，美国商标法学界对于不具功能原则的定位与效益向来有不同见解。有学者认为，此原则与商标识别性及商标使用的界线模糊不清，质疑其独立存在之价值[1]；也有学者认为，此原则有助于保护言论及商业竞争自由，应该强化其运用[2]。

本案背景

《Truth Hurts》是美国知名创作歌手Lizzo于2017年发行的歌曲，其中有句歌词写道「I just took a DNA test, turns out I am 10% that bitch」。2019年6月，Lizzo的公司Lizzo LLC.申请于商标主要注册簿注册标准字体之「100% THAT BITCH」，用于国际分类第25类之：服装，包括衬衫、夹克、运动衫、针织帽、棒球帽、帽子、短裤、背心、运动衫、长袖衬衫、连帽运动衫、带头巾的衬衫、服装的手腕带、头带、鞋子和睡衣；以及包括T恤在内之服装。商标审查官认为申请人提出的标识只是一则惯用词组，广泛地被用来传达一种通常、熟悉且众所周知的情感，因此不具商标功能，应依15 U.S.C. §§ 1051-1052及1127予以核驳。申请人不服，遂向TTAB提起上诉[3]。

图一：申请人之商标

图片来源：USPTO，商标申请号No. 88466281

商标审查官认为「100％ THAT BITCH」不具商标功能

商标审查官认为「100％ THAT BITCH」不具商标功能，其主要理由有二：

首先，就本案事证推断，在消费者的认知中，「100％ THAT BITCH」并非指示申请人商品来源之标识，而是传达自信及女性力量等讯息的词汇。商标审查官特别指出，证据显示，他人于其生产销售的服饰商品上，使用「100％ THAT BITCH」为信息传媒及装饰品的作法，相当常见。因此，消费者看到的应该是有意义的文字，而不是商品来源的标识[4]。

商标审查官的另一项论据是，虽然Lizzo对于「100％ THAT BITCH」一词的盛行功不可没，但并非其原创者。根据Lizzo自己的说法，「I just took a DNA test, turns out I’m 100% that bitch」这句话出自于一则网络迷因。Lizzo对于这句话深感认同，因此将之收录于新单曲《Truth Hurts》之中。审查官强调，消费者当然可能会把这句歌词跟Lizzo或其歌曲联想在一起，但并不因此赋予这位创作歌手独占专属此用语的权利[5]。

TTAB推翻审查官之认定

TTAB推翻审查官之见解，认定「100％ THAT BITCH」具有指示来源之功能，其主要理由如下：

TTAB首先讨论装饰性使用与商标功能间之关系。本案证据显示，「100％ THAT BITCH」被装饰性使用于众多商品服务上，包括服装、钥匙扣、马克杯、贴纸、墙上艺术品、贴片、玻璃杯和气球，以及娱乐及零售服务等。一般而言，装饰性使用容易被认定为不具商标功能。但值得注意的是，由于本案多项证据都提到了Lizzo、她的音乐以及其单曲《Truth Hurts》的歌词。其余的证据则显示，「100％ THAT BITCH」出现于讨论Lizzo、她的歌曲《Truth Hurts》以及歌词的起源的网络文章中。TTAB认为，在判断「100％ THAT BITCH」是否具商标功能时，这些证据可以减低装饰性使用的比重[6]。

TTAB进一步指出，在判断消费者认知时，他人之装饰性使用只不过是相关证据之一。同样重要的是，标识本身所传递的讯息的性质。一般而言，传递社会、政治、爱国、宗教及称颂等概念的日常用语或标语，比较不容易认定为来源表征。「ONCE A MARINE, ALWAYS A MARINE」及「DRIVE SAFELY」均属适例。但相较于先前案例，本案有其特殊性。「100% THAT BITCH」既非日常用语，亦未传递常见的社会、政治、爱国或宗教等讯息。申请人与审查官一致认为，系争标识传达女性的坚强、力量及独立性等感受。但更重要的是，在审酌整体事证后，TTAB认定，大多数消费者在看到商品上的「100% THAT BITCH」时，产生的联想并不是一则日常惯用语，而是Lizzo这位创作歌手[7]。

TTAB接着探究广泛使用对于商标功能之影响。TTAB同意，不管名称或词组本身传递的讯息为何，一旦被广泛使用，就可能导致不具商标功能的结果。随处可见的用语不可能被认知为来源表征。例如，TTAB曾认定「I ♥ DC」不具商标功能，因为市场上长期充斥着各式各样上有「I ♥ DC」的商品。在另一案中，经Google搜寻出现300万笔「ONCE A MARINE ALWAYS A MARINE」标语。而「DRIVE SAFELY」则是一般人在亲友开车离去时，往往不经思索即脱口而出的日常用语。TTAB认为，本案情况不同。2017年音乐艺术家Lizzo对于推特谜因「I just took a DNA test, turns out I’m 100% that bitch」产生共鸣，将之纳入2017年新歌《Truth Hurts》的歌词中。后来《Truth Hurts》成为告示牌排行榜冠军单曲。虽然Lizzo不是这则迷因的出处，但是社会大众往往将歌词归功于演唱的歌手。另外，证据显示，「100% THAT BITCH」之所以从冷僻的词组，成为变成家喻户晓的金句，原因就在于Lizzo及其畅销歌曲[8]。

最后，TTAB回应了前述审查官所说，不能因为消费者把歌词和歌手相联结，就赋予歌手系争词汇的独占权的论述。TTAB认为，本案整体事证无法支持「100% THAT BITCH」是广为各方使用的惯用语，因此消费者不致认其为商品来源表征之结论。具体而言，证据显示，在消费者的认知中，「100％THAT BITCH」不只是Lizzo的畅销歌曲中的一句歌词。相反地，当消费者看到服饰商品上的「100％ THAT BITCH」时，会联结到Lizzo及其音乐。TTAB承认，在某种程度上，消费者及潜在消费者对于「100％ THAT BITCH」的装饰性、非来源表彰性使用并不陌生。然而，TTAB认为，由于大多数使用都会提到Lizzo及/或她的音乐，因此前述情况造成的影响不大[9]。

结论

本案整体事证无法支持「100％ THAT BITCH」为广泛使用的日常用语，从而不具商标功能之认定。原核驳审定应予废弃[10]。

备注：

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作者： 王思原 现任： 台湾世新大学智慧财产暨传播科技法律研究所副教授 经历： 台湾开南大学法律学系助理教授 台湾世新大学智慧财产暨传播科技法律研究所助理教授 学历： 台湾大学法律系 英国格拉斯哥大学法学硕士 英国新堡大学法学博士 专长： 知识产权法、著作权法、商标法、地理标示法