2015年苹果公司推出订阅制的在线音乐串流服务Apple Music，并同时在美国申请商标。不料，有一位爵士音乐家Bertini先生提出异议，主张其早在1985年起就开始使用Apple Jazz这个商标，具有优先权（先使用日）。苹果公司反击，自己收购了Apple Corp公司的相关商标，而该公司在1968年就推出音乐唱片，有更早的优先权。美国联邦巡回上诉法院2023年4月做出判决，认为苹果公司无法成功主张1968年的优先权。

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苹果公司申请APPLE MUSIC商标

苹果公司在2015年6月推出APPLE MUSIC服务，并于美国申请「APPLE MUSIC」商标，指定使用于第41类服务，包括「录音物的制作和发行，以及现场音乐表演的安排、组织、指挥和呈现」。美国专利商标局于2016年5月公开该商标，并接受外界异议。

图1：苹果公司的APPLE MUSIC

数据源：Bertini v. Apple, Inc., 2021 WL 1575580, at *12 (T.T.A.B. Apr. 16, 2021) (Board Decision).

Charles Bertini先生提出异议

Charles Bertini先生是一位职业爵士音乐家，于2016年6月立即向美国专利商标局提出异议。其主张，他最早于1985年6月13日就开始使用「APPLE JAZZ」这个商标于一些节庆与演出活动上。在1990年代，他开始在他的唱片公司下用APPLE JAZZ于发行录音作品。在美国由于商标法采取先使用主义，故Bertini先生主张他的先使用可获得普通法上的商标权，故可提出异议。

图2：Charles Bertini先生于1985年使用APPLE JAZZ于音乐会的证据

数据源：Bertini v. Apple, Inc., 2021 WL 1575580, at *9 (T.T.A.B. Apr. 16, 2021) (Board Decision).

Bertini先生提出异议的条文，为美国商标法第1052条(d)。第1052条(d)前段规定：「(d)商标含有近似于美国专利商标局注册商标、他人于美国境内先使用且未放弃之商标及商号名称，或由之所构成，以致于使用在申请人商品或相关商品时，有致生混淆误认、错误或欺骗之虞。[1]」

美国商标审理救济委员会驳回异议

2021年11月5日，美国商标审理和上诉委员（TTAB）做出决定，驳回Bertini先生的异议[2]。

TTAB认定，Bertini先生确实在1985年6月13日就开始使用APPLE JAZZ商标，就「安排、组织、指挥和举办音乐会和现场音乐表演」方面，具有优先权（先使用日）[3]。不过，苹果公司主张，其有一个更早的优先权（先使用日）。

苹果公司其于2007年时，买下了Apple Corps公司的所有商标[4]。Apple Corps公司是知名乐团披头四于1968年在英国创立的唱片公司。该公司自1968年8月以来以传统留声机唱片发行音乐和录音作品时，就使用了Apple这个商标，包括使用「Apple Records」（苹果唱片）或「Apple Music Publishing」，以及一个青色苹果的图样[5]。

图3：批头四1970年年唱片中使用了Apple Records

数据源：Bertini v. Apple, Inc., 2021 WL 1575580, at *13 (T.T.A.B. Apr. 16, 2021) (Board Decision).

1997年，Apple Corps公司在美国注册了「APPLE」商标（注册号2034964），指定使用于「带有音乐的预录录音带、以音乐为特色的音频光盘、以音乐为特色的预先录制的录像带、 带有音乐的视频雷射光盘」等，并主张最早使用日期为1968年8月。2007年，Apple Corps注册了「APPLE」商标于「音乐录音」上（注册号3317089号）[6]。

2007年，苹果公司买下了Apple Corps公司的所有商标，包括在美国注册的2034964号和3317089号商标[7]。原本苹果公司在2015年申请APPLE MUSIC商标时，自己填写的最早使用日（优先权日）为2015年5月18日，但因Bertini先生的异议，故提出将Apple Corps公司于音乐领域使用的APPLE商标，溯及到（tack onto）此次申请的APPLE MUSIC上，亦即主张此次申请的APPLE MUSIC乃来自于最早的APPLE商标，故优先权日（最早使用日）提早到1968年8月[8]。

TTAB同意苹果公司的溯及原则主张，故于2021年4月16日做出的决定中，认定频果公司就APPLE MUSIC的优先权日（1968年）早于异议人Bertini先生的优先权人（1985年）[9]，而驳回Bertini先生之异议。

联邦巡回上诉法院推翻TTAB决定

Bertini先生不服，向联邦巡回上诉法院提出上诉。上诉法院于2023年4月做出判决，撤销TTAB之决定[10]。

先使用主义与溯及原则

美国的商标权采取先使用原则。第一个在特定商品或服务上使用识别性商标者，可取得优先权（priority）。先使用者使用的商标，可以做某些修改，而不会丧失优先权，例如，商标权人可能会在某些情况下，将旧商标修改为新商标，但不会丧失优先权。这个原则在美国称为「tacking」[11]，姑且翻译为「溯及原则」，类似于我们商标法上讲的「商标使用不失其同一性」。

但是，要主张溯及原则，必须证明旧商标和新商标创造了相同、持续的商业印象，让消费者认为二者属于相同商标。亦即，两商标必须在「法律上相等」。所谓一商标的商业上印象，乃指其传达的意义或概念，或者其引起的心理反应，包括其所传达关于产品服务来源的信息[12]。

一项商品上的优先权不代表所有商品的优先权

上诉法院认为，法院认为，在一项商品上取得优先权，并不能帮所有商品都取得优先权[13]。本案中，苹果公司的商标申请使用项目中，特别包括了「录音物的产销」以及「现场音乐表演的安排、组织、指挥和呈现」。就算认定苹果公司因收购Apple Corps公司的商标，而取得在「制作发行录音物」这一项商品上的优先权，但仅能在这一项商品上取得优先权，并没有在另一项「现场音乐表演」取得优先权[14]。

进一步，上诉法院认为，过去处理溯及原则的案子，都是涉及对同样的商品服务，使用了两个略有不同的商标，是否对消费者产生同样的商业印象。但从来没有处理过，对不同的商品服务，使用了略有不同的商标，是否仍可适用「溯及原则」[15]。

不同商品是否实质相同

TTAB在之前的案例中提出，此时应要求新和旧的商品服务，必须「实质上相同」（substantially identical）。上诉法院也同意采取此标准[16]。由于某些商品会因为科技的创新而有所改变，例如传统留声机唱片、到录音卡带、到光盘片等。因此，只要新产品或服务乃是原有产品服务的一般演变范围内，都可认为属于实质相同。当然，是否属于商品一般演变范围，要参考消费者的一般期待[17]。

法院认为，苹果公司若要主张溯及原则，必须证明，现场音乐演出与留声唱片属于实质相同。而法院也认为，没有任何理性之人会认为，留声机唱片与现场音乐演出乃实质相同；也不会有相费者认为，现场音乐演出乃属于留声机唱片的一般产品演化的范围内[18]。

因此，上诉法院认为，苹果公司就现场音乐演出，无法援引Apple Corps 于1968年使用于留声机唱片上的APPLE商标的优先权。因此，Bertini先生对苹果公司所申请注册的APPLE MUSIC商标提出之异议，应有理由[19]。

本案判决结果，法院只是认为应撤销苹果公司的APPLE MUSIC商标指定于「现场音乐演出」部分，但并未否定APPLE MUSIC就「发行录音」上拥有优先权。因此，此判决结果上不致于影响苹果公司继续使用APPLE MUSIC于音乐订阅服务上。

备注：

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作者： 杨智杰 现任： 云林科技大学科技法律所 教授 经历： 云林科技大学科技法律所 副教授 真理大学法律系助理教授 真理大学法律系副教授 学历： 台湾大学法律系 中央大学产业经济所硕士 台湾大学法学博士 专长： 知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法