雷曼兄弟公司自2008年破产以来，在美国的大部分资产与商标权被巴克莱资本公司收购。有一家公司在2013年向美国申请注册「雷曼兄弟」商标，被巴克莱公司提出异议，认为雷曼兄弟公司在破产程序中仍有使用「雷曼兄弟」商标，并未放弃该商标权。2022年联邦巡回上诉法院做出判决，认为在破产程序中，雷曼兄弟公司仍持续使用该商标。

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在美国商标法下，若停止使用商标，且不打算重新使用商标，视为放弃商标。放弃商标将导致商标权丧失，包括已注册的联邦商标可被废止，或者不得再主张普通法上的商标权。

巴克莱资本公司取得「雷曼兄弟」商标却未延展

巴克莱资本公司（Barclays Capital，以下简称巴克莱公司）为跨国银行控股公司巴克莱银行（Barclays PLC）集团之投资子公司。2008年9月，雷曼兄弟控股公司破产后，巴克莱公司收购雷曼兄弟在美洲的业务。

在收购契约中，雷曼兄弟公司也将联邦注册商标「雷曼兄弟」（Lehman Brothers）转让给巴克莱公司。之后巴克莱公司回头将该商标授权给雷曼兄弟公司，让其可就破产程序中，于全球范围、非专属授权地使用「雷曼兄弟」商标。但在随后几年，巴克莱公司对美国注册的「雷曼兄弟」商标，到期后均未申请延展[1]。

图1：雷曼兄弟公司使用的商标之一

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Tiger Lily公司申请注册「雷曼兄弟」商标

2013年3月，一家与雷曼公司、巴克莱公司皆无关的Tiger Lily公司，向美国专利商标局申请注册「雷曼兄弟」（LEHMAN BROTHERS）文字商标，指定使用于啤酒、烈酒。同年10月，巴克莱公司也向美国申请注册「雷曼兄弟」文字商标，指定使用于各项金融服务。2014年6月，Tiger Lily又申请一样的「雷曼兄弟」文字商标，指定使用于酒吧、餐饮服务业[2]。

图2：TigerLily销售的以Lehman Brothers为名的酒

图片来源：https://lehmanbrothe.rs/网站

2014年11月，巴克莱公司对Tiger Lily的二项商标申请案提出异议，认为Tiger Lily的商标与巴克莱公司的商标混构成混淆误认[3]。

TTAB认定巴克莱公司并未放弃其商标权

由于巴克莱公司原来联邦注册的「雷曼兄弟」商标均届未延展而消灭，但普通法上的商标权未必消灭。故商标审理和上诉委员（TTAB）须讨论，巴克莱公司对于该普通法上之商标权是否有优先权（先使用日）。Tiger Lily公司则主张，就算巴克莱公司有优先权，也已经放弃（abandon）其商标权[4]。

TTAB认为，Tiger Lily未能证明巴克莱公司已经放弃「雷曼兄弟」商标。而Tiger Lily 申请商标时填写的最早使用日为2013年3月6日，晚于雷曼兄弟公司使用「雷曼兄弟」商标的优先权日，因此认为巴克莱公司因承继雷曼兄弟公司而具有该商标的优先权[5]。

进而，TTAB讨论二商标是否存在混淆误认之虞。 TTAB认为，二公司申请的文字商标一模一样。Tiger Lily申请用于啤酒烈酒、酒吧餐饮服务，巴克莱公司申请用于各项金融投资服务，商品服务类虽然完全不同，但因巴克莱公司承继雷曼兄弟公司取得的「雷曼兄弟」属于著名商标，消费者看到Tiger Lily使用相同商标于产品服务上，可能会误以为Tiger Lily的与巴克莱公司是关系企业、授权关系等，产生关连性混淆（广义混淆误认）[6]。

TTAB认为，巴克莱公司对Tiger Lily的商标申请案所提出异议，因可能构成混淆误认，故异议成立。

联邦巡回上诉法院判决

Tiger Lily对此结果提出上诉，由联邦巡回上诉法院管辖，并于2022年6月做出判决。Tiger Lily主要提出二点主张：(1)其认为巴克莱公司已经放弃使用「雷曼兄弟」商标；2.其认为，自己申请的商标指定使用于啤酒、烈酒、酒吧餐厅服务，并不会与巴克莱公司的「雷曼兄弟」商标产生混淆误认[7]。

以下仅特别讨论，在美国商标法的标准下，巴克莱公司到底有无「放弃」「雷曼兄弟」商标？

放弃商标的二项要件

美国商标法第1052条(d)前段规定：「(d)商标含有近似于美国专利商标局注册商标、他人于美国境内先使用且未放弃（not abandoned）之商标及商号名称，....」，属于商标不得注册事由。故若是先使用但已放弃的商标，不能对他人申请案提出异议。

根据第1127条的定义，「当商标已停止使用并有不再重行使用的意图」，将被视为「放弃」。此时有二个要件：(1)不使用（nonuse）；(2)不再重行使用的意图（intent not to resume use）。关于「不使用」要件，过去判例认为，即便是非常有限的使用，都可以避免被认定为法条中的「停止使用」（discontinued）[8]。

雷曼兄弟在破产程序中有使用该商标

Tiger Lily主张巴克莱公司已经「不使用」该商标。但巴克莱公司说明，其2008年收购了雷曼兄弟公司及其商标后，将「雷曼兄弟」商标授权给雷曼兄弟公司，而雷曼兄弟公司仍持续在许多涉及公众的金融和企业交易中使用该商标。例如，雷曼兄弟公司在标牌、电子邮件签名、网址、报告、信件、名片以及公司和监管文件中使用了 「雷曼兄弟」（LEHMAN BROTHERS）商标[9]。

联邦巡回法院支持巴克莱公司的上述说法。其认为，自从2008年雷曼兄弟公司破产以后，留下数千亿的资产，其做为资产管理人，必须投资、维护和出售其庞大的商业房地产、证券和衍生商品之投资组合，这一切都是为了雷曼兄弟债权人的利益而提供的服务。因此，这些事实证据无法支持「放弃商标」中的「不使用」要件[10]。

破产结束后不打算使用？

Tiger Lily主张，这些都是在破产程序中的行为，破产结束后，就不再有雷曼兄弟这个公司。但法院不接受此论点。法院认为，雷曼兄弟的破产程序至今仍未结束，也不确定到底何时会结束。因此，就算雷曼兄弟公司在破产程序结束后不会继续使用该商标，顶多是符合放弃商标的第二个要件「不再重行使用的意图」，但无法满足「不使用」商标此第一个要件[11]。

此外，证据也显示，巴克莱公司自己也仍持续使用「雷曼兄弟」商标。包括维持雷曼兄弟网站，提供雷曼兄弟的档案研究资料、保留全球的雷曼兄弟域名和商标注册。法院承认，巴克莱公司对该商标的使用并不多。但是在商标法下，巴克莱公司确实有继续使用该商标，即便非常有限，但已经足以认定，其并没有放弃该商标[12]。

既然没有放弃商标权，故优先权较早

最后，法院既然认定巴克莱公司没有放弃从雷曼兄弟公司处转让取得的商标，则雷曼兄弟普通法上的商标权就一直存在，那么其优先权也不会丧失。因此，巴克莱公司就该商标的优先权，确实早于Tiger Lily公司，而能对Tiger Lily的商标申请案提出异议[13]。

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作者： 杨智杰 现任： 云林科技大学科技法律所 教授 经历： 云林科技大学科技法律所 副教授 真理大学法律系助理教授 真理大学法律系副教授 学历： 台湾大学法律系 中央大学产业经济所硕士 台湾大学法学博士 专长： 知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法