第135期
2023 年 05 月 24 日
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上诉法院推翻地区法院核发之初步禁制令:
联邦第八巡回上诉法院 2023年 H&R BLOCK, INC. v. BLOCK, INC.案
王思原/台湾世新大学智慧财产暨传播科技法律研究所副教授

2021年美国公司Square, Inc.进行品牌重塑,更名为Block, Inc.并申请「Block」为商标。H&R Block Inc.对Block, Inc.提起商标侵害诉讼,并声请初步禁制令。一审法院审酌后,核发初步禁制令,即Block, Inc.不得使用「Block, Inc.」、「Block」或其他类似变体,以及不得藉广告、媒体传播Block, Inc.与Cash App Taxes或其他税务服务之关联。Block, Inc.不服,遂向上诉法院提起中间上诉…


图片来源 : shutterstock、达志影像

本案背景

H&R Block为成立于1955年的美国帐务管理公司,透过长期且高额的广告活动,于实体及网络市场取得广大的影响力。H&R Block的联邦注册商标中,有以「Block」作为商标一部分,也有商标使用绿色方形标识。

Square, Inc.则于2009年成立,起初是提供支付卡片阅读机和销售时点情报软件等商品。随后,扩展业务到点对点汇款服务的Cash App,并使用有白色美元符号与绿色方形圆角标识的联邦注册商标。2020年11月,Square, Inc.收购免费税务服务系统Credit Karma Tax,更名为「Cash App Taxes」,并整合到Cash App中。2021年12月Square, Inc.更名为Block, Inc.,并提交「Block」商标申请,将用于公司提供之业务管理、行政、营销和咨询等服务。

Square, Inc.更名Block, Inc.及收购整合Credit Karma Tax后,H&R Block认为其商标受到侵害,主张Block, Inc.违反了15U.S.C.§1114和密苏里州州法,而提起诉讼及初步禁制令(preliminary injunction)。一审法院引用Dataphase案的四要件判断标准后,发给H&R Block初步禁制令。惟Block, Inc.不服该中间命令,并提起本案中间上诉。

图一:当事人之商标


No.76071271

No.87860275 / No.87860271

图片来源:USPTO

初步禁制令

初步禁制令为防止权利人于诉讼审理中有不可回复之损害,而在诉讼裁决责任归属前,经法院审酌后核发之权利例外救济,由于是对声请禁制令原告之特别救济,原告应负较高之举证责任。通常法院在审酌是否核发初步禁制令时,当事人须证明:(1)胜诉可能性;(2)原告所受损害与核发禁制令对被告的损害间是否平衡;(3)无法弥补之损害;(4)公共利益[1]

本案有关商标侵权的初步禁制令核发,因此法院在判断有无「胜诉可能性」时,会考虑是否构成商标侵害为断,亦即「使用近似商标于相同或类似的商品或服务上,是否造成混淆误认之虞」。

一审法院核发初步禁制令

一审法院在审酌是否核发初步禁制令时,以「胜诉可能性」为判断重点。一审法院认为H&R Block有胜诉可能性,其主要理由为:

经一审法院审查,在六项混淆误认之虞判断因素中,「商标强度」、「商标相似性」、「商品竞争程度」是明显有利于H&R Block;「实际混淆误认」稍微有利于H&R Block;「消费者熟悉程度」偏向H&R Block或是中立[2];「故意误导或混淆公众之意图」为中立。

有关商标强度的认定,依本案事证推断,H&R Block实体店面数、企业客户数及网站登录人数皆达到相当的数量,为全国知名的税务服务公司,且长期投入高额广告费用,被认为是商业实力的间接证据,故作出有利于H&R Block的认定。

商标相似性认定,H&R Block的单一绿色方块与Cash App标识是由一个美元符号组成,周围环绕着一个带圆角的绿色方形图样,两者存在视觉上相似之处。另外,「Block」文字分别是H&R Block系列商标与Block, Inc.「Block」商标之主要识别特征。

在商品竞争程度上,两者所提供的服务类别有重迭,特别是在免费税务服务的消费者市场有竞争关系,一审法愿认为这样的直接竞争关系也有增加消费者混淆的可能[3],故作出有利于H&R Block的认定。

有关消费者实际混淆误认,一审法院采纳H&R Block提出涉及Cash App与H&R Block社群贴文作为消费者有误认的证明[4]

而消费者熟悉程度,一审法院认为既使消费者购买时有机会区分双方的商品、服务,但本案两者购买条件与情况之差异并不大,消费者仍可能对H&R Block与Block, Inc.是否有隶属关系感到混淆[5],故作出有利H&R Block或中立之认定。

最后,判断Block, Inc.是否有故意误导或混淆公众之意图,就Square, Inc.收购并更名为Block, Inc.之行为,依本案事证未能证明[6],故法院认定为中立。

上诉法院驳回初步禁制令

经上诉法院审查后,撤销一审法院核发的初步禁制令,其主要理由如下:

一、胜诉可能性

首先,H&R Block是否有商标侵害诉讼之胜诉可能性,H&R Block须证明:(1)其商标为有效、受保护之商标;(2)其商标与Block使用之商标有混淆误认之虞。本案上诉法院系以是否构成混淆误认之虞为审查核心。按第8巡回上诉法院列出混淆误认之虞的判断因素,包括商标强度、商标相似性、商品相互竞争程度、混淆公众之意图、实际混淆误认、购买情状[7]

经上诉法院审查,H&R Block与Block, Inc.在商标强度、商品竞争程度、混淆公众之意图、消费者熟悉程度,一审法院之判断并无明显错误。然上诉法院认为,一审法院在混淆误认之虞判断的两因素中有明显错误,即商标相似性与实际混淆之证据。

至于商标相似性,法院通常会审查两商标给相关消费者的整体印象及相关消费者对此类商品的关注度。Block, Inc.提出抗辩,表示Cash App与H&R Block提供的商品取得途径不同,且Block, Inc.公司名称仅出现在Cash App Taxes的服务协议条款,并非作为商标使用。经上诉法院审查后,虽如一审法院所认定H&R Block绿色标识和Cash App绿色标识在视觉上有相似之处,主要客群皆为免费税务服务市场的消费者,惟这些商品/服务可通过不同方式获得,故一审法院在认定有利于H&R Block的结论显然是错误的[8]

在分析实际混淆时,上诉法院认为H&R Block提出Block, Inc.的社群贴文不足以证明消费者混淆。H&R Block也没举证证明有任何消费者将Cash App Tax与H&R Block商品混淆的事证,且H&R Block在口头答辩承认「没有Cash App的消费者认为这是H&R Block的商品」。因此,一审法院在认定实际消费者混淆证据时显然有错误。上诉法院还表示,仅通过几个错误信件和电话实例无法证明实际混淆,因为这样的证据是模糊、不确实的,且显示出是发送者或拨打者的失误,而不是消费者实际混淆[9]

二、无法弥补之损害

由于商标之侵害大多为无形资产的损害,如商标权人难以证明存在消费者心中的商誉,故声请初步禁制令的原告若能证明本案胜诉可能性,则法院会推定有无法弥补的伤害[10]。本案中,二审法院认为一审法院在事实认定有错误,且H&R Block所提的事证不足以证明消费者有混淆,H&R Block所称声誉、商誉的损害仅为推测的可能损害结果,应认定不存在无法弥补的伤害。

三、其他认定标准

由于双方都投入了大量时间与金钱来宣传和营运他们的商品和服务,依整体事证显示,不足以证明若Block, Inc.构成商标侵害,将无法提供足够的损害赔偿。相比之下,若以初步禁制令阻止Block, Inc.经营Cash App Taxes或其他税务服务,反而不利两者间损害平衡之认定[11]

结论

总体而言,本案事证不足以证明普通消费者中有足以引人注意的人数构成实际混淆,也无法证明有急迫且事实上无法弥补之损害,一审法院于初步禁制令的裁量上有错误,且H&R Block也未能尽举证之责,又若本案确实存在商标侵害,H&R Block在审判中已有足够的机会证明侵权,故上诉法院决定驳回并撤销一审法院核发之初步禁制令。

 

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【本文只反映专家作者意见,不代表本报立场。】

 
作者: 王思原
现任: 台湾世新大学智慧财产暨传播科技法律研究所副教授
经历: 台湾开南大学法律学系助理教授
台湾世新大学智慧财产暨传播科技法律研究所助理教授
学历: 台湾大学法律系
英国格拉斯哥大学法学硕士
英国新堡大学法学博士
专长: 知识产权法、著作权法、商标法、地理标示法

 


 





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