美国商标采使用保护主义，但同时又是国际商标注册制度的马德里议定书签约国，二者如何协调？一欧洲酒商于2011年透过马德里制度取得「Untamed」商标的美国保护，但直至2013年都未在美国使用。另一著名酒商在2013年11月在其形象广告中使用「Untameable」。商标权人一方面赶紧设计「Untamed」品牌的相关产品，并于2016年对被告提出侵权诉讼。但被告认为，原告在2013年11月都没有在美国使用，故不能控告侵权。

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Lodestar公司的「Untamed」商标

本案中，商标权人Lodestar Anstalt（简称Lodestar公司）是一个小酒商，大约于2008至09年间，其想出了「Untamed」商标，其意思是「不受驯服的、野性的」[1]。其先在欧洲的列支敦士登取得注册商标「Untamed」，指定使用于威士忌、兰姆酒和其他蒸馏酒。2009年8月19日，其根据马德里议定书，以列支敦士登之基础案，申请二个国际注册案，包括「Untamed设计商标」和「Untamed文字商标」，并请求在美国延伸保护。而就「Untamed文字商标」，其主张的优先权日为2009年7月21日[2]。2011年10月，美国PTO公告其取得延伸保护[3]。

图1：「Untamed设计商标」和「Untamed文字商标」

图片来源：Lodestar Anstalt v. Bacardi & Company Limited, 31 F.4th 1228 (2022).

Lodestar公司在美国取得商标之后，在2009年到2011年间，只有极少量地将该商标用于自家销售的另一款「The Wild Geese Irish Soldiers & Heroes」品牌的威士忌酒瓶标签后面[4]。

2013年初，Lodestar公司老板拥有的另一家Avalon公司，为了「The Wild Geese Soldiers & Heroes」品牌开发新的兰姆酒，命名为「Premium Rum」和「Golden Rum」[5]。但仅在2013年4月于迈阿密举办的「2013年兰姆酒文艺复兴贸易展」的摊位上有过促销活动外，其后决定停止发展美国兰姆酒产品的计划[6]。

图2：送审的「Premium Rum」和「Golden Rum」酒瓶卷标中使用「UMTAMED」文字商标

图片来源：Lodestar Anstalt v. Bacardi & Company Limited, 31 F.4th 1228 (2022).

百加得公司于2013年11月广告宣传「Bacardi Untameable」

2013年11月，美国百加得公司（Bacardi U.S.A.）在美国开始使用「Bacardi Untameable」商标进行形象广告宣传。其并没有在酒瓶标签上使用「Untameable」，而是在各种媒体的广告内容中使用「Untameable」这个字[7]。请见下图其中一则广告。

图3：美国百加得自2013年11月起推出的广告

图片来源：Lodestar Anstalt v. Bacardi & Company Limited, 31 F.4th 1228 (2022).

就在2013年11月百加得公司开始对「Untameable」进行广告宣传不久之后，同样也是Lodestar公司老板拥有的另一家Protégé公司，在其网站上宣布即将推出一款新的「Untamed Revolutionary Rum」兰姆酒。Lodestar公司坦承，当时其实还没有真的开发出产品，其目的是想要对抗百加得公司，避免其取得「Untamed」商标[8]。

同一时期，Protégé公司也恢复了原本暂停销售的「The Wild Geese Soldiers & Heroes」兰姆酒，而开始进口Golden Rum产品和Premium Rum产品到美国，并进行批发销售[9]。

图4：Protégé宣布将推出一款新的「Untamed Revolutionary Rum」兰姆酒

图片来源：Lodestar Anstalt v. Bacardi & Company Limited, 31 F.4th 1228 (2022).

Lodestar公司提起侵权诉讼与法院判决

2016年8月，Lodestar公司对百加得公司提起侵权诉讼，认为百加得侵害其「Untamed文字商标」[10]。加州中区地区法院于2019年7月做成即决判决，判决Lodestar公司败诉[11]。Lodestar公司不服，提出上诉。

第九巡回上诉法院于2022年判决，维持地区法院判决，但理由略有不同。

国际注册延伸保护赋予优先权

第九巡回法院认为，在现行联邦商标法下，就算Lodestar公司是在2013年11月后才真实使用「Untamed文字商标」，但因为国际注册延伸保护的推定使用日，故Lodestar公司对该商标还是具有优先权[12]。

既然Lodestar成功获得延伸保护，取得优先权，而其优先权日，在本案中是其在国际注册中主张的2009年7月21日。百加得公司并未在2009年8月9日前实际使用「Bacardi Untameable」商标或提交「Bacardi Untameable」商标之申请，故Lodestar公司取得可以对抗百加得公司的优先权[13]。

自己在商业上使用才能提告

虽然申请延伸保护就可取得优先权，并进而可以对侵权人提告，但第九巡回法院指出，要依据第1114条或第1125条对他人提告侵权，都必须自己有在商业上使用商标，因此，Lodestar公司必须证明提起侵权诉讼之前，有使用该商标[14]。甚至，侵权人的使用行为，早于商标权人在美国真正开始使用日，商标权人仍然可以提告[15]。

法院认为，Lodestar最慢从2014年开始，已经在美国商业上真正使用「Untamed文字商标」，用于批发销售「The Wild Geese Soldiers & Heroes」品牌的兰姆酒标签上。虽然Lodestar在是在2014年才开始初次在美国真正使用，慢于2013年12月百加得使用「Bacardi Untameable」进行广告宣传，但法院仍认为，Lodestar其就取得的控告侵权的条件[16]。

不存在逆向混淆误认

要控告侵权成功，Lodestar仍必须证明，百加得广告和产品与原告商标存在混淆误认之虞[17]。

本案中，Lodestar主张的是逆向混淆（reverse confusion），因为百加得是著名的酒商，其使用系争商标，反而会让在Lodestar使用系争商标时，让消费者误以为与百加得有关连，其将使商标权人丧失对发挥该商标指示来源功能的控制力[18]。

但前提问题在于，要将哪些Lodestar的产品纳入逆向混淆误认判断的范围？第九巡回法院认为应该排除「Untamed Revolutionary Rum」这款产品[19]。其认为在控告侵权时，商标权人自己的使用，必须是真实使用（bona fide use），而非只是为了控告侵权而出现的象征性使用（token use）。原告开发的「Untamed Revolutionary Rum」产品，主要是看到百加得的广告宣传之后，为了保存其「Untamed」商标，才刻意为之的使用。因而，应将之排除于混淆误认判断之虞的分析范围[20]。

最后是混淆误认判断。地区法院认为，虽然二者都使用在酒类，但因为被告是作为品牌形象广告，而非具体使用在哪一款酒上；而原告使用是具体使用在兰姆酒，只是在「Wild Geese Soldiers & Heroes」品牌之酒瓶标签下方，只是作为一个口号。基于几个面向的不同，地区法院认为没有混淆误认之虞。第九巡回法院也支持地区法院看法，认为二者不会让消费者产生混淆误认之虞[21]。

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作者： 杨智杰 现任： 云林科技大学科技法律所 教授 经历： 云林科技大学科技法律所 副教授 真理大学法律系助理教授 真理大学法律系副教授 学历： 台湾大学法律系 中央大学产业经济所硕士 台湾大学法学博士 专长： 知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法