丹麦商Lego Juris A/S公司（Lego公司）向美国专利商标局（USPTO）申请注册两个组成元素相同，仅排列组合方式有异的商标。商标审查官要求Lego公司就其商标图样中不得注册部分声明不专用（disclaimer）。Lego公司以其商标虽为联合式商标（composite marks），但已构成单一商标（unitary marks），故无不得注册之部分为由，拒绝审查官之要求，申请案因此遭到核驳。Lego公司遂向美国商标审理暨上诉委员会（TTAB）提出上诉，寻求翻案……

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商标声明不专用与单一商标例外

在美国商标法上，声明不专用指联合式商标之注册人（registrant），表示其注册者为商标之整体，不及于声明不专用之特定部份[1]。任何由一个以上元素（elements）组成的商标，皆可被归类为联合式商标[2]。声明不专用的对象通常为联合式商标中具描述性、不实描述性、主要地理描述性、通用性及不具商标功能之部份[3]。美国联邦巡回上诉法院（CAFC）指出，声明不专用制度之政策理由在于：（1）使联合式商标中含有不得注册元素之申请人，亦得享有商标注册带来的好处；（2）避免注册商标权人于整体商标外，另就不得注册之描述性或通用性部份主张专用权。如此，竞争对手得以安心使用声明不专用之部份，无须担心注册商标权人之骚扰[4]。

现行联邦商标法15 U.S.C. § 1056(a)规定，USPTO得要求申请人将商标中不得注册的部分声明不专用以取得注册；申请人亦得自愿就所申请注册之商标中特定部分声明不专用。本项规定有三点值得注意之处：（1）法条用语为「得」而非「应」，故USPTO就要求声明不专用与否有裁量空间，申请人拒绝遵从者，USPTO得核驳其申请；（2）商标整体须具可注册性；亦即，该商标除不得注册之部分外，须至少有一额外部份；该部份单独或与不得注册部分结合后须具可注册性。又或该商标虽仅由数不可注册部份结合而成，但此结合体构成单一商标，产生有别于个别组成部份之意义，从而具可注册性；（3）申请人亦主动声明不专用，接受与否由USPTO决定。实务上，有些申请人为求审查过程顺利，主动声明不专用[5]。

实务上，多数申请人选择遵循审查官之要求，就其指定之部分声明不专用，以免延宕审查过程[6]。少数不愿意配合的申请人通常会以单一商标例外（unitary mark exception）作为拒绝之依据。亦即，联合式商标中不得注册之部分本应声明不专用，但若该联合式商标构成单一商标，则无须再就该部分声明不专用[7]。构成单一商标的条件是，该商标必须创造出单一且独特的商业印象。单一性测试的重点在于该商标组成元素之整合或合并，是否已达不可分离之程度[8]。CAFC提出三项判断因素：（1）是否有线条或其他设计特征实际上链接各组成元素；（2）各组成元素是否彼此接近或肩并肩排成一线；（3）各文字之本身之意义、文字意义间的关联性，及文字与商品或服务间之关联性。另外，单一性判断，应以一般消费者于正常营销条件下，接触该商标时所产生之反应为准[9]。

本案背景

Lego公司于2019年11月19日向USPTO申请于主要注册簿注册两个组成元素相同，仅排列组合方式有异的商标[10]如图一。

图一、系争商标图样

图片来源：In re Lego Juris A/S, 2022 USPQ2d 443 (TTAB 2022)

Lego公司表示，系争商标图样中之黑色、黄色及红色为商标之特征，非拉丁化文字「悟空小侠」则是MONKIE KID的中文对应词。这两个商标同样用于国际分类第9、16、21、25、28、41及42 类之商品及服务。这些商品及服务中有许多是专门给儿童使用的：例如，第9类商品包括儿童数字激光视盘(DVD)；第16类商品包括儿童出版品；以及第41类服务包括儿童游戏场所游乐设施之提供[11]。

商标审查官要求Lego公司就商标图样中的「KID」及「小侠」声明不专用。其理由为，「KID」及「小侠」为系争商品及服务使用者之描述性用语，不具识别性。Lego公司则主张系争商标构成单一商标，无须声明不专用，拒绝审查官之要求。申请案遭USPTO核驳后，Lego公司向TTAB提出上诉。TTAB受理，并应审查官之请求，将两案并案审理[12]。

TTAB认为系争商标无须声明不专用

TTAB认为本案Lego公司所申请注册的两个联合式商标皆构成单一商标，因此，无须声明不专用。

首先，系争商标存在若干串连不同元素的设计特征，因此，有利于单一性之认定。例如，MONKIE和KID两个字中间，插入了一个经过设计的猴头。在审查官眼中，此猴头是一个空格，分隔了MONKIE和KID。但TTAB则认为，猴头设计在物理上与MONKIE的最后一个字母及KID的第一个字母略为重迭，从而将MONKIE和KID串连起来。再者，KID的字母I上方的探出的卷尾，会让人产生猴子藏身于KID后面的感觉。中文字「侠」的卷尾设计，也产生类似效果[13]。

其次，审查官认为，KID是红色的，但商标中其他文字却是黄色的，这使得KID看起来与众不同。但TTAB则认为，由于串连MONKIE和KID的猴头设计兼有红黄两色，因此，这种色彩搭配有助于两个字的结合。MONKIE和KID两字下方红黄相间的横条设计，更有强化整体感的效果。因此，整体而言，系争商标中之元素已合并至不可分离之程度[14]。

最后，TTAB认为，在潜在消费者的认知中，「KID」及「小侠」并非系争商品或服务使用者的描述性用语。其理由在于，商标中猴子相关设计元素与各种特征的链接，造成有一种名为「monkey kid」的生物的印象。潜在消费者比较可能认为KID及小侠指的是商标图样所描绘「MONKEY KID」。因此，系争商标中可注册部分与不得注册性部分结合的结果，已产生了一个本身具独特意义的商标[15]。

结论

基于上述理由，TTAB认为系争商标中之「KID」及其中文对应词「小侠」，与其他元素已结合成为一不可分之整体（inseparable whole）。因此，声明不专用之要求应予免除。

备注：

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作者： 王思原 现任： 台湾世新大学智慧财产暨传播科技法律研究所副教授 经历： 台湾开南大学法律学系助理教授 台湾世新大学智慧财产暨传播科技法律研究所助理教授 学历： 台湾大学法律系 英国格拉斯哥大学法学硕士 英国新堡大学法学博士 专长： 知识产权法、著作权法、商标法、地理标示法