按欧盟商标规则（Regulation (EU) 2017/1001，EUTMR）第59(1)条规定，宣告商标无效之事由有二：一是该商标注册违反同规则第7条规定，另一是该商标申请时系基于恶意。是否为恶意，需参酌各项相关客观证据加以定夺。

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本案[1]原告Coinbase, Inc.于2014年6月4日取得文字标识「COINBASE」指定欧盟之国际注册（注册号1216587）（以下称在先商标），优先权日为2013年12月6日，并于2015年7月20日在欧盟就尼斯分类（The Nice Classification）第9、36及42类之商品及服务获得保护。

本案关系人bitFlyer Inc.则于2016年2月3日取得文字标识「coinbase」指定欧盟之国际注册（注册号1308248）（以下称系争商标），优先权日为2015年12月18日。欧盟智慧局（EUIPO）于2017年2月9日接受该注册。系争商标在欧盟之保护范围涵盖尼斯分类第9、35、36、38及42类之商品及服务。

2018年6月29日，Coinbase, Inc.依据EUTMR第60(1)(a)条以及第8(1)(b)条与第59(1)(b)条提交申请，请求EUIPO宣告系争商标无效。

无效部门（Cancellation Division）针对系争商标与在先商标所指定之商品及服务中的不类似项目（分别划归第9、35、36、38及42类底下），驳回无效宣告之申请。Coinbase, Inc.不服，遂向上诉委员会（Board of Appeal）提起上诉。

上诉委员会指出，鉴于系争商标指定用于「类似商品及服务」之部分业经撤销，因而争执范围仅限于「不类似商品及服务」；惟就该项目而言，并无证据显示bitFlyer Inc.当初申请行为出于恶意，故最终驳回Coinbase, Inc.上诉。

Coinbase, Inc.继而向欧盟普通法院（General Court）提起诉讼，主张上诉委员会裁决对EUTMR第59(1)(b)条之解释与适用有所违误，应予废弃。

认定恶意之时点与考虑因素

● 判断时点
诚如本案原告所言，评估有无恶意，系以系争商标申请人提交注册申请之时点为准，亦即2016年2月3日。

● 相关考虑因素
根据欧洲法院Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli一案[2]，判断恶意与否所需考虑的相关因素至少包括：

(1) 申请人明知或必须明知第三方在至少任一成员国，就相同或类似产品使用相同或近似标识，且可能与其所欲注册之标识发生混淆。

(2) 申请人有意妨碍第三方继续使用其标识。

(3) 第三方标识与申请人欲注册之标识各自享有的法律保护程度。

应注意的是，前述相关因素仅是例示，在依据EUTMR第59(1)(b)条所为之整体分析上，亦得斟酌：标识起源及其创造后的使用情形、将标识申请注册为欧盟商标所奠基的商业逻辑、以及促使提交申请的各项事件前后顺序等。

上诉委员会未充分考虑「相关」因素

● 争议范围
EUIPO指出，本案上诉范围仅限于「系争商标所有权人是否基于恶意将标识用于不类似商品及服务（该部分之商标保护仍为有效）」，与Coinbase, Inc.请求上诉委员会审理之范围（亦即无效部门驳回之部分）一致，故类似商品及服务并非本案上诉范围。

再者，上诉委员会虽多次在裁决中提及「类似商品及服务」，但系为回应Coinbase, Inc.质疑以及履行其说明论据之义务，并未将之视为审理范围，因此，其作法既未致生论理矛盾，亦未构成逾越权限（ultra vires）或超出起诉范围（ultra petita）的裁决。

然而，Coinbase, Inc.认为前述解释方式乃是过于严格且狭隘地评估有无恶意。

● 因素是否相关不以审理范围为限
普通法院表示，本案之审理范围固然如EUIPO所言，但在恶意评估上，仍应将所有「相关」因素纳入考虑：类似商品及服务既然属于系争商标申请案指定使用范围之一，评估有无恶意时自当予以斟酌。按原裁决内容，上诉委员会明显并未考虑到类似商品及服务，譬如：

判断在先商标与系争商标享有之法律保护程度时，表明仅需考虑不类似商品及服务。

判断妨碍他人使用之意图时，虽认定系争商标所有权人在不类似商品及服务上并无不诚实意图，但却完全未提及类似商品及服务。

提及宣告商标无效所依据之基本判断原则时，显然局限于本案审理范围，亦即不类似商品及服务。

判断系争商标所有权人有无潜在滥用行为时，并未明确指出相关证据涉及之商品及服务类型。

普通法院认为，尽管上诉委员会曾在判断在先商标之法律保护程度时，论及类似商品及服务，但这仅是作为选择性补充论述（optional addition），其考虑的重心仍是不类似商品及服务。

其次，上诉委员会在裁决中提及，如就部分商品或服务认定商标申请人系具备恶意，通常用于涉讼之全部商品或服务的商标均应撤销，但普通法院指出，纵然如此，其评估与调查结果仍是局限于不类似商品及服务。

更何况，上诉委员会承认，无效部门之裁决并未明确表示仅需就不类似商品及服务认定恶意与否，而仅是上诉委员会自己选择间接以此作为判断基础。

综合而言，上诉委员会的整体分析并未充分斟酌相关事证。普通法院同时指明，不该在其审查上诉委员会裁决之合法性时，才首度检视恶意问题；该问题应交由上诉委员会作成判断，并说明其裁决理由。

因此，普通法院判决废弃上诉委员会之原裁决。

结语

尽管本案之上诉委员会裁决系因未充分斟酌「相关」证据（指类似商品及服务）而遭到普通法院废弃，但这隐约也带出一个问题：亦即，上诉委员会是否有可能就「类似」与「不类似」之商品及服务分别作出「有恶意」与「无恶意」的不同判断结果？

按EUTMR第59(2)条规定，无效理由确实可能仅存在部分商品及服务上。但若从原裁决援引的佐审官（Advocate General）意见观察，似乎又存在不合理之处（担心变相鼓励申请人滥为指定用于原本无意使用之商品及服务）[3]。而上诉委员会在原裁决中亦未表明看法。

无论如何，本案目前仍待后续裁决，或许能为此一问题提供看法与建议。

备注：

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