商家在在线平台销售仿冒品时，在线平台是否要负辅助侵权责任？2023年7月美国第九巡回法院作出YYGM SA v. Redbubble案判决[1]，采取第二巡回法院2010年Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc.案的标准，不应课予平台太高的主动发现义务。不过，其认为对于仿冒的认定，只须着重在商标图样的高度近似，产品款式则不须要高度近似。

图片来源 : shutterstock、达志影像

原告商标与被告Redbubble平台

原告Y.Y.G.M. SA公司，拥有Brandy Melville这个品牌，制造销售衣服、居家用品等产品。其拥有的商标，包括Brandy Melville心形商标，以及LA闪电商标。心形商标是在Brandy和Melville中间有一个粉红色的心形，注册使用于服装、贴纸、珠宝和装饰品，Brandy Melville出售带有心形标记的标牌和壁挂。闪电商标则是用黄色字体写着「Los Angeles」，其中L的设计像闪电，注册使用于服装。Brandy Melville则出售带有闪电标志的T恤和连帽运动衫[2]。

表一：Brandy Melville的心形商标和LA闪电商标

数据源：美国专利商标局网站

Redbubble则是一个在线平台，艺术家可以在该平台上传他们的作品，消费者可指定某一作品印在衣服帽子等产品上，Redbubble平台会协助找厂商帮忙至作，并寄送商品到消费者手上[3]。

2018年时，Brandy Melville通知Redbubble平台，其网站上有侵害其商标的商品。Redbubble移除这些商标，并请Brandy Melville若还有发现其他侵权商品也可以再为通知。Brandy Melville隔天又作了第二次通知，增列了一些侵权商品[4]。

提起诉讼与过程

2019年5月，Brandy Melville决定控告Redbubble平台侵害商标。2021年6月，地区法院组成的陪审团裁决，认定Redbubble构成：(1)对心形商标和闪电商标构成蓄意辅助的商标仿冒（counterfeiting）；(2)对贰商标构成辅助侵权；(3)对各种未注册的「Brandy Melville」变体的商标构成辅助侵权[5]。

在陪审团裁决后，地区法院对于上述第(1)项心形商标的辅助商标仿冒，作为依据法律自为判决，因为原告Brandy Melville并未能提出Redbubble网站上有销售任何带有与类似的心形商标的产品的证据。但地区法院维持其他陪审团的认定[6]。

Brandy Melville随后请求永久禁制令、赔偿律师费及损害利息（prejudgment interest）赔偿，但地区法院驳回其请求。法院在禁制令的审查上认为，Brandy Melville在发现Redbubble网站上侵权到正式提告之间，等待了超过一年，这表示其在请求禁制令时，其并没有无法回复之损害[7]。

被告Redbubble网站认为，地区法院对于辅助侵权的判断标准并不正确。而原告Brandy Melville则对地区法院认为不构成仿冒与拒绝核发禁制令等部分，提起上诉。第九巡回上诉法院于2023年7月作出判决。

第九巡回法院第一次处理在线平台辅助侵权标准

首先，第九巡回法院先回答辅助侵权的认定标准。

联邦商标法并没有规定辅助侵权，而是1982年美国最高法院在Inwood案提出了辅助侵权的标准，只要一当事人「意图引起另一人侵害商标」或者「他知道或有理由知道另一人正在参与商标侵害，而继续提供产品给另一人」，就要负辅助侵害责任[8]。本案涉及的问题在于，Redbubble网站是否属于第二类的「知道或有理由知道」。

第九巡回法院指出，在之前的案件中曾经认定，如果对侵权蓄意视而不见（willfully blind to infringement），也符合「知道或有理由知道」此一类型[9]。而蓄意视而不见的要件为： (1)主观上相信侵权可能正在发生，及 (2)刻意行为以避免得知该侵权情事[10]。

Redbubble主张，蓄意视而不见需要知道具体的侵权者或侵权情事。而 Brandy Melville则主张，并不须要有此具体知情，因为被告在得知一般知情（general awareness）之后，有义务采取合理的更正行为[11]。

参考其他巡回法院标准

第二巡回法院在2010年曾经判过的Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc.案。其认为，要求网络服务提供者负责，必须比一般性的知情或有理由知道其平台被用于销售仿冒产品，知道得更多，才能要求其负起责任[12]。在该案中，由于检举的Tiffany并没有指出具体的正在销售仿冒品的销售者，且eBay移除了透过其他来源而识别的仿冒品清单，所以eBay并不负辅助侵权责任[13]。

第四巡回法院在2012年的Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc.案，也得出类似结论。认为只有一般性的知情，知道有部分比例的购买者在参与侵权活动，并不足以构成辅助侵权[14]。

因此，第九巡回法院认为，就算强调蓄意视而不见，也必须先知道具体的侵权者或具体的侵权情事，然后才有蓄意视而不见的责任[15]。如果被告知道具体的侵权情事，并尽到善意努力（bona fide efforts）发掘并阻止该侵权，就不须负相关责任。至于何谓善意努力， 要看具体情况而定。如果有具体的检举，在线平台移除侵权产品网页列表并对重复侵权的商家采取适当的行动，应该已经足够被认为，没有蓄意视而不见[16]。

因为地区法院对于辅助侵权标准没有清楚讨论，故第九巡回法院将此部分撤销发回，希望地区法院根据上述标准，重新审视本案被告是否构成辅助侵权[17]。

仿冒的认定只需要商标图样的高度近似

但是，第九巡回上诉法院也判决原告Redbubble的上诉部分有理。

根据美国商标法的侵权，若被认为属于仿冒（counterfeit），在赔偿上会有较高的赔偿金。美国商标法第1117条有三种赔偿金的计算。第1117条(a)，针对一般混淆误认侵权，可以请求原告所受损害、被告获利，和诉讼成本。但若是仿冒的侵权，则可根据第1117条(b)请求三倍损害赔偿，或第1117条(c)请求法定损害赔偿金。

地区法院认为，所谓的仿冒，不但要商标一模一样或高度近似，产品上也必须一模一样或高度近似。而其认为的近似，不能只是商品类别上近似，必须有非常近似的商品款式。也就是说，被告Redbubble网站上虽然有卖使用心型商标的衣服，但该衣服设计款式与原告Brandy Melville使用心型商标的衣服款式差异较大。地区法院认为，原告没有提出证据，证明Redbubble网站上有卖接近款式的衣服，故不构成仿冒[18]。

美国商标法对「仿冒」的定义为：「与注册商标相同或实质上无法区分的虚假商标。[19]」第九巡回法院认为，从定义来看，只强调商标图案是高度近似，但没有强调产品款式要一模一样或高度近似[20]。

尤其，当商标属于著名商标时，就算产品不近似，只要商标图案近似，就可能引起消费者混淆误认。第九巡回法院认为，地区法院没有考虑到，Brandy Melville的心型商标已经很著名，单独出现就可能让消费者被混淆，故只要产品类别一样，就可能构成仿冒[21]。

第九巡回法院认为，地区法院对仿冒的认定采取错误标准，故将本案撤销发回重审[22]。此外，地区法院认为，原告拖了一年才提出诉讼，故没有无法回复之损害，而不同意核准永久禁制令。第九巡回法院则认为，仅迟延了一年并不能说是太久，且迟延问题与是否有无法回复损害的判断，是不同的问题。故就地区法院不核发禁制令此点，第九巡回法院也撤销原判决，并发回重审[23]。

备注：

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作者： 杨智杰 现任： 云林科技大学科技法律所 教授 经历： 云林科技大学科技法律所 副教授 真理大学法律系助理教授 真理大学法律系副教授 学历： 台湾大学法律系 中央大学产业经济所硕士 台湾大学法学博士 专长： 知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法