若先前曾经对商标之使用达成和解，约定彼此使用的界线，事后再违反和解契约，可能会被认为具有恶意，导致更高额的损害赔偿金。2023年8月9日，美国第四巡回法院作出Dewberry Engineers Inc. v. Dewberry Group, Inc.案判决[1]，认为被告违反双方之前的和解协议，故存在恶意，须将自己和附属事业的所获利益，都拿出来赔偿。

图片来源 : shutterstock、达志影像

二公司都使用Dewberry商标并于2007年曾签署保密协议

原告是设于北弗吉尼亚州，提供房地产服务的Dewberry Engineers公司（以下简称Engineers公司）。被告则是设于乔治亚州亚特兰大，提供房地产服务的Dewberry Group公司（以下简称Group公司）。其早期名称为Dewberry Capital，其有许多附属事业，都由同一位老板John Dewberry所持有[2]。

由于这两家公司都提供房地产服务，他们之前曾经对商标的争议有过纠纷。其中，Engineers公司2003年已申请注册联邦商标，Group公司挑战Engineers公司在联邦所注册的商标。Engineers公司则控告Group公司侵权，Group公司也反控Engineers公司之普通法上商标权[3]。

表一、两家公司联邦注册商标比较表

数据源：美国专利商标局网站

后来，双方在2007年签署一保密协议，双方约定，允许亚特兰大的Group公司，可继续使用Dewberry Capital商标，但不可在建筑和工程服务上使用Dewberry商标[4]。

Dewberry Group公司重新打造品牌违反了和解协议

2017年，Group公司重新打造其品牌，将公司名称从Dewberry Capital改为Dewberry Group，并开发「Studio Dewberry」品牌，用于建筑设计服务[5]。

表二、Dewberry Group的相关商标

数据源：美国专利商标局网站

另外。Group公司也在弗吉尼亚州进行不动产开发活动。在重塑品牌过程中，老板John Dewberry曾要法律顾问David Groce进行评估，但从没告诉他2007年前的双方诉讼与保密和解协议[6]。

2017年12月，Engineers公司对Group公司提出警告信，而David Groce回信表示道歉，且进一步承诺「不会尝试将 Dewberry Group一词注册为房地产开发服务」，或「在弗吉尼亚州、马里兰州或哥伦比亚地区的任何现在或未来的房地产开发或相关服务中使用该用语」[7]。

地区法院一审判决

2020年5月，Engineers公司对Group公司提起诉讼。Engineers公司主张，Group公司违反之前的协议，另主张侵害其商标[8]。

弗吉尼亚东区地区法院作成即决判决，判决Engineers公司胜诉，认为Group公司直接违反了双方的协议，包括Group公司于建筑设计服务新发展的「Studio Dewberry」，以及在弗吉尼亚州进行事业活动[9]。

就侵害商标的部分，地区法院根据第四巡回法院1984年的Pizzeria Uno案所建立的混淆误认判断标准，认为Group公司所设计的新商标，与原告Engineers 公司的商标很明显地构成混淆误认之虞[10]。

地区法院在讨论损害赔偿计算时，认为Group公司向同一老板John Dewberry所持有的附属事业提供服务，因此在计算损害赔偿时，法院将所有参与侵权活动的附属事业当成单一实体，认为所有附属事业相关的获利都要剥夺。地区法院判定，被告一共要将4300万美元的所获利益吐出作为赔偿金[11]。

Group违反2007年所曾签署的和解协议

Group公司不服地区法院判决，向第四巡回法院上诉。

就是否违反之前的和解协议部分，第四巡回法院驳回Group公司的每一项主张。一，法院认为，在协议的契约文字中写的非常清楚，故不须要传唤证人提出口头证据。二，Group公司在弗吉尼亚州夏绿蒂镇的开发项目，因陷入困境造成的负面宣传，让Engineers公司的声誉受到影响，故可提出诉讼。三，Group公司主张，其开展的建筑设计事业，并不须要建筑许可，只是内部咨询事业。第四巡回法院认为，有无违反和解协议，与是否需要获得执照，二者无关[12]。

被告不可再主张自己乃商标先使用者

对于商标侵权部分，第四巡回法院认为，基于双方2007年所签署和解协议中的明确文字，Group集团不可再主张自己是Dewberry商标的先使用人。不过，Group公司主张，他们并非要挑战Engineers公司商标的有效性，而只是在商标侵权诉讼中提出抗辩，而这并非该和解协议所禁止之行为。

但第四巡回法院认为：「这个区分并没有真的不同。...Group公司很可能拥有该商标的优先权，但当它同意不质疑Dewberry Engineers的商标注册时，它就放弃了主张这一主张的权利。[13]」

进而，第四巡回法院审查混淆误认之虞之各因素，包括造成消费者真正混淆之证据，最后同意地区法院所为的认定，亦即新设计的商标确实与Engineers公司商标存在混淆误认之虞[14]。

对于商标侵权所请求的衡平救济和损害赔偿，第四巡回法院支持地区法院所作的所有救济。虽然Group公司主张，法院核发永久禁制令，将造成其创始者 John Dewberry无法使用其本人姓名于建筑事业上。但第四巡回法院认为，其只是在执行双方2007年达成的和解协议的条款[15]。

被告具有恶意故将附属公司之获利一并剥夺？

第四巡回法院认为被告Group公司的使用具有多项恶意，被告多处违反和解协议，以及集团总法律顾问做出虚假保证[16]。而因为这些恶意，第四巡回法院认同地区法院判决，可剥夺被告所获利益。

不过，地区法院判决，要将被告所有附属公司的利益一并剥夺这点，产生争议。被告Group公司主张，在第四巡回法院2006年的CareFirst of Maryland v. First Care案中，原告必须提出被告有想要利用原告商标之商誉以获取利益，才能够判决剥夺被告所获利益。第四巡回法院解释，本案与CareFirst案不同，因为本案出现了更多的Group公司具有恶意的证据[17]。

另外，地区法院判决剥夺被告所获利益时，认为被告Group公司的附属公司的利益也该一并剥夺，是参考了第五巡回法院2008年的American Rice v. Producers Rice Mill 案。第四巡回法院认为，地区法院的论理并没有问题[18]。

Quattlebaum法官则提出不同意见。其认为：一，二公司的系争商标间是否存在混淆误认之虞，此类问题应由陪审团而不是法院根据即决判决来解决[19]。二，他认为，返还的不当得利不应根据Group公司之附属事业的利润来计算[20]。 三，与第五巡回法院2008年的American Rice案不同的是，Group公司从未实现来自附属公司的收入[21]。

备注

好消息～北美智权报有微信公众号了！ 《北美智权报》内容涵盖世界各国的知识产权新闻、重要的侵权诉讼案例分析、法规解析，以及产业与技术新知等等。 立即关注北美智权微信公众号→ NAIP_IPServices ～欢迎读者分享与转发～

【本文只反映专家作者意见，不代表本报立场。】

作者： 杨智杰 现任： 云林科技大学科技法律所 教授 经历： 云林科技大学科技法律所 副教授 真理大学法律系助理教授 真理大学法律系副教授 学历： 台湾大学法律系 中央大学产业经济所硕士 台湾大学法学博士 专长： 知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法