北美智权股份有限公司

在美国商标法上，商业外观一词通常指关于某一商品或服务之整体商业印象，包括商品包装的元素、商品形状、门市或餐厅的视觉或其他元素，或其他得以指示来源的表征。值得注意的是，有些法院对商业外观一词的运用较为宽松，将颜色等其他非文字标识也涵盖在内[1]。

商业外观的识别性认定，向来是美国商标法上的棘手问题。争议的关键之一在于，商业外观得否具先天识别性。美国最高法院曾两度介入此问题。在1982年的Two Pesos案中，最高法院认为商业外观未必不具先天识别性[2]。2000年的Wal-Mart案进一步将商业外观类型化为「产品包装「（product packaging）及「产品设计」（product design）。前者得具先天识别性，后者在法律上不具先天识别性，只能透过第二意义取得后天识别性。产品设计不具先天识别之理由为：（1）消费者通常不会依赖产品设计来识别来源；（2）模糊不清的产品设计先天识别性规则，会让主张权利者太容易藉由法律诉讼吓阻潜在市场进入者，有碍公平竞争；（3）产品设计往往已受到著作权或设计专利等其他知识产权之保护[3]。最高法院虽在某种程度上界定商业外观之先天识别性问题，但并未建立判定商业外观识别性之具体判断标准，而是留待下级法院来解决。

Palacio del Rio公司以其位于德州圣安东尼的Hilton Palacio del Rio旅馆建筑设计外观的面河侧及面街侧，分别于2019年5月2日及5月20日，向美国知识产权局申请注册服务标志。两申请案皆指定使用于国际类别第43类之旅馆服务、会议、展览及交谊设施之提供。

图一：系争服务标志申请注册图样

图片来源：In re Palacio Del Rio, Inc., 2023 USPQ2d 630 (TTAB 2023)

USPTO审查后认为，系争建筑设计外观属不具识别性之商业外观，于2021年10月27日作成书面最终核驳处分。Palacio del Rio公司向TTAB提出上诉。TTAB应审查官之请求，将两件上诉案合并审理[4]。

首先，TTAB遵循最高法院的类型化模式，将系争建筑设计商业外观定性为得具先天识别性之产品包装。依TTAB的见解，由于旅馆服务是在旅馆内提供或销售，因此旅馆建筑设计之性质近似于与产品包装[5]。

先天识别性判断之重点在于，消费者接触到系争标识时，是否会立即以之作为指示来源及区别竞争者商品或服务之依据[6]。TTAB于本案采用Seabrook测试[7]。TTAB于本案采用Seabrook测试，作为先天识别性判断之标准。Seabrook测试包括下列4项因素，任何一项因素均足以单独决定商业外观是否具有先天识别性：

（1）系争标识是否为常见之基本之形状或设计；
（2）系争标识于其使用领域中是否独特或不常见；
（3）系争标识是否仅为该特定服务类别中，常用且众所周知的装饰形式之改良；
（4）系争标识能否创造出有别所附随之文字之商业印象。

由于申请人提出之证据相同，TTAB将前3项因素合并审酌，认定系争建筑设计不具先天识别性。本案之建筑物是由网格形状的旅馆房间、光滑的柱子、向外延伸的皇冠及拱门等元素组成。这些元素在旅馆业领域并非独特或不平常的设计，而是旅馆建筑普遍采用或众所周知装饰形式的改进，并未见有别于竞争同业之不同建筑外形特色。因此公众只会将之视为其所提供旅馆服务的「装饰」，而非与其他第三方提供的旅馆服务相区别的标识[8]。

另外，由于申请注册之图样中并未包含文字元素，因此不适用Seabrook第4因素[9]。

申请人主张，即使系争商业外观不具先天识别性，也已就建筑整体外观取得后天识别性。后天识别性之取得，应由申请人负最终举证责任。证明后天识别性所需之证据数量并无固定的规范，判断标准不在于申请人努力的程度，而在于其是否能成功地在公众意识中，建立系争标识与单一来源之连结。TTAB认为，由于本案所涉及者为模块化建筑设计的共通元素，因此申请人应负较重之举证责任[10]。

TTAB于本案采用Converse测试[11]，作为后天识别性判断之标准。Converse测试包括下列6项因素，任何一项因素均不足以单独决定系争商业外观是否具有后天识别性，必须审酌与其使用相关之一切情状加以判断：

（1）实际购买者将商业外观与特定来源联系起来(通常透过消费者调查来衡量，但消费者调查的欠缺并不当然排除后天识别性之认定)；
（2）使用的时间长短、程度及独家性；
（3）广告的数量及方式；
（4）销售数额及顾客数量；
（5）他人故意仿袭；
（6）媒体对于该服务主动报导与该商业外观相关服务的数据[12]。

由于申请人并未就第1及第5项因素提出调查资料及相关证据，因此无须加以审酌[13]。至于其他几项因素，TTAB针对此案提出以下的见解。

Converse因素2：申请人主张，自1986年4月30起，系争建筑设计已在实质上持续且独家地作为商业外观使用。TTAB对于使用之期间无异议，但认为其使用之范围仅限于德州圣安东尼市[14]。

Converse因素3：申请人主张，自1968年起，已花费数十万美金于广告及营销，触及数百万人，吸引世界各地消费者，并持续提升公众认知度。TTAB则认为，Hilton Palacio del Rio已营运将近55年，因此该广告费用并不算高。申请人的广告并未特别鼓励消费者或相关事业将系争建筑设计视为表彰来源之标识。由于其广告之方式，并未突显建筑设计元素本身，因此不可能创造出独立于Hilton Palacio del Rio名称之商业印象[15]。

Converse因素4：申请人主张，过去10年间已服务约200万客户，平均每年达20万人，而且其在广告及营销上的努力，已为旅馆带来数百万美元营收。TTAB则认为，就整体脉络加以观察，申请人提出的营销数字与消费者是否认知系争建筑设计为表彰其服务来源之标识间，并无直接关联[16]。

Converse因素6：申请人提出17篇文章及一个讨论Hilton Palacio del Rio旅馆建筑的网站，作为媒体主动报导的证据。TTAB指出，文章来源都来自德州圣安东尼奥当地报纸或专业建筑期刊。所有文章及网站报导的都是同一个故事：系争建筑是为了1968 年在当地举办的HemisFair世界博览会而建造，并采用预铸的模块化建筑技术。媒体报导只显示出「模块建筑」在当时是创新的建筑技术，并未显示消费者将系争建物作为申请人提供旅馆服务来源的依据[17]。

就以上各项因素综合判断，有鉴于系争建筑设计之高度不显著性，申请人提出之证据未能说服TTAB该商业外观已取得后天识别性[18]。

商业外观的识别性认定，向来是美国商标法的难题之一。最高法院将商业外观类型化为产品包装及产品设计；前者得具先天识别性，后者不具先天识别性，只能透过第二意义取得后天识别性。本案中，TTAB将系争旅馆建筑外观设计定性为得具先天识别性产品包装。在识别性判断上，TTAB先根据Seabrook测试认定其不具先天识别性，后依Converse测试认定其未取得后天识别性。因此，USPTO之核驳处分予以维持。

Mark D. Janis, Trademark and Unfair Competition in a Nutshell, 3rd (West Academic Publishing, 2021) 47-8.
Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763 (1992).
Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc., 529 U.S. 763 (2000).
In re Palacio Del Rio, Inc., 2023 USPQ2d 630, at *1-3 (TTAB 2023).
Id, at *11.
Id, at *12.
Seabrook Foods, Inc. v. Bar-Well Foods, Ltd., 568 F.2d 1342, 196 USPQ 289, 291 (CCPA 1977).
Id, at *21.
Id, at *27.
Id, at *27-9.
Converse, Inc. v. ITC, 909 F.3d 1110, 128 USPQ2d 1538, 1546 (Fed. Cir. 2018).
Id, at *29-30.
Id, at *30.
Id, at *29-32.
Id, at *32-33.
Id, at *33-34.
Id, at *34-35.
Id, at *35.