美国惠而浦（Whirlpool）公司销售KitchenAid立式搅拌机，并在美国申请搅拌机的立体形状商标。中国深圳三利达公司近年开始生产外形类似的搅拌机，在在线平台销售。惠而浦得知后，于2022年向美国法院请求初步禁制令，要求三利达停止销售并回收产品。被告虽然提出一些抗辩，但美国第五巡回法院于2023年8月判决[1]，支持地区法院的禁令，令被告停止销售并回收产品。

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惠而浦KitchenAid的搅拌机与商标

惠而浦公司拥有搅拌机品牌KitchenAid的相关商标。该立式搅拌机的造型具有子弹形的头部、倾斜的颈部和时尚的设计（如图1）。1992年时，美国知识产权局核发惠而浦KitchenAid搅拌机立体形状设计的商标。且原告对该款搅拌机花费数百万美元广告支出在各种烹饪节目中，故为美国一般消费者所熟知[2]。

图1：惠而浦拥有的KitchenAid立体形状商标（商标注册号第1711158号）

图片来源：美国知识产权局

图2：惠而浦KitchenAid立式搅拌机

图片来源：Whirlpool Corp. v. Shenzhen Sanlida Elec. Tech. Co., No. 222CV00027JRGRSP,
2022 WL 1797048, at *1 (E.D. Tex. Apr. 19, 2022).

被告深圳三利达公司推出的搅拌机

被告是中国大陆的深圳三利达电子科技公司（简称三利达），也制造销售搅拌机产品，品牌名为COOKLEE和PHISINIC。近年其推出立式搅拌机，下面是COOKLEE和PHISINIC直立式搅拌机的照片。被告乃透过在线销售管道，进入美国市场[3]。

图3：原告立式搅拌机与被告被控侵权产品（红色款）

照片来源：Whirlpool Corp. v. Shenzhen Sanlida Elec. Tech. Co., Ltd., No. 22-40376, 2023 WL 5498069,
at *1 (5th Cir. Aug. 25, 2023)

原告请求法院核发初步禁制令

2022年1月，惠而浦在德州东区地区法院提起诉讼，主张被告侵害其商标和产品外观保护，并请求法院核发初步禁制令，禁止被告销售系争侵权产品[4]。

惠而浦主张，其已经通知了三利达的法定代表人，也将起诉书等文件寄到被告公司的电子邮件信箱，故于3月请求法院召开初步禁制令的听证[5]。惠而浦和深圳的律师均出席了初步禁令听证会[6]。

听证会后，治安法官（magistrate judge）提出一份报告和建议，支持核发初步禁令。经过一系列攻防后，2022年8月，地区法院采纳治安法官的修正建议，同意核发禁制令。其要求深圳三利达立即停止进口、销售、推广和分销其搅拌机，并「召回和保留被控侵权的搅拌机并向法院提供召回和保留之证据」，另责令惠而浦缴纳10,000美元的保证金[7]。

被告主张该案传票没有正式送达

三利达就此初步禁制令，向第五巡回法院提出抗告，请求暂缓禁令生效。2022年10月12日，第五巡回法院驳回深圳市之请求，并于2023年8月25日正式做出判决，说明为何支持地区法院的初步禁制令。

本案第一个争议在于，被告主张，原告应将起诉书与传票等相关法律文件，依照《海牙公约》正式送达给外国公司，法院才有权核发初步近制令。但第五巡回法院认为，只须有通知被告即可，并不须要正式送达。事实上原告确实已经通知被告，且被告的律师也出席初步禁制令的开庭[8]。

第五巡回法院也指出，如果对海外公司都要用《海牙公约》正式送达才能进行初步禁制令审查程序，那么被告的侵权活动就可以多持续几个月时间，这样并不合理[9]。

初步禁制令之考虑因素

在美国，原告若要请求初步禁制令，必须证明四个因素。第一个因素为本案胜诉有实质可能性[10]。其中，要证明本案胜诉可能性，必须证明：(1)原告拥有的是有效的商标，和(2)被告产品可能会产生来源、隶属关系、赞助关系之混淆[11]。被告所提出最主要的论点，就是认为原告KitchenAid立式搅拌机的立体形状商标具有功能性，而应属无效商标。

在美国，只要商标获得美国知识产权局注册，就推定其有效。除非被告能够证明该商标具有无效事由。被告三利达主张，原告该形状商标具有功能性，因为该搅拌机的头、L形的基座（包括底座和直立支撑臂）是直立式搅拌机运作必须具有的部分[12]。

KitchenAid搅拌机立体形状商标具有功能性？

最高法院判断商标是否具有功能性时，主要采用二个检测法。一，如果产品特征是使用该商品目的所必要，或者会影响该商品成本或质量，就具有功能性[13]。

第五巡回法院认为，被告无法证明，该搅拌器的外部样式是该设备运作的原因。而且，市场上的竞争产品众多，其中也不乏被告生产的其他造型的搅拌机。值得注意的是，被告没有证明搅拌机头的具体形状或支架的斜度会影响这些竞争对手的成本、质量或功能[14]。

功能性的第二个检测法与竞争有关，较少被使用。其标准为，若某种产品特征被独家使用，会使竞争对手处于与声誉无关的显著劣势，该特征就具有功能性[15]。但第五巡回法院认为，市场上存在其他造型的竞争产品，即使其吸引力可能较低或较不美观，但就表示并不会使竞争对手处于显著劣势[16]。

在上述二个检测法判断下，第五巡回法院认为，原告KitchenAid的立体商标和产品外观不具有功能性，故可获得保护[17]。

被告产品与原告商标存在混淆误认之虞

进而要初步证明被告产品和原告商标具有混淆误认之虞。地区法院发现，被告产品和原告的立体商标，确实存在混淆误认之虞。因为，被控侵权的搅拌机具有相似的斜度和几何形状，出售给相似的购买者（即，它们出售给个人使用而非商业用途），并在相同或相似的管道（特别是在线零售商）进行销售[18]。

被告三利达主张，其他因素可能支持不存在混淆，例如，三利达的搅拌机具有其他显著特征，包括额外的旋钮或可见的品牌。第五巡回法院认为，这一点或许正确，但是混淆误认各因素还需要综合权衡，尽管如何权衡这些因素存在争论，但还不足以让上诉法院认定地方法院的判断存在明显错误[19]。

因此，最后第五巡回法院支持地区法院所核发的初步禁制令。

备注：

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作者： 杨智杰 现任： 云林科技大学科技法律所 教授 经历： 云林科技大学科技法律所 副教授 真理大学法律系助理教授 真理大学法律系副教授 学历： 台湾大学法律系 中央大学产业经济所硕士 台湾大学法学博士 专长： 知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法