美国糖果品牌Sour Jack以销售楔型软糖为特色。最初将软糖设计为楔型是因为模仿西瓜造型，其所属的PIM公司并注册了立体颜色商标。2023年9月7日，美国第三巡回上诉法院就PIM Brands Inc. v. Haribo of America Inc. 案[1]，认为PIM公司的所注册的带有红白绿颜色的楔形糖果的联邦注册商标应予撤销，因为该商标作为一个整体，乃具有识别该糖果口味之功能。

图片来源 : shutterstock、达志影像

PIM公司注册西瓜颜色形状糖果商标

PIM Brands公司生产销售糖果。其在2000年代初推出Sour Jacks Wedges软糖后，其想将该糖果的外型与颜色申请取得联邦商标注册。一开始PIM申请时，只强调糖果的楔形形状，但美国专利商标局 (USPTO) 的审查官拒绝该申请案。故之后PIM在其所申请注册商标中，除了糖果形状外，也增加了颜色描述[2]。

PIM在楔形糖果的形状外，增加了红色、白色、绿色等文字描述后，取得了联邦注册商标。后来，PIM又销售其他口味的楔形糖果，包括绿苹果、黄柠檬等。故PIM之后又申请了一个三颜色的楔形糖果商标，但未指定颜色[3]。本案涉及的是第一个商标，亦即红白绿颜色的楔型形状商标。

图1：Promotion In Motion的二个楔形糖果商标

数据源：USPTO

图2：Sour Jacks Wedges 软糖的几种口味

图片来源：https://pimbrands.com/brands/sour-jacks-sour-candy-and-wedges/

PIM 公司控告Haribo公司的西瓜口味糖果侵权

另一家软糖制造商Haribo公司，随后推出与PIM糖果形状和颜色相似的西瓜耐嚼糖果，其形状比较细长。请见下图3，但一样采用红色白色绿色元素[4]。

图3：Haribo的西瓜软糖

图片来源：https://www.candywarehouse.com/products/haribo-gummy-watermelon-3lb-box

2019年6月，PIM Brands在纽泽西州地区法院对Haribo提起侵权诉讼。 PIM主张，Haribo构成联邦商标法的商标和商业外观（立体商标）侵权，以及违反纽泽西州的不公平竞争法[5]。但被告Haribo主张该商标具有功能性，而不该获得商标注册[6]。

地区法院认为，Haribo 已经尽了举证责任，证明PIM 的商标具有功能性，就此争点不存在实质事实争议，故做成简易判决，不须召开陪审团，直接判决PIM商标无效[7]。

PIM公司主张楔型本身具有识别性

PIM向第三巡回法院提起上诉。PIM的上诉理由在于，其虽然承认其西瓜糖的颜色具有功能性，因为它可以识别糖果的味道。然而，其主张糖果的楔形形状本身单独来看具有识别性，可让消费者识别出自家品牌。故PIM认为，地区法院在评估该商标功能性时，将楔形形状和颜色一起进行考虑，是错误的判断方式[8]。其认为楔型具有识别性，故纵使加上西瓜配色，并非完全由功能性组成，故其商标应有效。

第三巡回法院认为Ezaki Glico案的功能性分析

第三巡回法院认为，除了品牌之外表现出任何实用性（usefulness）的设计都是具有功能性，不能作为商标受到保护[9]。其引用2021 年Ezaki Glico v. Lotte International America案判决中的功能性的标准：「即使所选设计既能宣传品牌，又能『让产品更好用』，其也是功能性的，而不受保护。[10]」

PIM辩称，根据Ezaki Glico案的标准，第三巡回法院必须独立分析商业外观的数个特征，以判断个别特征是否具功能性[11]。但第三巡回法院认为，PIM的主张，过度解读Ezaki Glico案的论述。在该案中，上诉法院之所以将Ezaki Glico的Pocky巧克力棒的组合商业外观（一种部分浸有巧克力的棒状饼干）的各个部份分开讨论，是因为不同部分有助于实现不同的功能：饼干的棒状形状可以让包装更方便，而饼干条只有部分包覆巧克力是为了让消费者有地方拿干净的饼干把手[12]。

相较于Ezaki Glico案的巧克力棒，本案的三颜色和楔型这两个设计，一样都具有识别西瓜口味的功能。第三巡回法院认为：「当功能的几个设计共同发挥功能时，我们不会分开分析，而是一起考虑这些设计」[13]。

第三巡回法院认为，在讨论联邦商标法15 USC § 1052(e)(5)中禁止取得功能性商标的规定时，如果产品的整个商业外观具有一个功能，并且每个特征的设计都有助于该功能，则该产品的整个商业外观就是功能性的。

其指出，禁止具有功能性的门坎很低，只要该设计中，除了赋予该产品识别其来源之外，给该厂商显著竞争优势，就算具有功能性[14]。

西瓜配色搭配楔型的功能就是识别口味

双方都同意，红色白色绿色三种颜色的配色，主要功能就是识别西瓜口味[15]。争议在于，是单纯三颜色具有指示西瓜口味功能，还是，三颜色搭配楔型也是在强化这个功能？

第三巡回法院将PIM的糖果与实际的西瓜切片进行图片并排比较，认为图片比较胜过千言万语。可以看出，左边的糖果和右边的实际西瓜切片，两个物体的形状、颜色甚至方向都匹配[16]。

图4：PIM Brands的西瓜口味糖果和实际西瓜切片

数据源：PIM Brands Inc. v. Haribo of Am. Inc., No. 22-2821, 2023 WL 5763347, at *3 (3d Cir. Sept. 7, 2023)

虽然PIM辩称，二者仍存在细微差异，包括该糖果没有黑色种子，和绿色部分较厚等。但巡回法院指出，PIM在其上诉口头辩论中，承认该糖果不需要完全复制西瓜，而只是唤起消费者的感觉。使用三颜色的配色是想让消费者联想出西瓜口味，但若糖果形状使用绳索或丝带形状，会减低消费者的这种联想；若搭配使用楔形形状，消费者的联想就很直觉。故其具有同样的功能[17]。

第三巡回法院认为红白绿三色和楔型作为糖果的商标，二者一起指示糖果口味，而不得注册商标。不过，单纯楔型本身，也许具有来于识别性而不具功能性。前述提到PIM Brands另一个未指定颜色的立体商标，未必就会无效。不过那个商标并不在本案讨论范围[18]。

备注：

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作者： 杨智杰 现任： 云林科技大学科技法律所 教授 经历： 云林科技大学科技法律所 副教授 真理大学法律系助理教授 真理大学法律系副教授 学历： 台湾大学法律系 中央大学产业经济所硕士 台湾大学法学博士 专长： 知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法