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2015 年 05 月 06 日

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潜藏在纯软件创作类型新型专利背后的魔鬼

张宇凯／北美智权教育训练处专利工程研究员

去年年中的时候，台湾网络租(售)屋商务平台的老大「591租屋网」与老二「好房网」互相正面杠上。「591租屋网」首先向台湾“公平会”检举好房网的「出租对象导出功能」功能有针对591的意图，而「好房网」则向台湾“公平会”检举「591租屋网」涉嫌抄袭「好房快租APP」服务以作为反击。

接着，两方的战火更在「好房网」向台湾“知识产权法院”提告「591租屋网」侵犯「好房网」已取得之M476330与M478209专利权下，由公平交易法延伸至专利侵权诉讼的范畴（请参见以下之好房网控告591租屋网大事纪整理内容）。

表1：好房网控告591租屋网大事纪

时间	事件
2014年04月11日	「好房网」取得「即拍即刊」专利 (证书号M476330)
2014年05月11日	「好房网」取得「个人图文备注」专利 (证书号M478209)
2014年05月07日	「591租屋网」向公平会检举好房网的「出租对象导出功能」功能有针对591的意图
2014年06月09日	「好房网」向公平会检举，「591租屋网」涉嫌抄袭「好房快租APP」服务
2014年07月09日	「591租屋网」向媒体表示「好房网没专利、没商标，抄袭一说子虚乌有
2014年07月31日	「好房网」向智慧财产法院提告「591租屋网」侵犯「好房网」已取得之M476330与M478209专利权
2014年10月01日	「591租屋网」向智财局申请举发，请求撤销新型专利M476330
2015年01月06日	「591租屋网」指出，由于我国新型专利采形式审查，未对是否合于专利要件进行实体审查，即赋予专利权，为防止权利人滥行权利，故专利法第116条规定，新型专利权人行使权利前，应先提示新型专利报告，此即是在避免同业间利用申请新型专利为不正商业竞争手段。
2015年01月07日	公平会裁示「591租屋网」与「好房网」双方都没有任何违反公平交易法情事
2015年01月09日	「好房网」声明，公平会的处分无法掩盖数字科技侵害好房网知识产权的事实，无违反公平法不代表没有侵害专利的知识产权。
2015年02月10日	「591租屋网」申请M476330之新型专利技术报告「好房网」申请M478209之新型专利技术报告
2015年02月25日	新型专利M476330举发成立

事实上，不管是「591租屋网」或是「好房网」，都是属于网络商务平台此一新兴科技领域，而其等之核心技术往往都是属于软件发明与商务方法等，较不具实体产品的技术类别。

然而我们从上述的说明中可以知道，提告「好房网」赖以控告「591租屋网」侵权的两项专利权-----M476330与M478209，都是限于实体物品的新型专利类别。这似乎与前面所提到的软件发明与商务方法等等非实体技术类别似乎有所冲突，然而这与台湾新型专利的「形式审查」，对于保护客体实行相对较为宽松的标准有关[1]。

在台湾“知识产权局”所公告的新型形式审查的「专利审查基准」第四篇第1章第3.1节中指出，台湾新型专利对于「保护客体」的形式审查标准相当宽松，「只要有一结构特征就符合物品之形状、构造或组合」的法规认定标准，其后更另外在后续所列举的数个范例之例4中，更明确地列举两个将纯软件专利包装撰写为具有装置或系统的物品形式，藉以使其得以通过新型专利之「新型定义要件」。

然而，一般来说，申请专利并不光只是作为彰显自己的技术高超的奖章，而是希望在某个时候能藉由专利所赋予的排他权，来打击对手或甚至可以从中获益，而实施排他权的最直接且有效的方式，莫过于提起专利侵权诉讼。

只不过由于新型专利仅需透过「形式审查」便可取得，而此一简化的程序固然让新型带来快速便捷的优点，另一方面也为新型专利带来更高的不安定性。因此，在现行台湾“专利法”第一百十六条与第一百十七条中，则对于新型专利权的实施规定更多诸如「应先提示新型专利报告」的负担。因此，在「好房网」大张旗鼓地控告「591租屋网」侵犯专利权[2]之后，「591租屋网」也依法指明「591租屋网」尚未满足「应先行实体审查并提示新型专利报告书」的义务。

承前所述，台湾的新型专利在发明定义中对于软件类别的创作广开善门，而使其得以藉由请求项的撰写技巧，而得以通过新型定译要件并获准新型专利权。只不过故事就这样结束，从此就过着幸福美满的日子吗?除非你的新型专利是用来当奖状，否则当然不是这样。想要有效地主张新型专利权，还需要通过实体审查(也就是新型专利报告书，甚至是举发程序)的确认，此时由于纯软件专利的主要创作精神，仍然是属于非属新型专利范畴之非实体技术类别，因此其之实体审查往往便会面对更为严苛的考验。

不管是在台湾“知识产权局”所公布之「新型专利技术报告」答客问[3]第19项问题，还是在「专利审查基准」第五篇第1章第4.3.1.3节中，两者都对于新型专利的进步性之审查，作出以下说明：
「进步性比对，应视请求项中所载之非结构特征是否会改变或影响结构特征而定；……若非结构特征不会改变或影响结构特征，则应将该非结构特征视为习知技术之运用，只要先前技术揭露所有结构特征，即可认定不具进步性。」

一般来说，纯软件专利之创作精神所在的运算与电气通连等等状态变化，并不会改变或影响所请目标的实体结构特征，而其等之各个模块或构件的配置与连接方式，通常也是习知技艺中所常见的。因此若是将属于其之创作精神所在的运算与电气通连等等状态变化视为习知技术，而以新型来请求之纯软件专利，可能将难以通过上述之实体审查标准的确认。

在「好房网」控告「591租屋网」的此一案例中，虽然系争专利M476330已被举发成立，然而在其之举发成立理由中，则是采用等同于发明专利的论证方式，而获致举发成立的理由。所以在本案的新型专利(特别是纯软件专利)之举发审查过程中，仍然是采用与发明专利相同之论证与认定标准，来撤销M476330的专利权。只不过如笔者上述所提及的，对于该纯软件型新型专利来说，用来使其具备进步性的技述特征，系为非实体部分的技述特征，而将被视为习知技艺，不能用来作为新型专利实体要件审查依据的话，此一纯软件专利往往将会更难以备认定为具备进步性。

备注

作者：	张宇凯
現任：	北美智权教育训练处专利工程研究员
經歷：	台湾科技大学技术移转中心智权管理师台湾某大专利商标事务所国外部专利工程师清华大学辐射生物研究所硕士辅仁大学生物学系学士