设计专利主要保护目标产品外观设计，但是，美国法律同时可以无取得成本的著作权、或未经登记商业外观方式对产品外观设计提供保护。那么，选择以设计专利保护，对于权利人整体知识产权布局有那些优点？对于时尚业有哪些诱因？

设计专利保护虽是时尚与创意产业知识产权布局主要一环，但是其重要性却时常被相关产业所忽视。然而，随着2011年苹果与三星智能型手机与平板计算机专利诉讼开始在美国法院开展，苹果以设计专利作为三星手机侵害iPhone重要主张之一，并以设计专利成功地请求以三星侵权商品的所有获利，做为损害赔偿计算方式，颠覆科技专利诉讼向来以合理权利金以及专利对产业贡献度作为计算专利侵权损害基础，有关设计专利保护与执行，才吸引众人关注。

美国专利法对于设计专利计算损害赔偿方式优于发明专利

苹果与三星专利诉讼在2012年8月由北加州联邦地方法院判决侵权成立，陪审团决定三星应赔偿苹果高达10亿美金之损害[1] 。在此一判决之后，本案仍持续进行上诉等相关诉讼程序，今（2015）年5月，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）作出判决[2] ，部分维持北加州联邦法院判决，部分废弃北加州地方法院之判决。本案于上诉过程中，其中一项重要争议，即是美国专利法第289条有关设计专利损害赔偿的特别规定，是否应以被控侵权产品获利来计算损害赔偿额？

依据美国专利法第289条第1项规定[3] ，在专利有效期间内，设计专利权人可以请求侵权人将贩卖应用设计专利的产品（article of manufacture）所获得利润数额作为赔偿，且该赔偿额不得少于250美元。其次，专利法289条第2项规定，权利人基于第289条第1项规定之请求，不会因此防止、降低、或减损权利人其他救济方式，但是权利人不能重复主张侵权所得利润。

整个上诉争议，即是专利法第289 条有关所谓「article of manufacture」应如何定义？如果是指整个产品，则损害赔偿数额，系以整个被控侵权的手机与平板计算机的销售的获利来计算应赔偿数额；反之，如果是指侵权直接相关的对象，则不应以整个商品的利润计算。

在发明专利侵权案例中，美国联邦上诉巡回法院向来以侵权的单元价格作为损害赔偿计算之基数，而非以整个产品售价计算损害赔偿额[4] 。在Lucent Technologies, Inc. v. Gateway, Inc一案中，CAFC指出，权利人计算侵权人获利应将非专利部分对于产品贡献之利润区隔出来。在Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp.乙案中，CAFC针对合理权利金计算专利侵权损害赔偿额，计算基数之合理性应与合理权利金比率一同考虑，因此纵然可选择产品售价作为合理权利金基数，但应确保权利金基数选择之合理性。

2012年LaserDynamics, Inc. v. Quanta Computer, Inc.案，美国联邦上诉法院更进一步建议以最小专利可实施单位(smallest salable patent-practicing unit )当作合理权利金计算计算，并最为合理权利金计算的第一步骤。[5]

由以上可知，在发明专利损害赔偿的领域，以侵害专利对于产品贡献作为计算损害赔偿数额的原则是为常态。

然而，苹果与三星专利诉讼中，苹果依照专利法第289条规定请求设计专利侵权赔偿，并主张应该以整体产品，也就是智能型手机与平板计算机计算所得利益。此一主张经一审判决后，随后在2015年5月获得CAFC确认。

虽然，三星在上诉理由主张，设计专利侵权的损害赔偿，应当按照由于侵权部位所获得的利润计算，因为只有侵权行为所得的利润才能作为损害赔偿；三星另外主张，所谓专利法第289条所谓「article of manufacture」的定义，应当限定于侵权的制品而非整个侵权产品。

三星上诉对于专利法第289条定义的主张虽有27位专利法学专家支持，但仍不被上诉法院所采纳，CAFC因而确认一审判决有关以全部售价之获利作为损害赔偿额之部分。三星随后发表将向最高法法院上诉。倘若最高法院维持上诉法院见解，预期设计专利不仅对于时尚业有其重要性，未来对于科技产品外观以设计专利保护将是趋势。

设计专利与商品外观保护差异

上述虽然提到设计专利损害赔偿数额的计算方式较发明专利为高，但是著作权与商品外观（trade dress）也都可以保护外观设计的创意，这两种知识产权型态无须申请就可以取得，所以并无须投入申请费用。那么，设计专利保护对于时尚业创意保护有何吸引力？

一、设计专利保护无建立识别性限制

在Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc. [6] 一案，美国最高法院认为商品外观保护有二个要件。第一要件：必须是不具功能性的特征，因此所保护的范围不及于衣服设计，因为服装本身就具有功能性；第二要件，主张trade dress保护，该商品外观必须具有识别性。而最高法院认为产品设计不具先天识别性，必须建立第二重意义才能取得识别性，换言之，产品设计只有在获得消费者的肯定，使消费者对于商品外观能区分其来源后，才能主张商品外观之保护。

事实上，除非是百年设计时尚名牌或经典配件，例如爱马仕柏金包或LV的布纹，消费者对于流行物品往往很健忘，需要很长一段时间才有可能建立商品外观的第二重意义。一般而言，新锐设计师的创新设计，往往具有引导时尚潮流，因此尚未在市场上久到足以建立第二重意义，因此难以主张trade dress来保护他们的设计。此时，主张设计专利保护为宜。

二、著作权保护商品设计之限制

受限美国著作权法第1302条规定，设计如有下列情事，则不受美国著作权保护：

1. 无原创性；

1. 不具有创作之高度，为通俗或一般型式，例如标准几何外形、常见的图形标志，或是跟形状花样结构已变得标准共同流行或者平凡；
2. 仅于无意义之细节上，或元素之变化系相关产业上所常用者，尽管设计要件不符合第(2)段排除保护的范围，亦同；
3. 设计于作品之呈现方式，仅为功能之实现；
4. 设计师或所有者依本章规定之下，申请注册保护前，已将其设计作品于美国或外国公开超过 2年的期间。[7]

因此，著作权对于商品设计保护，与商品外观相同，仅能就不具功能性部分主张著作权保护。因此，以时尚服饰设计为例，著作权仅能保护特殊设计图样、布料花纹等；反之，设计专利所主张设计主体可及于为实用性物品，例如LV包包、Cross休闲鞋等。

设计专利申请的技巧

尽管设计专利对于时尚设计保护也有其限制，例如设计专利仍必须具备新颖性与非显著性要件才能取得，而许多设计都是结合旧有设计元素所组成，因此显著性要件有时很难克服。

因此，美国在2006年就可以提出禁止设计剽窃法案（Design Piracy Prohibition Act，简称DPPA）[8] ，然而因为该法案的争议性过大，目前仍然在国会审议中，尚未通过。因此，目前设计专利对于时尚业设计保护，仍然是主要选择。以下说明设计专利申请若干小技巧，可以扩大设计专利保护范围。

设计专利请求项仅有一项请求项，因此设计专利保护范围系以图形为主体，这些图形可以借着绘图或是相片来描述欲保护设计特征与范围，因此绘图和相片是解释设计专利的保护范围主要基础。由于图片与相片与专利保护范围有关，因此如何提供最大设计专利保护范围，以保护产品不受侵权为申请设计专利时应具有的基本概念。

申请图标建议以设计图而非产品照片

设计专利申请建议以基本的设计图作为图示，而不是用贩卖产品的详细图来申请。因为如果以设计图作为设计专利范围，那么设计专利保护范围会超过实际贩卖的产品，因为以设计图作为设计专利保护范围，设计专利主张所强调的外观设计特征，而非贩卖产品本身。

假设图1中的Fig1到Fig6为设计专利图标，Fig1为产品正面图。虽然Fig1详细描述贩卖产品的正面图样，但如果设计特征并无强调每层有「O」的装饰，则无需在图标表达，因为详细特征的描绘将使专利范围限缩。因此，如果将Fig1上「O」的装饰图像去除，则可扩大实际产品保护范围，且保护范围也会比Fig1为大。此时，只要产品具有上层具有一朵Fig1所描述的花、正面左边有花的图样及三层抽屉，就构成侵权，而无须每层抽屉具有「O」的装饰。

图1：设计专利图示例（一）

图案来源：USPTO www.uspto.gov/.../design-patent-application-guide#single

因此，越是概括或基本的设计图，因为描述的设计特征较少，设计专利保护专利范围较大，可以涵盖侵权产品也就越多，对于专利权人的保护就越多。

图标若提供物品真实图片其保护范围较小

以下图2是两个Louis Vuitton的设计专利：左边D046,689专利（简称689专利）设计专利是有意要保护一个特殊布料所做出的包包；而右边D422,405（简称405专利）设计专利则是保护一般性设计，因此右边图示所描述的设计能涵盖任何材质所制成的钱包，任何颜色的布料或皮革如果有相同形状都构成侵害405专利，因为405专利是黑白线条与不明确的线条相比，能提供专利权人更好的保护。另外提供黑白照片要比彩色照片为宜，因为专利保护范围无需受到颜色限制。

图2：设计专利图示例（二）

图案来源：www.uspto.gov/.../design-patent-application-guide

虚线的运用能有效扩充设计专利保护范围

图3中所用虚线是用来描述不属设计特征，但是必要存在之结构。虚线重要性在显示所申请设计专利其使用方式。由于虚线的结构可以有不同的变化，因此如果仅是修改虚线部分，而植物图形不改变，还是会被设计专利所保护。

图3：设计专利图示例（三）

图案来源：www.uspto.gov/.../design-patent-application-guide

备注:

1. 叶雪美，论美国设计专利侵害之损害赔偿——以Apple获得10.5亿美元的损害赔偿为例，知识产权月刊174期。
2. Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd., Samsung Electronics America, Inc., Samsung telecommunications America, LLC, 2014-1335, 2015-1029，2015年5月18日联邦上诉法院判决可参考patentlyo.com。
3. 35 U.S. Code § 289 - Additional remedy for infringement of design patent,www.law.cornell.edu
4. Lucent Technologies, Inc. v. Gateway, Inc., 580 F.3d 1301, 1337 (Fed. Cir. 2009)
5. Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp., 632 F.3d 1292, 1320 (Fed. Cir. 2011
6. Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc. 529 U.S. 205 (2000)
7. 17 U.S. Code § 1302 - Designs not subject to protection
8. Francesca Montalvo ,Protecting Fashion: A Comparative Analysis of Fashion Design Protection in the U.S. and Europe, 2014/9/14, www.cardozoaelj.com

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