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2015 年 12 月 16 日
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别步上Apple后尘!品牌企业最怕遇到的三大知识产权风险
吴碧娥╱北美智权报 编辑部

国际营销与业务拓展可说是品牌企业的生命,但品牌企业往往没有意识到,若忽略知识产权风险,可能会断送品牌赖以维生的命脉。或许你会想,有这么严重吗?苹果(Apple)的iPad曾在大陆遭遇商标权之争,因为商标被唯冠科技(深圳)抢注,还被控告侵权进不了大陆市场,最后只能以和解手段买回自己的商标,代价是6,000万美元!

全球权威品牌价值调查机构Interbrand公布「2015 年台湾国际品牌价值调查」,2015年台湾20大国际品牌之整体价值为 89.56 亿美元,相较 2014年品牌总价值(87.28亿美元)成长2.6%。然而随着品牌能见度的提升、海外市场的快速拓展,台湾品牌企业也面临更多品牌仿冒、产品抄袭,甚至商业机密外泄等知识产权风险,在11月底资策会科技法律研究所于和全球品牌管理协会共同举办「企业品牌经营攻略-全球知识产权布局及策略运用」研讨会中,由业界专家分享企业品牌经营管理的应用及布局。

企业在发展品牌的过程中,有可能从品牌识别品牌管理,或是品牌营销等各个小细节,因忽略知识产权保护而衍生重大风险,结果让企业付出高昂的成本,或是引发诉讼缠身。台湾地区资策会科法所创意知识产权中心项目经理施品安在该场研讨会中指出,品牌企业发展过程应首重知识产权风险的预警,建立品牌的初期就应该思考如何降低知识产权权侵权风险,并进一步研拟知识产权布局策略。除了借助商标权来巩固企业品牌外,还可利用立体商标、设计专利及著作权等不同知识产权权,交叉保护企业的品牌与产品。

图一、台湾地区资策会科法所创意知识产权中心项目经理施品安分享资策会在过去四年辅导厂商的经验中,品牌企业最常遇到的知识产权风险。

吴碧娥/摄影

品牌识别风险

得奖独特设计,却未取得设计专利保护? 很多企业都会在国内外角逐奖项,得奖之后会公告在官网上作为营销,其实这其中就潜藏着危机。若公司没想到要替产品申请专利保护,常有产品得奖走红后就被仿冒,但一旦公开了就不能去申请,为时已太晚。尤其是工业产品通常外观都大同小异,产品要有识别性才能打造品牌,所以都会有特殊的设计,施品安提醒,若有特殊款式设计,别忘记要去申请设计专利。

品牌多元化经营,却未完整注册商标类别?

另一方面,就算企业知道有品牌就要去申请商标,但在拓展业务或是多元化经营时,不是「当初有申请商标」就够了,还有注册类别的差别,申请商标的类别总共有 45类,LOGO必须指定使用的产品或服务。举例来说,曾有制作布料的厂商申请商标,布料的商标属于第24类,但后来这家厂商从布料往下游延伸业务到成衣,才发现当初商标申请的24类并不包括成衣,又去补注册申请。

而另一家知名的饭店品牌,原本经营的范围都在饭店业,申请的商标均在43类,但在近两年将业务推展到官网贩卖在线商品,并以饭店品牌的LOGO当作在线商店的LOGO,同样也会有商标类别差异的问题。

品牌管理风险

商标申请和使用不一致
我国《商标法》上有明文规定,申请样式和实际使用不一致时,会被认为没有实际使用商标。在台湾,若三年连续都没有使用,商标就会被废止,每年都有许多企业商标被废止的案例。台湾企业也常在国内阿 申请商标,因为形象没有一致被废止商标的比例非常高。品牌管理除了建立形象很重要,使用样式上的法规遵循也不可忽略。

像是国内一家眼镜公司在申请商标时,是中文加英文同时申请,但后来只有实际使用英文文字,就被知识产权局认定没有实际使用商标。由于中文和英文拆开申请是两个费用,很多台商为了节省费用,会把所有LOGO元素绑在一起去申请商标,结果到国外通常只会使用英文版本的LOGO,造成品牌商标使用上的不一致。

另一个要注意的重点是商标颜色的问题,企业在发展品牌识别时,常会有主视觉颜色,以此去申请商标的话,在使用上也会有所限制。虽然在台湾或是邻近的亚洲国家,在策略上可以用黑白色去申请商标,未来实际使用上会比较有弹性,但现在国际趋势开始认为,注册商标的颜色应该和日后使用的相同,可能不再接受先以黑白申请,之后再变换彩色使用。

品牌商标未评估延展
商标管理是品牌管理的重要环节,虽然我们常听到「百年商标」,但商标是每十年就会到期一次,因此申请注册之后,别忘记每十年就要去延展一次,避免商标未定期延展而失效。公司通常会记得在台湾申请商标和延展,比较容易忽略的是国外的部分。曾有一家做轮椅的厂商,很早就在美国布局,但2014年因商标过期未延展而失效,这对努力经营品牌很久的企业来说,无疑是一大打击,在空窗期间更有可能被人趁机申请。但反过来要思考的是,如果品牌随时间会不断转换产品,是否需要全数延展所有商标,也可以从成本上去进一步考虑。像是食品或药品产业,每次推出新产品都会将名称去注册商标,一家药商光是在台湾的商标量多达400~500件很常见,如未确切评估需求,可能会产生大量的延展成本。

经销代理商/关系企业未进行控管
施品安也曾遇过,有一家工具机厂商在土耳其经营得很好,但却被在当地委托的代理商抢注商标了。目前资策会经手的抢注商标案件中,平均十件案子就有四到五件是代理商或经销商抢注。若要有效管理海外代理商,最好是在合约中就明文规定,避免商标或是网域被对方所抢注。甚至还有台商被大陆的关系企业外泄技术信息、定价策略和客户名单,都是品牌管理需要注意的重大知识产权风险。

品牌营销风险

委外设计未约定权利
营销的知识产权风险是不分大小企业都会遇到的问题。有一家食品公司在委外制作广告时,没发现签署的合约内容未取得「著作权」,仅取得「使用权」且只有两年,两年过后就失去播放这支广告的权利。另外一家米香公司请设计公司制作特殊的包装设计,本以为双方没签合约,应无使用上的限制,后来才发现当时设计公司提供的订单下面,有注明「著作权及设计专利均归设计公司所有」,造成米香公司后续使用上的障碍。

品牌营销国际未进行相应布局
苹果的iPad曾在大陆市场遭遇商标权之争,唯冠科技(深圳)起诉苹果产品商标侵权,并在上海等地对法院申请禁售有苹果iPad商标的产品,苹果在一审时败诉,不但在大陆的销售受到封杀,若二审没有改变一审的判决,苹果可能还会面临最高超过人民币300亿元的工商罚款。iPad在大陆的商标侵权之争,适逢苹果推出iPad3之际,不但影响了iPad3在大陆上市的进度,一度甚至必须被迫更名,最后苹果与向深圳唯冠公司支付6,000万美元才达成和解。

台湾厂商不只要在台湾申请专利,要拓展国际市场,国际的商标和专利布局更是重要,先申请商标的成本相对起来极低,不用担心之后还要巨额买回自己的商标;若不幸商标被抢注,面对仿冒恐将束手无策,还会弱化的品牌识别度。施品安表示,商标若在国外先被抢注,即使一进入当地市场就已使用,还是很难拿得回来,通常最后都是私下和解买回,远大于当初申请注册的成本。因此,企业在推展海外市场时,务必事先进行国际商标布局,避免不肖厂商抢先注册商标。

表一、品牌企业常遇到的知识产权风险与保护策略

类别 风险项目 保护策略
品牌识别
  • 品牌产品设计未进行专利申请
  • 品牌logo未进行商标申请
  • 品牌名称的商标注册类别不全
  • 智财保护:商标、设计专利检索、申请注册
  • 多角化经营-注册类别完整
品牌管理
  • 未定期盘点智财权漏未延展/交年费
  • 经销代理商不当使用商标/广宣/泄密
  • 关系企业不当使用/登记不同名下
  • 智财管理:智财权盘点管理、经销代理/关系企业管理
品牌行销
  • 品牌拓展国际未进行商标/专利国际布局
  • 委外设计权利归属不清、侵害他人智财权
  • 智财布局运用:商标、设计专利检索、国际布局
  • 委外设计权利归属和不侵权保证

数据源:资策会科法所创意知识产权中心

图二、企业如何透过知识产权强化品牌保护

图片来源:资策会科法所创意知识产权中心

台湾产业的转型危机

全球品牌管理协会董事长陈春山则建议品牌企业,应确实拟定品牌知识产权战略,建立品牌知识产权管理规章、流程,定期向董事会报告每年品牌的价值有多少,也可仿效渣打银行于董事会设立「品牌与企业价值」委员会,或是在总经理下设置「品牌知识产权办公室」,在研发营销或法务部成立品牌知识产权专责部门或人员,落实企业的品牌知识产权保护。

图三、全球品牌管理协会董事长陈春山于此次研讨会分享企业品牌经营管理的诀窍。

吴碧娥/摄影

陈春山认为,台湾出口有极高比率集中在组装代工和零组件销售,但是只有品牌商才具备产品订价和议价的能力,这点是台湾厂商需要培养的。目前与我们邻近的南韩、大陆都在积极发展品牌,「品牌」产品已成了南韩的出口大宗;而大陆的联想、华为、TCL等品牌皆已打入欧美市场,虽尽管发展品牌绝非一蹴可几,需要持续不懈进行投资、并购与人才培养,但台湾厂商只要一日不投入,只能眼看着市场被他人所占据。

 

作者: 吴碧娥
现任: 北美智权报资深编辑
学历: 政治大学新闻研究所
经历: 骅讯电子总经理室特助
经济日报财经组记者
东森购物总经理室经营企划

 


 



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