当美国专利发生纷争的时候，除了可以选择上法 院面对诉讼一途外，还可以藉由美国专利商标局（USPTO）的领证后复审程序（Post Grant Patent Proceedings）来解决问题。负责多方复审程序（Inter Partes Review, IPR）的专利审判暨上诉委员会（Patent Trial and Appeal Board，PTAB) 由3名专利行政法官组成，几乎所有的专利行政法官都有相关的技术学位加上法律学位背景。

不管是选择走法院还是走PTAB，在判定一项专利是否被侵害或是无效之前，都必须先决定专利请求项的范围和意义，这就是所谓的专利范围解释 (Claim Construction)，也就是美国专利纷争的核心所在。

值得一提的是，针对专利范围解释此一重要的作业，PTAB与联邦法院的解释标准是互相矛盾，有所冲突的。

一般来说，在USPTO的审查过程中，审查委员应当采用最宽广合理解释（BRI）之标准，因此 PTAB也决定采用同样的BRI标准来解读请求项。然而，在美国联邦法院的诉讼中，却是采惯常及普通含义。

依据37 C.F.R. §42.100 (b)规定，在PTAB申请范围会根据「最宽广合理的解释」标准进行解释。伟凯法律事务所（White & Case）合伙人暨诉讼律师Warren Heit指出，根据最宽广的合理解释，考虑一个在该发明所属技术领域中拥有普遍技能的人在创造时的说明，而从说明中并没有对申请范围引入限制，申请范围用 语应被赋予最宽广的合理解释。而联邦法院采用的「惯常及普通含义」亦即所谓的「菲利普标准」（Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1313），意即对拥有系争技术领域中一般专业技能的人而言，该申请范围在创作发明时（也就是在专利申请提交生效之日时）应有之含义。

专利范围解释学问大　这样子处理胜算较高

虽然从既有规定来看，大家都了解专利范围解释的标准，但实际操作出来却没那么简单。凭借着20多年的诉讼经验，及对大量专利诉讼案件的研究，Warren Heit归纳出在法院诉讼时，申请专利范围解释10项实用的不成文规则。虽然不是必胜绝技，但按规则做，被法官采纳的机会会比较大，以下就是Warren Heit在第11届伟凯年度春季法律研讨会（11TH ANNUAL WHITE & CASE SPRING LEGAL SYMPOSIUM）中的分享。

摄影：李淑莲

凭借着20多年的诉讼经验，及对大量专利诉讼案件的研究，伟凯法律事务所（White & Case）合伙人暨诉讼律师Warren Heit归纳出在法院诉讼时，申请专利范围解释10项实用的不成文规则：其中「简单平凡」最重要！

凭借着20多年的诉讼经验，及对大量专利诉讼案件的研究，伟凯法律事务所（White & Case）合伙人暨诉讼律师Warren Heit归纳出在法院诉讼时，申请专利范围解释10项实用的不成文规则：其中「简单平凡」最重要！ Heit举了图1及图2领带专利的诉讼的例子，来辅助说明10项实用的不成文规则。

在图1中，左边是专利权人所申请的领带专利，是一般的「领带」，而被控侵权的是右边的「领结」产品。领结也算是领带的一种，那究竟有没有侵权呢？此时专利争议的核心就在于对「领带」的定义，所以这时候专利范围解释就很重要。

图1. 假设的专利请求项 － 领带 (左)、及被控侵权的产品（右）

数据源：第11届伟凯年度春季法律研讨会，Warren Heit简报资料

图2是 Heit的例子中，两造的专利范围解释：

• 专利权人之专利范围解释为「一片围着脖子的布」
• 被告之专利范围解释为「一片由男人围绕脖子垂直配戴的长形布条，在前面绑起来，并在顶部有一个结」

究竟法官会采用那一个解释呢？从Heit的10项实用的不成文规则中就可以找到答案。

图2. 假设的专利请求项 – 领带之专利范围解释

數據源：第11屆偉凱年度春季法律研討會，Warren Heit簡報資料

规则1：少即是多 (Less is More)

• 对一个系争专利申请范围提出解释时，用语较短的几乎永远都会胜出。

如果以此规则来看，在图2假设例中，当然是专利权人对「领带」的专利范围解释占优。

规则2：不使用负面词汇 (Don't be Negative)

• 避免狭窄的词汇或负面限制，像是「绝不」、「不」、「没有」、「但不得」等。
• 窄化词汇及负面限制是危险信号，该类词汇会创造一种假定，即提出的解释违规限制申请范围。

Heit表示法官看到负面词汇时，比较不会想采纳。

规则3 ：不采取极端立场 (Don't be Extreme)

• 避免使用极端词汇，例如「总是」、「仅」、「只有」、「必须」、「专属」等等。
• 与窄化词汇一样，极端词汇也是危险信号，该类词汇也会创造一种假定，即提出的解释违规限制申请范围。

图3就是极端立场的例子，专利权人用了「must be」的字眼，反观被告用了「may be」，有更多的弹性，也提高胜算的机会。

图 3. 极端立场的例子	图4. 「少即是多」＋「平凡」胜出
数据源：第11届伟凯年度春季法律研讨会，Warren Heit简报资料

规则4 ：平凡一点 (Be Ordinary)

• 提出的解释应当尽可能贴近系争申请范围用语的普通日常含义。
• 有力的法律假定是：申请范围用语应当被赋予普通日常的含义，因此与这个标准最接近的解释通常会胜出。
• 任何提出的解释如果脱离了一个词汇的日常含义，将会被法官强烈怀疑。

如果以这个规则来看领带的例子，当然是专利权人的解释胜出，因为他的用语就是一般日常用语，连小孩子都看得懂；反观被告的用 语则是十分「迂回」，一般人不容易理解，如「垂直配戴」就可能很多人都会搞不清楚是什么意思。Heit强调，如果你的解释是连小孩都看得懂，那就是最理想 的解释，反正让法官看得懂，感觉舒服最重要。法院的法官以及陪审团很多都是没有技术背景的，所以越接近一般人用语越容易胜出。

规则5：KISS原则 (Keep it Simple Stupid!) (简单一点)

原则上，这跟规则4是一致的。

• 避免在所提的解释中使用复杂的词汇及令人费解的表述，特别是当使用技术性词汇时。
• 简化。
• 解释申请范围的最终目的是协助陪审团理解这个申请范围。

如果以这个规则来看领带的例子，当然也是专利权人的解释胜出，因为他的解释比被告简单许多。

规则6：别贪心！ （Don't Be Greedy!）

• 一鸟在手胜过二鸟在林
• 如果对方提出一个对于系争专利申请范围用语更简单、更好的解释，而且对你是有利的，那就考虑使用他们的解释以减轻法院的负担，即使这个解释并不「完美」。

Heit解释说，即使对手提出的解释只有90%是对你有利或是你满意的，那就接受那90%吧。如果一直去争那剩下的10%，很有可能会把有利的90%都输掉。

规则7：这是个数字游戏 （It is a numbers game）

• 最好把焦点放在3到4个有「胜算」的关键解释上，而不是在20多个解释缠斗，指望能赢其中一两个。

规则8：在法官面前建立可信度 （Build Credibility With Judge）

• 避免重复对多个申请范围用语提出过度宽广或过度狭隘的解释，因为这可能会减损你在法官面前的可信度，导致法官可能在每一个系争申请范围用语上，都做出不利于你的决定。
• 提出各种不同类型的解释，包含几个稍为「勉强」的解释，但绝大多数的解释应是合理且有根据的，如此一来，才能在法官面前建立可信度，而这也可能让法官采信一些你的「勉强」解释。

规则9：慎选战场 （Pick Your Battles）

• 如果对造对一个系争申请范围用语提出一个类似或更好的解释，则可以考虑采用对造的解释，以减轻法院负担。
• 法官有可能感谢双方为减少法院负担所采取的合理行动，而证明自己可以作出合理妥协的一方有机会在法官面前赢取宝贵的可信度 － 这可能在双方解释相互优势不明显时，有助你获胜。

规则10：想赢就别恋战 （Not playing is sometimes better than losing）

• 即使申请范围的表达语言有点模糊，当语言本身不须透过专利申请范围解释即赋予一方清楚的依据来提出不侵权或专利无效辩护主张时，可考虑放弃对申请范围解释的纠缠而直接在专家报告提出辩论主张。
• 申请范围解释的失败将使你完全失去主张该论点的能力，但适当的沉默则会帮助你保留该辩护主张。

图5. 「优 vs 劣」的专利申请范围解释范例

数据源：第11届伟凯年度春季法律研讨会，Warren Heit简报资料

总结

归纳Heit提出的10项规则，不难发现「简单平凡」是最重要的规则，从图5众多范例中即可了解。这是很容易理解的，因为法院的案件本来就很多，再加上许 多法院法官不一定有技术背景，因此「简单平凡」的专利申请范围解释比较容易让法官接纳；试想如果写得太复杂或是抽象，连法官都看不太懂，又怎样会采用呢？ 如果将其他规则与「简单平凡」结合，最终目的只有一个：减轻法院法官的负担，也变相的增加法官对你的好印象，及建立可信度。