针对美国专利的申请、诉讼、授权及谈判策略等议题，工总于6月份举办了2场相关的研讨会，分别由FINNEGAN（飞翰）律师事务所的合伙人律师杨明道及驻台主持律师马宗圣主讲，其中，美国专利新制AIA实施后的申请策略，以及标准必要专利SEP的授权谈判技巧为关注重点。

美国专利新制AIA最重要的变革除了是改采先发明人申请制（First Inventor to File）外，也重新定义了前案（Prior art）的认定标准。在AIA新法之后，于专利申请前不限地区，只要有任何公开使用或销售行为，都会成为前案而使发明失去新颖性。但杨明道指出有一点值得注意的是，在AIA新法以前的「销售」不管是公开或是私下的销售行为，都会变成前案；私下的销售指的是没有在公开场合或是网络贩卖，像只是针对潜在客户的一对一销售行为，在AIA以前都属于前案。但照现在AIA的法条看起来，只有「公开」贩卖的行为才会成为前案。杨明道说：「因此，如果销售行为不是公开的话，有可能不会成为前案。在AIA以前，如果是未申请专利前已经有贩卖行为，那应该是没救了，根本连申请都不用，但在AIA之后，只要不是「公开」贩卖，那还是有『机会』的。」

杨明道也提醒所有in-house的知识产权人员，在美国专利诉讼的时候，于搜证之前要先搞清楚对方专利是在新法前申请还是新法之后，因为申请时间点不一样，法条依据也不一样，要找的前案证据也不一样。像在新法前只限于在美国境内销售才是前案，但在新法后则没有地区限制。

电询是申请美国专利的有效工具

杨明道指出，在美国如果要说服审查委员，Invention Interview是很常见的手段，因为如果写了长篇大论，审查委员可能会因为没时间而随便看，所以最有效的方法是在收到审查意见后，直接打电话给审查委员约一个时间讨论，而审查委员通常也很乐意，因为电话讨论可以比较快理解发明重点。杨明道说：「电话讨论还有一个好处就是没有录音也没有纪录，所以以后如果要拿专利告别人的时候，讨论内容不会有任何纪录。」

在讨论比较复杂的案子时候，杨明道会在讨论前一天传真一份数据给审查委员，亦即是proposed claims，proposed claims中会有3种不同的claim的改法。杨明道会把3种不同的claim改法都先写出来再传给审查委员，在与审查委员对话时跟他说：「我看到你的rejection，也看到了前案资料，我觉得这3种claim的改法都有办法克服前案」，那审查委员可能会说他同意第一种跟第三种，但第二种可以不用理会。杨明道说这样做的好处是这一份proposed claims不会出现在专利申请纪录中，因为审查委员在讨论完之后，就会把那一张proposed claims丢掉，因为申请人会再递交正式书面资料，把第一及第三种claim的改法写进去。杨明道指出现在在专利申请过程中，invention interview已越来越普遍，特别是在101的案子，亦即是软件相关的发明。

AIA之后，软件专利难通过？

另外一个AIA新法之后比较明显的改变，就是软件专利变得常被reject。杨明道说前一阵子与审查委员讨论一件以软件为目标的案子的时候，这个审查委员说他在过去一年来，都没有准过软件的案子；而且在那个审查委员所属的单位中，过去一年几百件软件相关的案子中，也只有准过一件。

杨明道表示，目前在USPTO有一些单位是完全负责审软件案子的，如果你的案子是被分到这些单位，那案子的下场就会跟其他9,999件案子一场，遭到reject的命运。因此现在在美国流行一种技巧，就是即使案子明明是跟软件相关的，但要把claim的subject matter和在topic的地方稍微转换方向。例如要申请的专利是跟医疗有关的，像是一个协助患者寻找医生的软件，那就把subject matter写成「医疗管理系统」，那案子就不会被分到那些与computer有关的单位，而是分到与医疗、健康有关的单位。不过这些技巧只是让通过的机会增加而已，如果是纯软件的案子，杨明道说目前碰到的障碍是蛮多的，因此在claim的处理上尽量不要专注在传统computer的处用，而是要针对在设备或应用上有很大改良的方向。

不过，虽然101让软件的申请变得很严苛，但在这方面的案件申请量却没有明显下降，原因是申请人认为这么严苛的法案早晚会被拿掉的。

RAND的计算方式

除了美国专利的申请策略外，FINNEGAN的驻台主持律师马宗圣也介绍了损害赔偿的计算方式及原则，在马宗圣所举出的众多例子中，以Motorola V. Microsoft的例子最为经典。

Motorola控诉Microsoft侵害他的802.11及H.264的标准专利。Motorola向Microsoft求偿的金额为：针对其全部802.11及H.264标准专利组合的RAND（Reasonable and Nondiscriminatory terms）授权金，Microsoft每卖出一台终端产品，就要付售价2.25%的授权金。如果依据Motorola的计算方式，那以Microsoft的销售量来估算，一年便要付Motorola 40亿美元的授权金。 但后来法院判决的结果为：针对Motorola的802.11 SEP组合，Microsoft每一台Xbox产品须付Motorola 3.471美分，而其他产品则是每一件须付 0.8美分；至于针对Motorola的H.264 SEP组合，则是Microsoft的全部产品系列每一台须付Motorola 0.555美分，估算下来Microsoft一年只需付Motorola 180万美元的授权金，与Motorola要求的40亿美元相差约2,000倍（详见表1）。究竟为什么会有如此大的差异呢?

判决原则：这件案子由Robart法官负责审理，法官首先定义RAND授权金的比例及范畴。基于RAND范畴，陪审团随后决定Motorola对授权金的要求是否有违反其RAND承诺。Motorola拥有无线局域网络(wireless LAN) 802.11及视讯编码H.264的标准关键的专利，而且承诺依据RAND条款来将这些专利授权予有需要的厂商。Motorola认定Microsoft在其Xbox、Windows及其他产品中有采用这些专利技术而向其收取授权金，但Microsoft却指控Motorola违反RAND承诺，企图就这些标准专利收取不合理（unreasonable）的授权金。

法院首先依据以下原则，定义了RAND授权金的比例及范畴：

• 促进标准的广泛被采用；
• 避免「抢劫行为」－ 当专利被采纳为SEP后，因谈判（讨价还价）的条件更为有利（当其技术为必须的专利时，厂商要避开便要付出比较高的成本代价），而收取高额授权金；
• 避免「权利金被堆高」－ 当一个产品耍付授权金给多个SEP专利权利人时，一旦加总起来，授权金金额便会高得不合理。
• 一个SEP能取得多少授权金端视该专利技术在一个SEP中的独立程度 － 不能只因为它是一个SEP就可以让专利权人从中获得巨额权利金。

此外，法官还用了Georgia –Pacific factors的损害赔偿考虑因素，来进行授权人与被授权人之间的假设性沟通，主要考虑包括：

• 该SEP对标准的重要性
• 对被授权人的产品而言，标准与SEP有多重要。

法院计算H.264标准的RAND范畴方式：采用了H.264专利池规则来配置权利金之后，法院判定Motorola的SEP应为每一件产品0.185美分，经过3倍加乘后，即等如每使用在一件终端产品上之授权金为0.555美分；另一方面，专利池的创立人希望将授权金上限定为每一件产品1.5美分，因此在3倍加乘后便得出16.389美分，故Motorola的H.264 SEP组合的RAND范畴为0.555 ~ 16.389美分。

最后，法院的判决是最低的授权金额，即所有产品每一台须付0.555 美分授权金，显示法院认为Motorola的802.11专利对标准而言不是十分重要。

法院计算802.11标准的RAND范畴方式：有一份分析报告将Motorola的802.11 SEP订出0.1%的授权金比例，即对每一件Microsoft的产品可以收取20美分至40美分的授权金，但法院认为Motorola的802.11 SEP的价值不高，因此授权金被高估了35倍，法院最后裁定为每一件Microsoft的产品授权金为0.8美分至1.6美分。

依据法院计算出的RAND范畴，陪审团最后裁定Motorola违反对IEEE及ITU的约制承诺（分别针对802.11 SSO及H.264 SSO），因此必须赔偿Microsoft律师费、诉讼费及其发货中心的搬迁费用（注：因Motorola于诉讼期间，在德国对Microsoft产品提出申请禁制令并获准，因此Microsoft将其发货中心从德国迁到荷兰），合共约1,500万美元。