在MalicoInc. v. Cooler Master USA Inc一案中，美国联邦巡回上诉法院 (The Federal Circuit Court of Appeals, CAFC) 强调，显而易见的结论需要有事实的调查来支持，因此驳回了一审法院专利无效的判决，确认一定要有调查事实结果来支持法官对专利因为显而易见而判为无效的结果。

在此案中，Malico告CoolerMaster and LSI Logic侵犯其散热电子组件的散热技术专利。Cooler Master and LSI提出了现有的先前技术 (prior art) 和专家的证词，说明Malico的专利根据先前存在的散热技术，是显而易见的，提出该专利应该简易判决无效。

而被告Malico没有提供足以反驳被告CoolerMaster and LSI Logic建议的专家证词，亦无法提出可被接受的次要条件证据。

一审联邦法院批准被告所提简易判决无效的建议，并认为Malico的专利仅仅是在先前技术上的一个改善。Malico不服上诉。

联邦巡回法院重审一审法院专利无效决定时，发现一审法院未能解释现有先前技术如何揭露和如何以一个显而易见的方式进行修改，以满足Malico专利诉求的3个限制。

联邦巡回法院提出按先前案例，显而易见「是否」或「必须」建立在根据事实支持的问题。即使当现有先前技术没有指出专利中每个诉求的限制，一个被要求保护的发明可以是显而易见的，只要该记录包含一些原因，而这些原因可以解释为何一般从事该行业的技术人原本就会做出类似技术修改来达到目的，因而才能证明其为「显而易见」。

联邦巡回法院发现，联邦法院在Malico专利的某些诉求要素与现有先前技术的比较上，没有事实的调查结果，而且没有分析为什么一个行业内熟练的技术人原本就会修改现有技术。虽然一些证明无效的分析是由被告方的专家报告提供的，但联邦一审法院并没有采纳。

即使有，联邦巡回法院解释，专家的分析并不足够，联邦一审法院必须作出充份有效的分析，以证明Malico的专利在现有先前技术做的改善是显而易见的。因此，联邦巡回法院发回重审案件的无效部份。

作者： 吕克行 现职： RLM&K法律事务所美国专利律师 Ryder Lu Mazzeo & Konieczny L.L.C. （RLM&K）是一所位于美国费城郊区，拥有多位经验丰富美国专利律师的法律事务所；专精美国知识产权法律，包括：专利、商标、版权及商业机密。 RLM&K提供客户全方位知识产权法律服务，专利及商标申请，侵权分析、诉讼官司；并替客户在全美联邦法院、联邦上诉法院及美国最高法院出庭。