商标保护最主要的要件，即申请标志必须具备识别性。而标志识别性的取得，分为先天识别性或后天识别性。独创性、任意性、暗示性商标具备先天识别性。描述性商标因不具先天识别性，必须通过取得第二重意义，也就是后天识别性，而可以注册为商标。

以文字商标而言，依照识别性理论，可以分类为独创性、任意性、暗示性、描述性商标，然而此一理论，是否适用知名著作物的图像与名称？以下将以Fleischer Studios, Inc. v. A.V.E.L.A., Inc.乙案分析著名著作物以商标保护之限制。

1930年代，Max Fleischer开发一系列贝蒂(Betty Boop)的卡通人物，并由Fleischer将贝蒂图像授权于玩具、娃娃及其他等商品。后来，Fleischer Studio公司将贝蒂角色的权利出售予第三方，并于1946年将公司解散。

1970年代，Fleischer家族成立新的Fleischer工作室，新公司购回Betty Boop的知识产权，并将贝蒂图像用于公司销售的玩具、娃娃和Fleischer所销售的其他商品。

另一方面，A.V.E.L.A也是贝蒂图像、名称的商品的授权人，包括授权海报、玩偶及服饰制造商，使用贝蒂名称和老式电影海报得到的图像。

2006年，Fleischer向加州中部地方起诉 AVELA未经Fleischer同意，使用贝蒂的名字和BETTY BOOP角色之图像，侵害著作权和商标，并请求侵害著作与商标权之损害赔偿[1]。

图一、最早出现的Betty Boop 作品 (1930)，创作人为Max Fleische。

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联邦地方法院判决

关于商标权侵害争议，联邦地方法院判决原告Fleischer Studios 败诉，认为被告A.V.E.L.A. 使用卡通人物Betty Boop 的名称及图案于各种不同商品上，并未构成侵害Fleischer Studios商标权。 法院认为Fleischer Studios若要主张Betty Boop 文字或图像商标之保护，须证明具有文字与图像商标权、被告侵害商标权并造成消费者之混淆误认。

地方法院于2009年驳回原告简易判决声请，其理由有三：
(1).Fleischer Studios欠缺有效之Betty Boop卡通角色之商标权与著作权；
(2)原告虽已经注册 Betty Boop的文字商标，但是该文字商标欠缺先天与后天识别性，且注册文字商标，在权利更迭数次后，并无法指示单一来源；
(3)被告并未将Betty Boop文字当作商标；
(4)未证明被告使用此文字商标可能造成混淆误认。

就文字商标部分，法院认为被告在明信片使用Betty Boop文字商标，并非为商标使用，而是一种「美学功能」使用或是一种合理使用，而法院认为商标法并不保护功能性特征，因此可以产品功能特征抄袭，所以并非在消费者区别商品来源，而是利用Betty Boop作为装饰功能，提高消费者购买。[2]而Betty Boop图像上使用Betty Boop文字，就是描述Betty Boop角色名称，所以认为应构成描述性之善意使用。

针对Betty Boop的图像商标，法院认为Fleischer Studios 并未注册图像商标，虽原告可以主张doctrine of equivalent (相当原则)，即侵害文字商标与图像商标意义相当，因此侵害文字商标同时构成侵害图像商标。虽然法院也认为图像本身代表角色，文字商标代表角色名称，两者实质近似。但法院认为原告并未证明被告使用系商标使用。

第一次联邦第九巡回上诉法院针对图形商标之意见

2011年，第一次第九巡回法院支持地院驳回原告商标权侵权主张(Fleischer I)[3]，认为A.V.E.L.A. 使用卡通人物Betty Boop 的名称及图形在各种不同商品上未侵害Fleischer Studios 的商标权，因为 A.V.E.L.A. 并不是把Betty Boop名称当作商标在使用，而是当成一种美学功能商品。

换句话说，名称和角色图案并没有用来指示A.V.E.L.A.的商品来源，他们只是艺术功能的元素，让A.V.E.L.A.的商品更吸引消费者购买，与指示来源无关。

法院另外分析，如果同意Fleischer Studios用Betty Boop可以用商标权保护，将可以排除著作权保护时间限制。然而这个顾虑很薄弱，因为只有当著作物具有指示来源的功能，商标保护才能应用在著作物上。

第二次第九巡回上诉法院之修正意见

针对第九巡回法院的意第一次意见，Fleischer Studios 请求再审及全院联席审查后，撤销第九巡回上诉法院原先第一次的意见[4]。针对商标部分分析，并强调Betty Boop角色图案的保护，应判断Betty Boop是否有足够的第二重意义，以合乎商标法的目的。

第九法巡回上诉院假定角色图案，应该被认为具有描述性而非具有先天识别性的商标。因此，法院认为Fleischer必须证明商标之第二重意义，才可以主张商标权保护。

第九巡回上诉法院，并没有解释为何假设角色图像为描述性商标之理由，但由于Fleischer Studios 在地方法院时也没有主张先天识别性，仅主张从1972年起，就把图案使用在商品上，因此普通法(common law trademark)的商标权因而产生。

但实际上，一个知名角色像是Betty Boop图像，基本上不太可能具有先天识别性，因为当消费者第一次看到商品上Betty Boop的图案，并不会立刻与商品的来源产生联想，相反的，消费者只会认为此图案有美化商品的功能，如果为了让消费者知道有此图案的商品为同一来源，则商品的多次曝光是必要的。过去，最高法院在Wal-Mart Store的案子[5]中，也主张商品设计不具有先天识别性。

Fleischer Studios 并没有提供足够的证据来证明第二重意义，因此无法证明商标有效。尽管Betty Boop已注册为文字商标，第九法院拒绝Fleischer Studios所提供的证据，认为此注册仅为推定有效，并无法证明使用于商品。

在评估识别性的阶段，第九巡回上诉法院并未讨论文字商标具有先天识别性的可能性，但是法院却考虑文字商标是否缺乏第二重意义。由于，Betty Boop作品的著作权经过多次产权移转，已经有许多第三方由不同来源握有Bettey Boop 著作权。

另外，法院认为作为主张第三方著作权的拥有者，也不会排除第二重意义的判断之重要性。特别是，当市场上太多人的商品使用Betty Boop图案，消费者对谁拥有此图案产生困惑，因此，消费者很难由Betty Boop图案判断商品的来源，除非Betty Boop已有第二重意义，使消费者可以判断商品来源。

延伸讨论：第九巡回上诉法院有关商品法之案例

实务界人士认为Fleischer 一案中的第二次修正意见，将使第九巡回上诉法院的商品法处于未确定状态，因为并未明确厘清美学功能性的理论是否适用本案？

在International Order of Job’s Daughters v. Lindeburg &Co.,[6]一案中， 第九巡回上诉法院认为一个友好组织的名称及表示阶级、团体成员身分用的佩章、衣饰等，并未注册商标，未经授权而将其名称或标志使用在珠宝或销售目录上的行为，并不会构成商标不侵权。因为，名称与标志，都没有作为商标功能，而是当作珠宝的艺术元素功能，商品化是基于固有价值，而非指示来源或赞助商，所以基于功能性理论，厂商确实可以抄袭这种名称与标帜。

第九巡回上诉法院判决Vuitton et Fils S.A. v. J. Young Enterprises. Inc., [7]一案，则否决原告主张「LV标志仅具有功能性，因为只是用来吸引消费者」，法院藉不熟悉Vuitton的假设性顾客来区别品牌认定的吸引和设计本身的吸引：假设一组完全没听过LV的消费者，在选择Vuitton的商品和用其他材料所做的相似商品时，消费者会选择LV的商品还是基于装饰的功能性而选择LV商品？或是LV的标志增加对消费者的吸引力，是因为Vuitton 商品所代表的质量，或是因为Vuitton商品为真皮的名声？那么，如果消费者选择LV的Logo是因为代表质量与名声，那么符合商标立法，该Logo指示商品来源，因此需受保护。

因此，如果原告提供的证据可显示，消费者被Betty Boop 图案吸引，倒底是因为此图案天生的吸引力？还是有其他原因，如果消费者发现这个图案吸引人，不仅因为他很可爱或是天生讨人喜欢，也因为此图案与卡通或作者的其他作品有关联，那么，此「关联」会被当作指示来源或赞助商，因而成为商标的使用？但是在本案第九巡回上诉法院并未解决此一关键的区别。

第二重意义的问题与商标注册

第二个Fleischer 意见显示，对于商标法保护有名的角色名称和图案，第二重意义可能是一个重大的障碍，尤其是当这些角色在著作权上有很长远的历史，要建立消费者的认知，即使消费者在看到这些角色出现在商品上时，具有指示来源的功能，而不是仅作为某位作者有名作品是有难度的。

因此，为了突破第二重意义之问题，以商标注册对于那些寻求建立商标权在角色名称及图样，具有特别价值。因为即使没有足够商标第二重意义的证据，也就是后天识别性之证据，被注册的商标将使商标局必须接受5年的基本排他权及持续使用当作推定识别性的证据，从而此标志最终为无可争辩，因此不会受到欠缺第二重意义的挑战。当然，注册标志的所有人，仍然必须证明商标侵权之被告，有混淆或淡化商标的可能性，来对抗未授权的使用者。

美国、台湾认定大不同

所谓「独创性」商标，系指商标图样系运用智慧独创所得，而非沿用既有之词汇或事物者，被视为具有先天识别性商标。例如「PANASONIC」、「SONY」指定使用于电视、收录音机等商品；「Kodak」指定使用于胶卷等商品；「捷安特」指定使用于脚踏车商品。而著名的Miss Wu商标，由旅美吴季刚服装设计师在台申请商标，因为Miss Wu具备描述性，有如吴小姐，因而在第一次申请时，被智慧财产局驳回申请，直至后来证明第二重意义以后，再度申请方取得商标[8]。

那么著作人创作之具有原创性著作物，是否可以也如「独创性」商标一般，具备先天识别性？

显然，当著名著作物如果一开始出现在大众面前并未与产品挂勾，而是著作物与作者产生连结，因此就有欠缺识别性问题，但并不影响其在美国申请商标权注册，因为只要是intent to use（意图使用）就可以取得注册，无须一开始就证明第二重意义，所以并不影响注册，但是注册权人进行商标诉讼时仍有必要证明描述性商标具有第二重意义。但是，同样问题在我国则有不同的结果，因为商标必须先具备先天识别性或后天识别性，因此著名著作物势必先取得后天识别性，才能注册。

备注

1. FLEISCHER STUDIOS, INC., v. A.V.E.L.A. INC., 772 F.Supp.2d 1155 (2009)
2. The original text states that it“does not prevent a person from copying so-called‘functional’ features of a product which constitute the actual benefit that the consumer wishes to purchase, as distinguished from anassurance that a particular entity made, sponsored, or endorsed aproduct.”
3. Fleischer Studios, Inc. v. A.V.E.L.A., Inc., 636 F.3d 1115 (9th Cir. 2011)
4. Fleischer Studios, Inc. v. A.V.E.L.A., Inc., 654 F.3d 958 (9thCir. 2011)
5. Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., 529 U.S. 205. (2000)
6. In International Order of Job's Daughters v. Lindeburg & Co., 633 F.2d 912 (9th Cir.1980)
7. Vuitton et Fils S.A. v. J. Young Enterprises, Inc., 644 F.2d 769 (9th Cir. 1981).
8. http://www.chinatimes.com/newspapers/20130604000158-260205