此前，笔者介绍了一件经过大约 19年的审查历程后才获证之美国专利―US 8914825，并藉由研究该件专利的相关母案的申请历史，发现该件专利申请案属于借着相关衍生连续子案，而故意地延迟发明专利获准时程之典型的「潜水艇专利」。
在该文中，笔者提到潜水艇专利是「等到市场与产品成熟之后才突然伴随着针对已然成形之现有产品之保护范围而获准专利权，并让已然占有一定市场与收益的厂商陷入无法回避的窘境」。那么这件事在实务上是如何操作的，又会对技术研发与商业化行为，带来怎样的影响呢？
在笔者所参与的一个专利论坛中，有一位板友将Lemelson代表律师 Gerald Hosier 于美国地方法庭的发言：「你不可能不侵权，因为我刻意把你的产品写进我的请求项里！」作成签名文件使用。这句霸气十足的语句，在直觉上与一般专利观念有所不同，因为在一般的专利申请实务中，专利的申请与获准往往是早于该件专利商品化，甚至是广泛地被运用以或取商业利益，并被他人觊觎与进行仿作侵权之前。
事实上Gerald Hosier于发出此一豪语时，他所代表的Lemelson Foundation其实就是在美国的专利诉讼史中，最善于利用「潜水艇专利」的好手。
Lemelson Foundation 是由JeromeLemelson (1932-1997) 于1993所成立，以主张专利排他权并取得权利金的机构。他是一个多产的发明家，拥有范围包括与Bar Code Scanner与机械视觉等等相关技术的550项以上专利。
Lemelson Foundation系为「非实施专利事业体」（Non-PracticingEntity，简称NPE），其并不从事实际制造，获利来源主要是来自专利授权权利金，及控诉侵权所得赔偿金。估计LemelsonFoundation迄今所获取之权利金收益超过15亿美元[1]。
Lemelson Foundation获利的理由并不在于他的技术特别优秀，而是透过大量研究来了解技术发展趋势，进而找出关键性的相关技术与趋势，再加上灵活利用专利申请及专利制度的漏洞来攫取利益。
其中Lemelson 最具争议性的作法是运用「潜水艇专利」的技巧，尤其在Bar Code Scanner 相关专利上（请参见图1：Lemelson Bar Code Scanner 相关专利申请历史整理图1)。他巧妙而灵活地运用专利申请程序之接续案、分割案等等相关规定的漏洞，而将专利申请案延迟了18年至39年 [2]，并等候商业运用模式兴起与普遍之后才让专利核准，并针对于对应技术主张权利，而造成专利技术利用人 无法预料的风险。
图1：Lemelson Bar Code Scanner 相关专利申请历史整理图
如上图所表示的，Jerome Lemelson 是透过包括接续申请(Continuation Application，简称CA)、部分接续案(Continuation-in-partApplication，简称CIP)[3]、以及分割案等方式，来将其最初的专利维持在待审查的状态下，而在此状态下，专利申请人是可以基于发明说明书的揭露内容，来随意更动其申请专利范围的界定内容。此外，在美国早期的专利制度中，并没有导入18个月早期公开专利申请案的制度，因此这些未核准之专利申请案也不会被公开。
于是乎「潜水艇专利」的所有人，便可以好整以暇的让他的专利潜入水中，并等待相关技术逐渐成熟而广为运用时机，再针对于市面所广泛采用的商品撰写专利请求项，接着取得专利权然后对相关产品发动侵权诉讼。这也就是为什么前述JeromeLemelson的代表律师Gerald Hosier，会在美国地方法庭的发出「你不可能不侵权，因为我刻意把你的产品写进我的请求项里！」这样的豪语。
虽然随着美国导入「专利保护期限自申请日起计算」以及「18个月早期公开」两项制度，而使得「潜水艇专利」逐渐销声匿迹。然而，真正为「潜水艇专利」敲响丧钟的，却是CAFC 在 11/16/05 在Symbol TechnologyInc. v. Lemelson Medical[4]一案中所提出的修正判决。
在该判决中认定发明人Jerome Lemelson，基于「专利申请懈怠(Prosecution Laches Doctrine)」，此种在专利申请过程中发生18年至39年不等之不合情理的延迟情事(unreasonable delay) 的理由（也就是指「潜水艇专利」利用接续申请、部分接续案、以及分割案等方式，来拖延申请案获准时程的作法），而无法主张各项专利权项(unenforceable)[5]。
在该案中地方法院法官指出「『专利申请懈怠』抗辩的功用就是透过『迫使专利权人必须及时的将其发明提出专利申请』的方式来保护公众利益，然而Lemelson除了有超乎正常的时间延迟外，更是利用申请接续案的方式来使得其发明持续处于『申请中』的存活状态将近四十年，并从而得以在其母案专利都已届满失效多年后，还能继续透过修改其接续案之『申请专利范围』(claim)来将市场上后来才出现的相关商业发明陆续涵括进来(recapture)。而Lemelson这样对社会大众利益的恣意损害，正好就是衡平原则下的「专利申请懈怠」所欲抵制的对象。」[6]
「专利保护期限自申请日起计算」以及「18个月早期公开」两项制度，虽然大幅局限了「潜水艇专利」的操作态样，然而Symbol TechnologyInc. v. Lemelson Medical一案4的判决，则是为「潜水艇专利」这种滥用专利制度的手法封上棺钉。虽然在该案的上诉法院CAFC仍然强调「专利申请懈怠原则」需被谨慎运用，只有极少数申请人明显对专利系统有异常滥用的例外状况才会落入「专利申请懈怠」抗辩的适用范围。然而，此一判决仍然对于「潜水艇专利」作出致命性的打击，至此「潜水艇专利」的运用也算是正式的步下专利舞台。
备注：
- http://ipcc.moeasmea.gov.tw/files/Mr_Lu%200629.pdf
- 参见『美国专利侵害诉讼中之「专利申请懈怠」抗辩』，许皋毓， 知识产权月刊第95期
- http://www.saint-island.com.tw/news/shownewsb.asp?seq=374
- Symbol Technologies Inc. v. Lemelson Medical,Education & Research Foundation LP, Fed. Cir., No. 04-1451, 9/9/05
- https://www.ropesgray.com/files/...Breaking_the_Bar_Code.pdf
- 参见『美国专利侵害诉讼中之「专利申请懈怠」抗辩』，许皋毓， 知识产权月刊第95期
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| 作者： |
张宇凯 |
| 現任： |
北美智权教育训练处 专利工程研究员 |
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台湾科技大学技术移转中心 智权管理师
台湾某大专利商标事务所 国外部专利工程师
清华大学辐射生物研究所 硕士
辅仁大学生物学系 学士 |
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