2012年8月，美国加州北区联邦地方法院陪审团裁定Samsung侵害Apple三项发明专利及三项设计专利，必须付出10.49亿美元的巨额损害赔偿，消息震惊全球。这场「世纪审判（Trial of the Century）」对于设计专利的影响将会持续至未来几年。在法律层面上对于知识产权的业者而言，最困难的问题就是被问到关于「一个产品是否侵犯设计专利呢？」不管你是否承认，设计专利侵害分析与判断所依据的视觉印象（visual impression），总是让人觉得多少会包含一些主观的部分。因此，纵使是经验丰富的专业律师也无法预测。

※本文摘录自[近似与实质相同的界线(How close is too close）-- 设计专利侵害认定]

相较于发明专利的侵权诉讼，可供企业或专利业界参考的设计专利相关案件或判例的数量不多。因为参考资料不多，也只有透过侵权诉讼实务的研究及观察，才能进一步的了解设计专利侵害认定的核心问题。 两个设计之间究竟要近似到何种程度才会构成实质相同（how close is too close）？有点黏又不太黏的近似会不会造成误认或混淆？黏到何种程度的近似才会构成实质相同呢？本文想以美国与我国台湾地区设计专利侵权诉讼的侵权与不构成侵权的不同决定，试着说明设计专利的权利范围与侵害分析与判断。

美国设计专利侵权的案例

1. Gorham v. White 案例 [1]
1871年，在Gorham案例中，美国最高法院裁定所有的专利侵害诉讼案中必须采用相同的检测。设计专利的实质相同检测，是以一般观察者的观点，施予购买时之通常注意程度观看两个设计。最高法院认为，如果两个设计之间的差异足以产生不同的视觉效果，这些差异就足以破坏「实质相同」的认定。

2. Crocs, Inc. v. US International Trade Commission（ITC） [2]
2010 年，原告Crocs有关于泡棉运动凉鞋（布什鞋）的D517,789 设计专利（如图1所示，简称789 专利），在Crocs, Inc. v. ITC的上诉案件中，美国联邦巡回上诉法院（Court of Appeals for the Federal Circuit，简称 CAFC）说明：Crocs 设计专利权范围应该是「如图所示与所述的鞋类的装饰设计」，可是，ITC 却以发明专利的方式来解读设计专利，偏离「整体设计」考虑的原则。

图1 Crocs的789专利与被告的凉鞋产品之比对

CAFC说明：如果两个设计之间的细微差异(minor differences)
不能产生不同的视觉印象，就无法阻挡设计专利侵权的事实认定。导致一般观察者混淆或误认的原因，是整体设计的近似，而不是某些新颖设计特征的近似。因此，被告的凉鞋侵害了789专利。

3. Victor Stanley, Inc., v. Creative Pipe, Inc. 案件 [3]
2011年，原告Victor Stanley 公司在马里兰州地方法院控告Creative Pipe公司的Nebelli板凳（如图2右侧所示）侵害D523,263设计专利（如图2中央所示，简称263专利）。

地方法院认为，要解决一般观察者是否会认为两个设计是实质上相同的问题，要将设计专利与被告设计与先前技艺（如图2左侧所示，简称Chipman长板凳）一起比较，而两个设计之整体外观没有明显的差异，一般观察者施予购买时之平常注意并不容易区分，因此，被告Nebelli板凳两侧的扶手及椅脚的框架设计与263专利是实质上相同的。

图2 原告的263专利与被告Benelli长板凳与先前技艺之比对

4. Hutzler Manufacturing Inc. v. Bradshaw International, Inc. 案件 [1]
2011年10月，原告Hutzler制造公司控告被告Bradshaw国际公司销售的洋葱容器（如图右侧所示）侵害D538,114洋葱储存容器的设计专利（如图4左侧所示，简称114专利），大蒜容器的外观类似大蒜球，Hutzler销售的这些专利的商业实施例（如图中央所示）。

Hutzler提出初步禁令的请求，禁止Bradshaw再销售这些涉嫌侵权的产品。法院集中于产品的整体外观，比对被控侵权产品与设计专利的图式和Hutzler的产品。法院认为，虽然两个容器之间的略有差异，不过，这些共同视觉印象远远大于那些细微差异，因此，Bradshaw洋葱储存容器侵害了114专利。2012年7月，法院授予初步禁令。

图3 Hutzler的114专利与商业实施例被告Bradshaw产品之比对

5. Cornucopia Products LLC v. Dyson Incorporated et al案件 [5]
原告Dyson有D602,143（如图4左侧所示，简称143专利）及是关于无叶风扇的设计专利，Dyson向亚利桑那州地方法院控告Cornucopia公司的风扇产品（如图4右侧所示）侵害143专利，请求初步禁制令（Preliminary Injunction）。

地方法院说明，D143专利所请求的无叶风扇设计的圆筒形基座具有特定的直径及高度，与具有特定直径及高度的圆环形喷嘴之间有一定的比例关系。事实上，Cornucopia风扇已精确的模仿了143专利设计的圆筒形基座与环形喷嘴的造形比例，而Cornucopia风扇底座的细微差异，并不会对于两者的整体印象的实质相同造成影响。

图4 Dyson的143专利与被告Cornucopia风扇产品之比对

6. Apple v. Samsung (11-cv-1846)案件 [7]
在Apple v. Samsung (11-cv-1846)案件中，Apple极力主张被告Samsung手机的GUI设计（如图5右侧所示）的整体视觉印象实质近似于Apple的D604,305设计专利（如图5中央所示，简称305专利）。

相反的，Samsung的诉讼策略则聚焦于细节上的差异。305专利的图式中只有接口周边有一环以虚线呈现的矩形框，接口中的黑色背景与每一个图像都有特定的色彩。

然而，陪审团在比对先前技艺与305专利与Samsung手机GUI时，认为Samsung手机的GUI所产生的视觉印象与305专利已构成实质近似，Samsung被指控手机的界面都侵害305专利。

图5 Apple的305专利与先前技艺及Samsung手机的GUI之比对

我国台湾地区设计专利侵权之案例

1. 智财法院102年度民专上字第44号 [8]
原告皇冠金属工业公司有一D130,918饮料容器的设计专利（如图6中央左侧所示，简称918专利），控告巧帮手公司进口的「保温瓶」商品（如图6左侧所示，简称系争商品）侵害918专利，智慧财产法院第一审判决其败诉并撤销专利权，原告不服上诉到第二审。

第二审法院认为，918专利之扣接构具设计有多种变化之可能，尚难认此等改变系轻易思及，故918专利应具创作性，并且经比对系争商品与918专利，二者整体之视觉性外观极为近似，系争商品亦具有918专利之多数设计特征，系争商品已落入918专利之专利权范围，确实侵害918专利。

图6 被告产品与皇冠金属公司的918专利与先前技艺之比对

美国设计专利不侵权之案例

1. Unique Functional 产品公司 v. Mastercraft 船公司案件 [9]
原告Unique公司有个拖车耦合器的D320,777设计专利（如图7左侧所示，简称777专利），Mastercraft公司所购买的Reliable 公司的耦合器（如图7中央所示）侵害777专利。CAFC认为被告的耦合器设计与原告777专利不同，还更接近于先前技艺3888.517的发明专利（如图7右侧所示，简称为Ray专利）。

图7 原告777专利与被告产品与先前技艺之比对

2. Minka Lighting Inc. v. Maxim Lighting International Inc. [10]
原告Minka灯具公司主张被告Maxim灯具公司的Cambria设计（如图8右侧所示）的整体视觉外观实质近似于D461,591（如图8左侧所示，简称591专利）；德州北区联邦地方法院比较591专利与被告Cambria设计，发现两个设计之间有很多不同之处，法院认为，一般观察者很容易看得出这些差异，两个设计间不同之处已足以产生不同的视觉印象，不会因被欺骗而购买被告的产品。

图8 Minka的591专利与被告Cambria产品之比对

3. Victor Stanley,Inc., v. Creative Pipe, Inc.案件 [11]
2011年，原告Victor Stanley公司在马里兰州地方法院控告Creative Pipe公司的Necati板凳（如图9右侧所示）侵害D523,263设计专利（如图9中央所示，简称263专利）。地方法院认为，263专利与Necatii板凳两侧扶手及脚架的框架设计之间有明显足以区别的设计特征，以合理的注意程度，可以很容易的区分Necati的设计与263专利。Necatii板凳座椅下方脚架间的椭圆形框设计的整体效果，可以创造出一个不同于263专利的且独特的外观，不会混淆一般观察者。被告Necati板凳扶手与脚架的框架设计并未侵害263专利。

图9 原告的263专利与被告Necati长板凳与先前技艺之比对

我国台湾地区设计专利不侵权之案例

1. 台湾地区知识产权法院103年度民专诉字第44号 [12]
原告财荣实业公司有一关于水壶架的D136,339设计专利（如图10中央所示，简称339专利），控告钟鼎公司的水壶架产品（如图10左侧所示，简称系争产品）侵害339专利。被告主张339专利不具创作性，应撤销其专利权。智财法院比对系争产品与339专利，认为以普通消费者选购商品之观点，339专利与系争产品之外观特征差异明显，应认定系争产品整体视觉性外观与339专利物品不相同亦不近似。

图10 原告的339专利与先前技艺与被告产品之比对 [13]

设计专利权范围的解读与说明书之限制

在Elmer案件[14]中， CAFC说明：审判法院有责任解读设计专利权范围，解读专利权范围是法官的工作，而陪审团必须接受法官所作的正确解读。有些设计需要较多的解读，有些设计仅需稍作解读，有些则不用解读，设计专利权范围解读之基本原则，是以专利公报所公告之图式为主，并得参酌说明书及申请过程历史档案（prosecution history）[15]，清楚且正确的解读设计专利的权利范围。

在美国In re Plastics Research Corp.案件[16]，原告Plastics Research 公司有格状围篱的D402，381设计专利（简称381专利），说明书中记载着381专利的「一组条板放置于另一组条板之上的嵌合方式组合」设计特征，法院比对381专利与被告的围篱产品，法院发现被告产品使用的是「条板通过条板的组合」与原告的「一条板放置于另一条板之上的嵌合组合」明显不同，所以，被告产品并未侵害381专利。

反观，我国台湾地区“知识产权法院”对于设计专利的说明书中创作特点或设计特征的解读与处理则不同，在102年度民专上字第44号民事判决[17]中，被告主张918专利创作特点所记载的「该容器本体的底侧连接有一底座，该底座之外径略小于该容器本体之外径」的限制条件，法院认为该创作特点不会影响整觉效果，而予以忽略。

在美国，设计专利权范围之解读是法律问题，由法院依据先前技艺与相关资料来解读，设计专利侵害与否的事实问题，则由陪审团来认定；在我国，无论是法律问题与事实问题都是由法院来认定。专利公报是一种有公示（public notice）作用的公开资料，社会大众与竞争厂商可从公报中得知设计专利之权利范围与设计特征，原则上，专利公报上揭示之图式与所记载的设计特征，应该对于设计专利权范围是有限制作用的。

结语

由以上几个案例的侵害判断的比对与分析可得知，在设计专利的侵权诉讼中，法院是否能清楚且正确的解读设计专利的权利范围，会影响到是否实质同的判断结果。另外，法院会要求陪审团以他们的平常情感、知识及观念，了解且记住现有的先前技艺，观察与比对主张侵权的设计专利与被告产品，再以两个设计所产生的视觉印象判断是否实质相同。 如果主张侵权的设计专利与被告产品之间有明显的相似之处与差异之处，如何让陪审团（事实发现者）来权衡这些异同之处的权重比例，进一步确定两个设计是否「实质相同」，这是设计专利侵权诉讼中典型的事实问题。

这几年，由于Apple 与Samsung的专利侵权诉讼与巨额的损害赔偿金额，越来越多的专利业者呼吁产业界应该重视设计专利的申请及侵权诉讼。然而，如何以过去的案例为借镜，探讨一般观察者检测的观念与发展，研究以视觉印象的侵权判断的可预测性，两个设计之间的近似要达到何种程度才会构成实质相同，能否确定被告设计是否跨越过设计专利侵害的球门界线，以上的这些问题的困难度与发展，会随着时间的推移与产业的发展而有所变动。

备注

1. 参照Gorham Mfg. Co. V. White, 81 U.S.（14 Wall.）511, 512, 20 L. Ed.731（1872）。
2. 参照In Crocs, Inc. v. International Trade Commission, No. 08-1596 (Fed. Cir. Feb. 24, 2010）。
3. 参照Victor Stanley, Inc., v. Creative Pipe, Inc., 2011 WL 4596043 (D.Md Sep. 30, 2011)。
4. 参照. Hutzler Mfg. Co. v. Bradshaw Int’l, Inc., 11 CIV. 7211 PGG, 2012 WL 3031150 at *1 (S.D.N.Y. July 25, 2012)。
5. 参照Cornucopia Products LLC v. Dyson Incorporated et al, No. 2:2012cv00234 - Document 58 (D. Ariz. 2012)。
6. 参照Apple Inc., v. Samsung Elecs. Co., No. 11-CV-01846-LHK, 2012 WL 3627731 (N.D. Cal. Aug.2012）。
7. 图5的图片圆自"Design Patent Infringement – How Close Is Too Close?", by Christopher V. Carani, Esq, September 7th, 2012.
8. 参照我国台湾地区知识产权法院民事判决，102年度民专上字第44号（01/23/2014）。
9. 参照Unique Functional Products, Inc. v. Mastercraft Boat Co., Inc., 82 Fed.Appx. 683(unpub., Fed. Cir. 1993)。
10. 参照Minka Lighting, Inc. v. Maxim Lighting Int’l, Inc. (N.D. Tex. Mar. 16, 2009)。
11. 参照Victor Stanley, Inc., v. Creative Pipe, Inc., 2011 WL 4596043 (D.Md Sep. 30, 2011)。
12. 参照我国台湾地区知识产权法院民事判决，103年度民专诉字第44号（03/30/2015）。
13. 参照我国台湾地区知识产权法院民事判决，103年度民专诉字第44号之附图档。
14. 参照Elmer v. ICC Fabricating Inc., 67 F.3d at 1571, 36 USPQ2d, 1417（Fed. Cir. 1995）。
15. 参照McGrady v. Aspenglas Corp., No.Civ. 3231-KTD. Feb. 5, 1980。
16. 参照In re Plastics Research Corp. Litigation, 63 USPQ2d, at 1924, 1925, U.S. Eastern District of Michigan decided Jan. 04, 2002。
17. 同注16。