在过去的几十年中，美国专利商标局（USPTO）与商标初审上诉委员会（TTAB）多次引用Lanham Act §2（a）中，商标不得带有蔑视的规定(disparagement provision)做为拒绝或撤销商标的根据。在过去的两年中，法院引用这项规定来撤销某些著名已注册商标，包括Washington Redskin拥有的商标注册被撤销。本案中，美国联邦上诉巡回法院（CAFC）解决了关于§2（a）是否合宪性的争论，和因为该法规允许政府依此法令拒 绝商标注册而确定该条款是违宪的，因为言论自由与商标之间有冲突时，宪法保障言论自由优先。（可参见前文：联邦巡回法院全体法官重新审查商标法中的禁止含毁谤意义的商标注册）

背景

Simon Shiao Tam是亚裔美国人，一个摇滚乐队的主唱，使用The Slants为乐团名称并申请注册商标，TTAB因为“Slants”是一个蔑视亚裔字眼，肯定了审查官的拒绝注册申请决定。虽然Mr. Tam注册THE SLANTS是用在以现场音乐表演为主的商标，委员会认定该名词针对亚裔且有蔑视亚裔人的用意，因而否决其商标注册。Mr.Tam申请上诉。在上诉时 Mr. Tam主张，TTAB误以为此商标有蔑视意义，也挑战Lanham Act§2(a)是否合宪。

此案CAFC同意TTAB的决定。根据相关证据与字典的定义，该字是俚语和有蔑视亚裔的种族诋毁。包括新闻报导、乐队自己的 维基百科页面、甚至过去Mr. Tam的发言都显示THE SLANTS指的是亚裔人，并有可能冒犯亚裔人的用意。至于§2(a)of the Lanham Act的合宪性，CAFC援引其1981年In re McGinley一案，上诉法院法官集体判决后，拒绝了Mr.Tam所提出Lanham Act §2（a）与宪法保障言论自由相冲突的说法。

Moor法官提出不同观点。她指出Mr. Tam寻求注册THE SLANTS，除了是做为乐队服务的商标（即商业目的），Mr. Tam还表达其和对政治和文化论述的目的。她敦促上诉法院对于引用In re McGinley一案的判例进行重新审查。具体来说，法官Moor指出，有一般大众的评论认为McGinley案已经有34年的历史，其中与保护商业言论 的定义已改得太多（significantly）了。

不久之后，CAFC主动否绝上诉法官做出的决定，并要求当事人提交新的说明，由全体法官复审，来决定15 U.S.C. § 1052(a) （兰姆法案）禁止有蔑视意味商标注册的规定，是否违反了宪法第一修正案中保护的言论自由原则。

全体法官的决定

具有蔑视性商标的内容或观点不是中立的，要允许其注册只能在考虑国家利益的基础上使其合法化。CAFC解释，§2（a）法规 使政府得以限制私人发表意见，必须严格审查此规定是否合宪。在全体法官复审时发现，此一法规应无法通过严格审查。CAFC指出，「§2（a）是对言论观点 造成歧视的法规，目的是应付某些不受欢迎的言论。」该法院进一步解释说，政府在§2（a）虽然是规定使用于商业言论，但无法逃避严格审查，因为它可以是一 个商标特性表达的限制，而不只是它的来源识别。政府如果拒绝有蔑视意味商标的注册，因为它不赞成商标传达的讯息。政府认为某个商标有蔑视他人意味而拒绝其 注册商标。

USPTO认为，§2（a）完全不涉及宪法第一修正案的权利，因为§2（a）不禁止言论发表，Mr. Tam仍然可在商业用途上使用未经注册商标的THE SLANT；商标注册构成政府言论，而政府可以授予或拒绝此项言论而并不牵涉宪法第一修正案；§2（a）商标核准只是保留让政府行使补贴，而不是牵涉到限 制言论。

对于第一个论点，CAFC依靠其自身的先例得出结论。联邦商标注册后，商标所有者被赋予「真正显著和经济价值」的好 处，USPTO所认为可能有蔑视意味的商标，否认后将对这些好处造成「严重阻碍」。此外，如果USPTO只因认定某先商标「可能有蔑视意味」而不予以注 册，在不确定的法律环境下，会对这些被拒绝商标造成寒蝉效应。通过这些年来审查USPTO的核准、否准特定商标历史纪录，CAFC特别（inter alia）引用REDSKINS商标被撤销案来证明其论点。

至于USPTO提出的第二个论点，该商标注册程序和注册的装备，例如像是使用®符号和构成政府言论注册证书的发布，CAFC 不同于最高法院，于2015年在Walter, Sons of Confederate Veterans（特殊车牌）案的决定，并得出结论认为，商标注册不是政府的言论，因为商标是以作为商品和服务的来源标识为目的，认为「一个商标与政府绑 在一起的概念是对立的。」同理，如果著作权注册的过程也是政府的言论一种，这将允许政府禁止那些被认为蔑视他人的作品进行注册；审查结果与宪法第一修正案 保护的人权将是不一致的。

至于第三个论点，CAFC认为，商标注册是一个监管制度，而不是政府所提供的福利。根据违宪原则，CAFC的结论是，拒绝一 个原本可得的利益是违宪的，会造成私人言论的“显著寒蝉效应”。CAFC并解释，商标注册不是政府传达特定消息的程序，该过程不该牵涉政府本身具有的消费 权力。

CAFC确定§2（a）规定的表达言论（而不是商业言论）之后，更进一步根据1980年最高法院的Central Hudson Gas & Electric v. Public Service Commission（认为商业言论的限制可能欺骗公众是被允许的）判例的中间协调审查标准，审查了这个问题。CAFC认为，§2（a）在中间审查是违宪 的，因为蔑视商标并没有任何非法或误导，且没有任何政府有权力禁止个人言论。

CAFC明确表示，它不认可Mr. Tam的商标，并承认其决定可能会使蔑视商标的注册增加。但是CAFC认为，由于政府并没有显示足够的权利引用§2（a）拒绝有蔑视意味的商标注册，§2（a）禁令违宪。

作者： 呂克行 现职： RLM&K法律事务所美国专利律师 Ryder Lu Mazzeo & Konieczny L.L.C. （RLM&K）是一所位于美国费城郊区，拥有多位经验丰富美国专利律师的法律事务所；专精美国知识产权法律，包括：专利、商标、版权及商业机密。RLM&K提供客户全方位知识产权法律服务，专利及商标申请，侵权分析、诉讼官司；并替客户在全美联邦法院、联邦上诉法院及美国最高法院出庭。