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2015 年 06 月 17 日
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守住你的「巴拿马运河」:如何控管专利爆案风险?
蒋士棋╱北美智权报 编辑部

在前期文章中(要有效控管专利成本 先搞清楚年费代缴「潜规则」),我们曾经提醒过专利维护费用的全成本概念,但在专利管理中,除了庞大的专利权维护支出是经营层非常重视的议题之外,如果公司内的「巴拿马运河」出了状况,不只得花更多心力挽救,严重的话可能连研发、业务营销都会受到影响。

Michael是一家科技公司的法务长,这天早上他的办公桌上放了两封信。第一封来自于日本特许厅,告知四年前获证的一项发明专利因为宽限期截止前未缴纳年费已经失效,如欲复权须缴交超额罚款并提出申请;另一封信来自美国的大客户,希望跟他们进行专利交互授权谈判。麻烦的是,美国客户要求的专利清单中,第一项就是这个已经失效的日本专利……。

上述的故事也许未曾在你的公司内出现,但专利失效的风险,却是每个企业都可能碰到的问题。可惜的是,大部份企业对于专利管理不当究竟多可怕却总是一知半解。如果企业规模大,一听到专利年费没缴可能会觉得「反正维护专利就是要交钱,多缴一笔罚款也没什么」;若是在规模小的公司,更可能连完整的专利数据库或管理机制都付之阙如,更不用提风险控管。

未按时缴纳规费 将产生四大风险

不管公司的规模大或小,对于专利管理都不能没有正确的认知。专利本身虽然无法直接产生价值,却是链接「技术能力」与「市场获利」之间的桥梁,就像巴拿马运河一样,本质上只是一条让货轮得以航行的水路,但因为它连接了大西洋与太平洋,全世界的贸易活动都少不了它。可想而知,要是巴拿马运河突然发生意外,全球的生产、销售基地之间的联系势必要花费更高额的运输成本,国际经济必受影响。

要是专利的控管流程出了差错,会出现什么后果?以台湾为例,若是专利权人没有在期限前缴纳规费,专利权人将面临至少四种风险(参考图1):

第一:在台湾,一进入宽限期,专利权人就必须加缴至少20%、至多两倍年费的逾期罚款。逾期罚款会因未逾期时间增加,罚款也会随之提升,对专利权人会是不小的负担。

第二:在宽限以及空窗期中,将出现专利被侵权的风险。因为在宽限期届满时,台湾地区“知识产权局”就会对外公告该项专利权消灭(复权成功会再公告一次),若是在这段期间内其他人使用了这项专利,根据专利法第59条的相关规定,专利权人无法主张其权利[1]

第三:在空窗期当中如欲复权,除了缴纳原年费规费三倍之罚款外,还需向台湾地区“知识产权局”提出申请。据了解,台湾地区已经简化相关行政措施,从提出申请到公告核准仅需约22个工作天,但其他国家就不见得有类似台湾地区空窗期的规定,申请复权的程序也有所不同,是专利权人必须额外负担的成本。

第四:如果无法成功复权,导致专利权彻底消灭,更将造成无法弥补的损失。

图1:专利年费没缴会怎样?以台湾为例

數據源:专利法逐条释义,智慧局网站;蒋士棋整理

许多人对于专利都有种迷思,认为这只是法务部门的芝麻小事。的确,对公司来说,比起搞懂复杂的各国专利法规,技术创新与市场开发确实都重要得多;但我们却也常常忘记,如果少了专利权,不但产品缺乏保护,研发效益也会受到一定的影响。换句话说,即使公司投注了大量资源在研发或市场营销上,只要在专利控管上出现差错,不只是没有保护到专利权,连辛苦研发的专利技术都将免费无偿让第三者使用,落得全盘皆输。所以,别再以为专利事不关己了,它是每个部门都得关心的大事。

[PVIGO观点]预防永远胜于治疗

想要摆脱专利爆案,最根本的解决之道就是按时缴纳规费 ,但世界各国的年费制度都不尽相同,实务上还是需要代理人协助处理。只不过,也别以为丢给代理人就能高枕无忧了,要彻底预防爆案,专利权人自己还是有不少事得做:

  • 公司应建立专利权管理制度:对于一项专利是否要继续维护,公司应该要有完整的评估机制,包括市场状况、技术能力、维护成本等等。换句话说,与其紧守住每一项专利,公司应该要定期检讨与盘点这些专利的价值,才符合公司的最大利益。
  • 慎选代理人:好的专利年费代理应该满足两个条件:按时提醒年费缴费期限,以及提供该项专利的基本信息做为决策参考。以PVIGO为例,专利权人可以自行安排缴费提醒的排程,并于网站上查阅到该专利的缴费历程、本次待缴年费的期限日及缴费期别、帐务数据等信息,同时提供公告本供专利权人查阅,以协助专利权人进行专利权维护的决策参考。
  • 预留缴费作业时间:一般来说,只要是缴交他国的专利年费,都得透过国外代理人完成。专利权人最好在期限前一个月(约20个工作天)就完成缴费指示,让国外代理人有充裕时间处理后续工作。

备注

 

作者: 蒋士棋
现任: 北美智权报资深编辑
学历: 政治大学企管系
经历: 天下杂志记者
今周刊记者

 


 



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