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 台湾专利专题报告
台湾智慧财产局发明专利加速审查作业方案
作者/北美智权专利研发部 邱英武
2008/03/26

全球各地的专利申请案日益增加,已经造成各国专利局积案日益严重。因此,为能快速消化积案,各个重要的专利局间均有签署专利审查高速公路(Patent Prosecution Highway,PPH)计划,例如美国与日本、美国与英国、美国与加拿大、美国与澳洲、美国与韩国以及美国与欧盟等。藉由对方局的审查核准结果,作为我方局的审查参考依据,以加快核准专利的速度。

文章綱要
一、加速审查作业相关规定

二、相关问题况状与可能的处理方向

三、结 语
台湾智慧局(TIPO)的专利积案状况也跟世界各国有着相同的情况,但碍于众多因素考虑,导致目前无法与其它重要的专利局签订双边协议。因此,智慧局拟推出「发明专利加速审查作业方案」,且该局于拟定此项方案时,扩大适用范围,使申请人在其它国家之对应申请案有经审查核准公告或是即将公告的情况时,均能主动提供申请专利范围及相关文件等,以加速提出审查意见。

一、加速审查作业相关规定

根据智慧局网站上于2008年12月31日贴出的公告,该局已启动申请人可提出「发明专利加速审查」之程序,并自98年1月1日起开始受理申请。以下就此方案的相关规定简述说明:

1. 适用客体
限于发明专利申请案,且必须有外国的相对应申请案存在。此项申请不需缴纳规费。

2. 提出申请的时间点
申请人于收到TIPO通知即将进行实体审查或是再审查之后,其外国的相对应申请案,已经由该外国专利局实体审查而核准者,均可提出申请,不论是否有主张优先权关系存在。所谓的「核准」,包括已核准公告以及核准通知二种情形。

3. 提出申请应备之文件
(1)
发明专利加速审查申请书1份。
(2)
外国专利局已核准公告之申请专利范围(含中译本)或外国专利局之核准通知复印件及其即将公告之申请专利范围(含中译本)。
(3)
前述(二)之申请专利范围中译本与向TIPO提出专利申请所送之申请专利范围之间差异说明,如无差异,则于申请书中勾选「无差异免送」即可。
(4)
其它文件,可依需要附送:例如:专利检索报告、经外国专利局核准之申请案说明书与国内申请案差异划线本、外国专利局审查意见及申复相关文件复印件(含中译本重点摘译)等。

4. 审查进度
原则上,TIPO将在申请人提出相关文件齐备后,6个月内发出审查结果通知(包含审查意见通知函或审定书)。但实际审查时间得另视申请案件所属技术领域而定。

5. 试办期间
此项措施目前试办期间为期一年,惟仍将视状况予以调整。

二、相关问题况状与可能的处理方向

虽然智慧局已启动此一方案,惟此试办作业于当初草案提出时,尚有部分疑点未厘清,2008年12月26日下午虽召开公听会,但部分问题状况未有智慧局明确公告前,均尚待日后程序发展。以下列出笔者认为会出现的相关问题与可能的处理方向。

1. 申请案与对应案专利范围不一致
由于TIPO所订之加速审查作业方案中,放宽接受所有审查中的案件,均可提出加速审查之申请。因此当申请人请求加速审查时,若TIPO审查人员,已经对该申请案发过审查意见通知,请申请人限缩其申请专利范围,而且申请人亦已进行限缩,致该案修正成较狭窄之申请专利范围。则此时申请人应避免以外国核准范围较国内对应案已修正之申请专利范围大之外国案核准文件,为加速审查之依据。若以该专利范围较大的外国案核准文件,申请加速审查者,将无法取得认可,因而会归入一般审查程序中续审。反之,若是以较小的专利范围的外国案核准文件申请加速审查者,仍会排入加速审查之列中。

2. 以相同的外国相对应案的核准通知提出申请
公告的作业中适用的阶段,为申请案经过TIPO实体审查通知或是再审查阶段中。因此,同一个外国对应申请案的核准通知是否可以于二阶段中均提出?惟从加速审查目的而观,相同的核准通知于实质审查阶段中已经提出且经过审查委员考虑后,再于再审查中提出者,此时已违反加速审查目的,此时再审查中的加速审查申请将不会被准许,该申请案仍是处于一般审查程序中续审。

3. 多个外国相对应申请案的核准通知均可提出
接续前一个问题,若是多个外国相对应申请案相继送出核准通知时,是否亦可以于二阶段中提出不同的相对应申请案国家的核准通知?因为既然是二个不同的国家核准通知,则均是可以提出。因此,凡是尚未提出过的核准通知,均可以于该二阶段中提出加速审查的要求。

4. 加速审查提出次数的限制
加速审查提出的次数是否有限制?于方案中并未有如此的限制,因此凡是处于实质审查或是再审查阶段,于收到外国相对应申请案的核准通知时,即可以检附相关文件向智慧局提出申请。

5. 中间程序的请求项核准状况
核准通知是否亦包括中间程序的核驳通知所准许的专利范围?美国专利申请过程中,当第一次核驳通知或是最终核驳通知中,会对于专利范围的请求项核驳与否做出明确的说明。此时,此方案中所述的「核准」并未包括此中间程序的请求项核准状况,必须是NOA(Notice of Allowance)类的核准,方可作为申请加速审查的检附文件。

6. 未缴纳领证相关费用而被废弃的外国相对应申请案
若未缴纳相关的领证费用,而导致外国相对应申请案被废弃,此时的外国相对应申请案的核准通知,可以作为检附的文件而提出加速审查申请吗?于方案中,对于此问题并未提出解释。然就方案的加速审查目的以及台湾申请案尚须经过审查委员审查的观点而观,该份核准通知仍是可以作为检附的文件提出加速审查申请。

7. 文件齐备才能置入加速审查程序中
申请人加速审查应备具的文件未齐备者,智能局应会通知申请人补件,智能局会在申请人补齐文件后,方将此案置入加速审查程序中。因此,申请人未补齐文件前,申请案仍是处于一般审查程序中,并不会发生任何失权的效果。

8. 简体文字要翻译成繁体
中国大陆的核准通知是否应翻译成繁体版,并将名词或文字转成对应的繁体名词或文字呢?由于专利法以及说明书申请须知中均规定,所有申请文件,均应以繁体字书写,因此,所有简体字的名词以及文字,均应转成相对应的繁体名词与文字。若未转换者,加速审查申请将不会被接受,该申请案仍是处于一般审查程序续审。

9. 专利补充、修正可一并于加速审查中提出
从加速审查申请书三、3中,可以明确得知,加速审查中可以同时间送进补充、修正的说明书。此时「专利补充修正申请书」可以省略,不需并送。

10. 专利家族外国申请案的核准均可作为检附文件
此方案中的「专利家族」包括哪些呢?于方案中未有明确说明,然依专利家族的通用说法,应是包括如美国申请案的CA(Continuation Application)、CIP(Continuation-in-part)、DIV(Divisional Application),甚至于PCT案进入国家阶段的申请案核准通知,亦均是可以作为检附文件,而提出加速审查的申请。适用范围相当广泛,是否会造成滥用,则有待日后发展。

三、结 语

TIPO于公告的文件中明确载明此项方案试行一年,将会再评估试行结果,之后再决定是否续行。因此,于试行的过程中将会产生多少的疑问,亦是未知数。但仍藉由试行方式,撷取可能的修正方向,企盼日后此项制度可以真正落实,使申请人得以加速取得发明专利。