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专利常见问答

美国专利Q&A

申请美国不公开案有那些相关规定?

依据美国35USC规定，美国案要求一并作「不公开申请」，必须具备法定要件才可成立。不公开申请之法定要件为：
(1)该发明必需先前未在实行18个月早期公开制之其它国家提出申请，或未向实行18个月早期公开制之多边国际协约提出申请；
(2)并且，在该发明向美国提出「不公开申请」之后，也未向实行18个月早期公开制之其它国家提出申请，或未向实行 18个月早期公开制之多边国际协约提出申请。因此，若该发明已先在他国申请，则美国申请案即不得请求不公开申请；若该发明系在美国案申请不公开后，始向他国申请，则需从该发明向他国申请日起算之45天内，向USPTO通知该发明向他国申请之事实，如果未在45天内通知该事实，则该发明之美国申请案于45天经过后将被作废。

若于领证费缴付后至证书核发前呈报先前技术(IDS)，需注意那些法律效果？

依据美国专利审查指南，审查委员就「领证费缴付后，证书核发前」所提呈的先前技术仅会将其置入卷宗，并不会进行考虑。因此，若申请人希望审查委员考虑此阶段所提出之先前技术，则需以申诉(规费为$130美元)撤回待领证状态，并同时提出继续审查或延续案。但是需特别注意，由于领证费缴付后证书即将发出，因此，就领证费缴付后撤回待领证状之申诉，美国专利局不一定核准，需视所需作业时间决定。因此，美国专利局建议，提出该申诉前，需先行电询负责审查之申诉部门，以确定是否有足够时间审理并核准撤回待领证状态之申诉。

申请人欲以Express Abandonment主动放弃申请案以避免其公开有那些需注意的重要事项?

首先申请人应了解Express Abandonment 主动放弃作法法律效果的严重性。官方期限内应有作为而未为，从而导致废案者，仍有机会以依37 CFR1.137(b)非故意延迟理由(unintentional)救回。但若申请人以Express Abandonment 表明放弃专利申请意愿，且经USPTO相关人员受理终结其审理程序，即不符「非故意」一词定义，应依35 USC 102(c)不予专利，此时将无法依前述方式挽回之，案件将确定终局废弃。而若欲以Express Abandonment主动放弃申请案以避免其公开，需特别注意放弃时点。根据USPTO 作业流程，一案多在预定公开日数日前完成公开准备 (technical preparation for publication) ，而完成公开准备后即进入公开作业排程，此时主动放弃亦无法阻止其公开。

	若有两位专利所有权人，且其中一位为学术单位属于小实体，另一位则是一般大型企业属大实体时，其规费的缴付应以何者为准？
	专利所有权人只要有一位不是小实体者，就不符合法定小实体的适用规定，因此无法主张减少缴纳相关的费用。

	若已于日前提出美国专利申请正式案，请问是否还可以改为临时案来申请吗？
	依据37 CFR 1.53(c)(2)的规定，正式案可以转成暂时案，但必须在已申请的正式案尚未被废弃前、尚未缴纳领证费前，并且必须在正式案申请日起12个月内提出转换申请。

	甲公司的员工A 有一项职务上的发明，但甲公司想以关系企业乙公司（独立法人）为专利申请人，请问此类职务上发明专利的转让程序为何？
	由于美国并无正式法条规定职务上发明的归属，因此当员工 A 与甲公司有签署归属约定文件时，则专利移转的流向应该是：发明人员工 A-->甲公司-->乙公司。其中要签署的文件，除了发明人宣誓声明书、委托书之外，转让书必须有两份，一为员工 A 与甲公司、一为甲公司与乙公司之间的转让。

	若临时案的部分发明人与正式案的部分发明人不相同，正式案是否仍然可以主张临时案的优先权？
	根据27 CRF 1.78(a)(4)的规定，美国正式案欲主张临时案优先权时，如果多位发明人中有所变动，只要有一位发明人是相同，就可以主张临时案优先权。

	请问委由甲事务所申请专利后，想转由乙事务所进行后续的年费缴纳控管，是否可以？又必须要提交哪些文件给USPTO？
	美国专利可以在不变更代理人的情况下由专利权人或其它第三人缴纳年费，但为取得USPTO年费缴纳相关通知，所以必须提交PTO/SB/47这份表格。