专利工程专栏
 
撰写优质欧盟专利说明书之二三事 - 延伸报导
作者/北美智权专利工程研究组 潘汉聪
2010/08/13

继上期「撰写优质欧盟专利说明书之二三事」报导后,本期续刊后续之延伸报导,说明其它撰写优质欧盟专利说明书的注意事项。

撰写一份专利说明书时,实施例和权利要求的对应是非常重要的。有些专利撰写者为了要扩大权利要求范围,在独立权利要求中经常使用上位的概念表示,但是实施例却描述得过于抽象模糊,而不够充分支持权利要求的范围,使得熟悉此技术领域的人无法据以实施,这些都是不正确的写作观念。对于发明的技术特征,实施例要明确描述且充分支持,至于说明书中所提及的习知技术部分,只要熟悉此技术领域的人不需过度实验而可以据以实施,甚至可以忽略不写。

在撰写权利要求时,发明的技术特征应该从最宽广到最细微的部分均要提及,且尽量表达有层次的概念,同时每个从属权利要求的特征也要定义非常清楚。倘若权利要求的架构没有层次感,万一将来进行专利审查时,审查委员找到先前技术使独立权利要求丧失新颖性或进步性时,此时缺少下一个更上位的从属权利要求可以依次递补,那么发明人仅能得到一个很下位的专利,此举便丧失申请专利的意义了。

实施例的重要性

除了展开有层次的权利要求之外,在实施例上的描述更是重要。在美国,专利核准的基础上主要以全体的构成要件为主,允许说明书中的内容复制到权利要求中,对于实施例之描述和权利要求间之对应没有很严格的限制。对欧盟而言,在对应关系上比美国更为严格,须明确知道该发明的技术特征,对于区别先前技术的特征均要清楚地揭露,例如该解决的技术问题为何、真正的发明在那里或解决问题的手段或方法,因此欧盟对于权利要求特别重视二段式之要求,期望发明人能够了解真正的发明而授予应得之专利。再者,说明书中的实施例应充分支持权利要求,从最宽广的实施例到最细微的变种技术特征一览无疑地在说明书中呈现,若是无法具体明确地表达,会使得熟悉此技术领域的人无法据以实施,将来很容易会在法院上被举发。

从属权利要求不容忽视

有些专利撰写者在撰写专利说明书时,已完全将发明的技术特征从最宽广到最细微的技术特征表达于权利要求中,但说明书却仅针对独立权利要求作最具体的详细叙述,对于从属权利要求却清描淡写,其实这是一种危险的行为。针对审查委员的基准而言,往往只重视独立权利要求的审核,对于从属权利要求能否具以实施可能不是个很重要的主题,一旦将来授予专利后,在法院上若有诉讼(litigation)发生,独立权利要求被举发的机率很高,若独立权利要求被判决无效后,递补的从属权利要求因为描述得不够清楚而无法据以实施,更进一步导致整个专利无效,岂不可惜!

也有些专利撰写者在说明书提到很多的优点,优点的本质是不能拿来作为专利保护的,只是一个发明事实的延伸叙述而已。优点不能用来扩大权利要求,须了解的是要作为专利保护的部分是用来区别先前技术的,谁能够用更好的技术语言区别先前技术以及找出需要的限缩特征才是扩大权利要求的必要手段,所以写再多的优点是一点帮助也没有的。

说明书的内容也不是写得越多越好,对于和专利的主题标的(subject matter)不相关的描述应予以删除。举例来说:若母案为A+B,若缺乏单一性而必须分割出子案A时,于母案中申请权利要求和实施例应该将B的部分予以删除,仅留下A部分作为子案的审查内容即可,即使是审查时未将之删除,将来在授予(grant)专利后,仍须将未相关的部分删除,由此可见欧盟规定严格之一面。另外欧盟对于说明书的内容仍有部分之禁止事项 ,例如说明书内容不得有违反公共良俗之主题、不得有贬低(disparaging)第三方所发明的产品和方法及其价值和有效性、以及与先前技术的比较不能被认定为贬低第三方之行为。

整体观之,在撰写欧盟专利说明书时,实施例和权利要求的对应是非常严谨的,对于习惯美国专利案的撰写者而言,也是值得深思熟虑的。尽管欧盟对于格式的要求较为自由,对于内容的部分却是格外地重视,因此一开始对于发明技术的认知的确需要下一番功夫的;了解发明,说明书内容符合充分揭露、可据以实施和支持权利要求等要件,才会是一分高质量专利说明书的关键所在。