专利工程专栏
 

走出专利诉讼的迷雾
从赛德克•巴莱谈美国专利法变革

作者╱资深企业专利工程师 黄琴文
2011/09/30

作者简介:
黄琴文

现职:
现任台湾地区某大电子公司资深专利工程师

学历:
美国Franklin Pierce Law Center知识产权硕士

2011年9月16日,美国总统奥巴马签署了数十年来修正幅度最大的专利改革法案,这个专利改革法案将如何扭转现局?全世界都在看。虽然,美国不是最早订定专利制度的国家,但美国专利制度却是影响世界其它国家最深远的制度。美国专利制度的存在,不但让企业自相残杀,立足台湾放眼世界的国际企业更是为此遍体鳞伤,虽然企业普遍乐见专利法顺应世界潮流而变革,但奥巴马的签署是否有助于企业回归正途仍未可知。

日本人比森林的树叶还繁密,比浊水溪的石头还多,可我反抗的决心比奇莱山还要坚定!         ─莫那·鲁道

雾色弥漫,电影赛德克·巴莱的画面在青绿色的山林之间跳动,莫那·鲁道的话仍在空气中回荡,人头已经咻的落地,极尽惨烈之后鲜血毫不留情的喷溅在窗上。

不论它曾经多么的轰轰烈烈,台湾的雾社事件早已是记忆中的断简残篇,如果不是耗资七亿的电影赛德克·巴莱,过去种种早已淹没在历史的洪流中被人们遗忘。

1930年代笼罩在迷雾当中,导演试图从各个不同的角度还原历史的真相,但当年的爱恨情仇岂是三言两语说得清楚?

2011年9月16日,美国总统奥巴马签署了数十年来修正幅度最大的专利改革法案,这个专利改革法案将如何扭转现局?全世界都在看。

虽然,美国不是最早订定专利制度的国家,但美国专利制度却是影响世界其它国家最深远的制度。因为这个专利制度的存在,以及美国庞大的市场,许许多多的国际级企业选择在美国展开科技角力,透过专利诉讼展现兵力。

然而,美国专利制度的存在,不但让企业自相残杀,立足台湾放眼世界的国际企业更是为此遍体鳞伤,虽然企业普遍乐见专利法顺应世界潮流而变革,但奥巴马的签署是否有助于企业回归正途仍未可知。

专利法赋予了专利权人禁止他人使用、贩卖、制造、为贩卖之要约以及进口的权利,但打一场美国专利诉讼既劳民又伤财,大大小小的专利蟑螂(NPE)让企业疲于奔命,专利法早已经不是当年所宣称为了保护知识产权而生的专利法,反而成了NPE的生财工具、成为企业阻止竞争者进入市场的商业手段。

对于疲于应付NPE的企业来说,35 USC § 299 Joinder of parties 至少让企业主看到了一线生机,至少今后有更多的机会和理由撤销诉讼。依据新法规定,NPE需要证明 (1) any right to relief is asserted against the parties jointly, severally, or in the alternative with respect to or arising out of the same transaction, occurrence, or series of transactions or occurrences relating to the making, using, importing into the United States, offering for sale, or selling of the same accused product or process; and (2) questions of fact common to all defendants or counterclaim defendants will arise in the action. 过去,动辄以相同的专利同时控诉数十位被告,而被告之被控侵权品间可能毫无关连的情况,藉由此次专利法变革应可望获得改善,而NPE的诉讼成本也可能因此提高。

另外,最为人诟病的先发明主义,终于也要在18个月之后改为先发明人申请主义(first-inventor-to-file)。实务上要认定真正的发明日为何一直有极大的困难,在专利争讼时,常因前案与涉讼专利的发明日认定不同而争执不休,孰先孰后对于专利无效具有致命性的影响,在此变革之后,企业内部的研发日志对于认定或取得较早的发明日已无帮助,如此改变,弭平了对于发明日的不确定性,顺应世界潮流改为较无争议的先申请主义也算是减少专利诉讼成本的佳音。

另外针对新颖性、进步性的美国专利法35 USC § 102, 103之法条已大幅简化,且对于前案的认定放宽为有效申请日,对于美国专利诉讼的无效抗辩将也将造成影响。例如新修正的102 (a) (2)使得前案检索放宽至主张国际优先权之有效申请日,对于涉及专利争讼而有意采取无效抗辩者而言,检索的条件较诸以往放宽许多,更有机会找到较有利的前案。

已生效的改革法案或许无法让已经病入膏肓的美国专利诉讼立即药到病除,但是,放宽前案认定条件,增加或修异议、举发程序改各种专利以提升专利被检视的机会,修正为先申请主义以降低专利申请日的不确定性,以及增加有关于专利诉讼提诉的条件,对于减少滥诉应有正面的帮助。

不过即便专利法朝向符合世界潮流的方向修法,但Discovery程序代价高昂,美国律师费动辄天价,加上英美法系本质上无法克服的诸多难题,让美国专利争讼的成本不太容易因为专利法案改革而一夕变天。而且,在进入诉讼之前,有多少台面下进行中专利争议案暗潮汹涌,屈服于高额的律师费,咬牙付出权利金。

就算专利权人比森林的树叶还繁密,比浊水溪的石头还多,可我反抗的决心比奇莱山还要坚定! 有多少企业能如此豪气的宣示?有多少企业能走出这团迷雾?