VocalTec雖然前年營收高達5,800萬美元,但現在卻為了如何讓公司生存下去而煩腦,伊多古爾甚至說:「我需要錢……只要我手中有現金,我一定能讓VocalTec重新站起來。」
專利授權與專利買賣一直以來都是企業獲利來源之一,而專利權買賣中遇到的一大困難就是:專利權的買方往往無法以有效率且經濟實惠的方式來準確評估任一筆專利買賣的「真正」價值,甚至大部份的時候,所花費的專利鑑價成本遠高於被評鑑專利的商業價值,此外,另一種極端狀況則是,少數具有高商業價值的專利卻無法在「一般性」的專利鑑價方法中給評估出來。
由此看來,要達到有效率的專利權買賣是需要一種準確、有效率、及經濟實惠的專利鑑價方法。筆者認為這種經濟實惠的專利鑑價方法其實可以以一種階段性的方式來進行,也就說,以兩階段的方式來完成專利鑑價。在第一階段時,先利用成本較低及快速簡便的評估步驟來進行鑑價,如此可篩檢掉大多數商業價值較低的專利;然後在第二階段時,則針對少數的「高」商業價值專利,繼續再進行更為詳細且準確的評估步驟。
我們若把專利價值(Patent Value,簡稱PV)先歸納為四組評估類別,分別是:1) 專利品質及其專利本身價值,其比重為WQ;2) 專利發明技術商品價值,其比重為WT;3) 專利其運用策略產出之價值,其比重為WF;4) 專利商品市場需求及預估盈利率,其比重為WM。之後,我們把各類別再細分為以下的鑑價細項:
1) |
專利品質及其專利本身價值 |
WQ |
|
專利壽命index |
Q1 |
專利品質index |
Q2 |
再審查及訴訟歷史index |
Q3 |
2) |
專利發明技術的商品價值 |
WT |
|
專利技術鑑定index |
T1 |
他人引證次數index |
T2 |
被封鎖性專利阻擋index |
T3 |
可替換之等同物index |
T4 |
3)
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專利其運用策略產出之價值 |
WF |
|
專利的授權歷史index |
F1 |
專利組合協同作用index |
F2 |
4)
|
專利商品的市場需求及預估盈利率 |
WM |
|
專利商品預估總需求量$ |
D |
商業上的成功index |
M1 |
專利商品預估盈利率% |
P |
由以上細項資料可看出,大部份的細項均是以index做為實際運算單位,之後我們再運用這些鑑價細項index參數及類別比重來計算出專利價值,其公式如下:
PV = 0.4*(WQΣQi + WTΣTi + WFΣFi + WMΣMi)x( D x P)
公式說明:
(1) |
WQ + WT + WF + WM = 1。 |
(2) |
如果第一階段計算結果為,ΣQi + ΣTi + ΣFi + ΣMi >= 5.5* ~ 7*者,才進入第二階段。 |
(3) |
上述公式及說明中,數字後頭有出現「*」,為筆者提供之參考數字,讀者可自行調整。 |
前文曾提出,經濟實惠的專利鑑價方法可以階段性的方式來進行,因此你可以將一項專利發明按上述的四組類別挑出屬於第一階段的項目來評估,之後將通過第一階段檢核的專利繼續再進行第二階段的檢核,藉此篩選掉一些較不具商業價值的專利,然後就可以套入上述的PV公式計算出該專利的價值。以下根據各個鑑價細項將其區分出第一階段與第二階段,並做詳細的說明。
專利壽命,評分分數0~1.0分
【階段I】依據John R. Allison, Mark Lemley, Kimberly A. Moore, and Derek Trunkey, "Valuable Patents" (June 1, 2003). Berkeley Program in Law & Economics, Working Paper Series. Paper 91,的第一圖可知(http://repositories.cdlib.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1090&context=blewp),取得專利權時間不長的專利比較有訴訟的可能性。
評分標準:
1. 0.60~0.90分(高分數):16年>剩餘壽命>12年。
2. 0.50~0.80分(高分數):剩餘壽命>3年&<=7年。
舉例來說,一篇已經繳納了7.5年或11.5年維護費的專利,通常來說是較具有高經濟價值的專利,因此應當給予比較高的分數,試想一篇專利如果願意花US$4,110繳納大實體維護費,11.5年,相對來說,應該是蠻有高經濟價值才對,因為至少對持續付維護費的專利權人來說是如此。
3. 0~0.50分(低分數):剩餘壽命為,<=3年;或>= 16年;或=< 12年以及 >7年。
專利品質,評分分數0~2分(滿分)
關於專利品質的評估,筆者曾經在第11期的《北美智權報》「不是黑或白 「專利品質」是灰色的」一文中討論過,因此此一項目亦使用該篇文章所運用的判斷標準,先以專利有效性、專利是否不易迴避設計、和符合專利法規及最佳實務典範三個分項,再分列出14個檢驗項目,套入本文所提的兩階段方式的評估以取得一參考數據。
【階段I】:先做第1~3、7、簡化版8&9、10-11、13的檢驗項目。
【階段Ⅱ】:繼續做簡化版4、5、簡化版6、12、14的檢驗項目。
為了符合本文所題的經濟實惠方案,原來的14項檢驗,其中有幾項採簡化版方式來進行:
(1) |
簡化版4。使用日本或歐盟專利文獻以關鍵字/布林來進行簡單的前案檢索搜尋。此檢驗項目的目標是最好要能找到次要的前案。 |
(2) |
簡化版6。只使用Scirus及Google Scholar進行簡單的非專利文獻檢索。 |
(3) |
簡化版8 & 9,可直接去問一位專利發明專業領域之技術鑑定專家,而不需個人做此評估,但可以針對claim construction的專利法律部份,包括申請過程中,哪些「關鍵」的專利特徵/元件是有被限縮修正的?以及也是均等但不完全相同的專利迴避設計特徵/元件其中之一?等等的專利法律方面的解說,以協助技術鑑定專家加以判讀。 |
特別要提醒讀者的是,如果本項的分數計算是0分的話,那就不需要再繼續下去了,其專利價值可被視為0。
專利再審查及訴訟歷史之搜尋,評分分數0~1.0(滿分)
【階段I】:利用USPTO PAIR系統尋找相關的Continuity Data。
【階段I】:使用 Westlaw的KeyCite Search。
【階段Ⅱ】:使用LexisNexis CourtLink及LexisNexis其他的功能來作法庭記錄文件的搜尋。
評分標準:
(1) |
假設該專利有被提出訴訟,來控告他人產品為侵權,至少在初審裁決中勝訴。分數 = 0.80~1.0分。 |
(2) |
假設該專利有被提出訴訟,來控告他人產品為侵權,結果目前未知,分數 = 0.30~0.60分。 |
(3) |
假設該專利有被他人提出訴訟或專利再審查,控告該專利為無效,分數 = 0~0.50分。 |
專利發明的專業領域之技術鑑定,評分分數0~2.0分(滿分)
【階段I】專業領域的資深技術專家作該專業鑑定。
【階段Ⅱ】:引用一些業界公認的專利指標之計算方式,像是台灣大學的智慧資產分析與創新設計研究室指導教授陳達仁於財團法人高等教育評鑑中心基金會評鑑雙月刊網站2007.7 第8期所發表的文章「由專利看美國大學科技創新研發能量的表現」中
http://epaper.heeact.edu.tw/archive/2007/07/06/294.aspx,所使用的優質專利指數(Essential Patent Index,EPI)、即時影響指數(Current Impact Index,CII)及優質技術強度(Essential Technology Strength,ETS)的指標,來評算出該專利發明之技術價值。
評分標準:
1. 如果本專利發明的技術是該專業領域的必要專利或基礎專利,分數 = 2.0分。
2. 如果本專利發明的技術是該專業領域的重要專利,分數 = 0.5~1.0分。
3. 如果本專利發明的技術對他人是比較無利用價值,分數 = 0分。
專利被他人引證次數,評分分數0~1分(滿分)
經由參考John R. Allison, Mark Lemley, Kimberly A. Moore, and Derek Trunkey, "Valuable Patents"(June 1, 2003). Berkeley Program in Law & Economics, Working Paper Series. Paper 91,第27頁:“ …..Ordinary patents received 4.32 citations on average from other patents …., while litigated patents received 12.23 citations from other patents.”(12.23)引證次數較高的的專利比較有訴訟的可能性。
【階段I】:參照USPTO patent full-text database。
評分標準:
1. 0筆<=引證次數<= 3筆:分數 = 0分
2. 3筆<引證次數<= 6筆:分數 = 0.25分
3. 6筆<引證次數<= 10筆:分數 = 0.40分
4. 10筆<引證次數<= 15筆:分數 = 0.65分
5. 15筆<引證次數<= 20筆:分數 = 0.80分
6. 20筆<引證次數<= 30筆:分數 = 0.90分
7/ 30筆<引證次數:分數 = 1.0分
有無被封鎖性專利阻擋的可能,評分分數0~0.5(滿分)
【階段Ⅱ】:利用前文所提的「專利品質」及原來專利申請時USPTO 官方所使用的前案檢索出之102或103的獲准專利前案用來開始尋找是否有無封鎖性專利存在。也就是,反過來用獲准專利(前案)的請求項來比對本專利發明商品的技術標的,按照法院以Markman Hearing對專利權利要求之解釋(claim construction)來看,包括均等論判斷,就可看出本專利發明商品所涵蓋的技術內容對於該獲准專利(前案)而言是否有侵權之嫌疑,如果答案是Yes,則有可能被封鎖性專利阻擋。評分標準:按照主觀認定該被封鎖性專利阻擋的可能性百分比,也就說,70%被封鎖的可能性 = 0.15分,或100%被封鎖的可能性 = 0分。
專利商品有無可替換之等同物,評分分數0~1.0分(滿分)
【階段Ⅱ】:在以上專業領域專家進行該專業鑑定時,也必須評估是否本專利商品有無可替換之等同物存在。評分標準:按照主觀認定該本專利商品有無可替換之等同物存在的可能性百分比,也就說,70%有可等同物存在的可能性 = 0.30分,或100%有可等同物存在的可能性 = 0分。
專利的授權歷史,評分分數0~2.0分(滿分)
【階段I】:授權成長率,授權數量及總金額。此項目的評分方法則將會較為主觀。評分標準:最近2年的授權總金額及成長率。此項如果有實際的授權總金額存在的話,可以配合著以下的專利商品的市場需求項目來一同算出總金額。
專利組合協同作用,評分分數0~1.0分(滿分)
【階段I】:進行有無專利組合、群集、家族、及其大小的判斷。方法即,是否該專利鑑價包含了多個相關專利而形成一「組合」,透過USPTO PAIR系統尋找本專利的所有組合成員。
【階段Ⅱ】:邀請專利專家來協助,譬如專利律師針對有效專利獨立項的保護範圍大小進行評估。之後再將第一階段所得之分數加以調整即可。
評分標準:
1. 0件<= 專利群集或家族成員總數 <= 3件:分數 = 0.20分
2. 3件< 專利群集或家族成員總數 <= 6件:分數 = 0.60分
3. 6件< 專利群集或家族成員總數 <= 10件:分數 = 0.75分
4. 10件< 專利群集或家族成員總數 <= 20件:分數 = 0.85分
5. 20件< 專利群集或家族成員總數:分數 = 1.0分
專利商品的預估需求分析/市場調查研究,評分為預估需求(金額,$)
【階段I】:使用一些上市科技公司的財務報表,特別是找些有關於類似商品的數據,來推算出該專利商品的預估總需求量;
【階段Ⅱ】:使用例如像IDC、Forrester Research、Gartner所提供的market study & forecast研究報告來做更準確的預估需求分析依據。計算出專利商品的平均年度需求預估量其總預估專利商品生命週期,以及總預估需求量。
專利發明於商業上的成功,評分分數0~1(滿分)
【階段Ⅱ】:公司實際有關於專利商品的財務數據及報表,特別是財務數據能夠只針對專利發明部份而已,必須要排除其他因素,包括譬如說大量的產品宣傳或廣告,忠實的購買消費者因過去的消費習慣和品牌忠實度所作之行為,或其他與專利發明無關所發生的一些商業活動行為。也就說,商業上的成功是必須在範圍上與權利範圍相稱的must be commensurate in scope with the claimed invention。參照MPEP 716.03(a)。此項目的評分方法則將會較為主觀。
專利商品的預估盈利率,評分為預估盈利率(%)
【階段Ⅱ】:來至於一些上市科技公司的財務報表,特別是有提供一些關於類似商品數據的。
以上的專利鑑價方法到底是不是一個準確,有效率,及經濟實惠的專利鑑價方法其實還是見人見智。但是,最起碼是筆者個人的 know-how供大眾參考。下期將以實際例子套入本文的公式中,以便能進一步說明此階段性的專利鑑價方法。 |