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歐盟設計採用兩種不同的設計保護制度，一種是不需註冊的設計保護；另一種是需註冊的設計保護。「不需註冊的設計」（ the unregistered Community Design ）制度，在該設計首次於歐盟領土內公開時就開始保護，享有公開之日起為期三年的保護期間。另一種是「註冊的設計」（ the registered Community Design ）制度， 自 2003 年 4 月 1 日 開始運作，只要單一的申請即可向所有歐盟的會員國取得保護， 在該設計申請註冊之日起為期五年的保護期間，保護期間可延展一次五年，最多可展延四次，因此，註冊設計可得到從申請之日起長達 25 年的保護期間。
設計規則第 36 條 (2) 項的規定，在歐盟設計註冊的申請案中，申請人必須指明該設計所要或想要應用的產品，一旦設計註冊通過後，設計的使用權是否被限制於申請書中所指明之產品？還是可及於其他相關或類似之產品？或是可及於所有可實施或應用該設計的產品？未見有明文規定，亦未有實際的設計侵權案例予以探討。
2008年4月23日，英國最高法院上訴法庭（The Supreme Court of Judicature Court of Appeal， 以下簡稱上訴法庭）在Green Lane v. PMS Products et al的設計侵權訴訟中，對於 歐盟設計規則的第 7 條規定中「特定相關的商業領域（the sector concerned）」做出適當的解釋，也對於歐盟設計規則的中第 36 條 (2) 項中「指定實施產品」的規定以及新穎性的判斷標準予以詳細的說明，也詮釋先前技藝的檢索範圍與設計權利範圍之間的關係，除此之外，英國最高法院在這個案例中清楚說明設計權利的範圍不會被限定在所指定的產品，應及於所有可實施或應用該設計的產品。
一、 事實
在2002年，PMS International Group, PMS International Far East Limited and Poundland Limited（本案之被告，以下簡稱PMS）設計及販賣一個周圍佈滿尖錐突柱的球體，稱之為「按摩球」，這是一個讓人放鬆的玩具。
在 2004 年， Green Lane （以下簡稱 GL ，本案之原告）向歐盟設計登記註冊，以及公開銷售一個實質相同的周圍佈滿尖突柱的球體（如圖 1 所示），這是個「翻滾式烘乾球」，可在衣物烘乾時，幫忙梳理衣物使得材質更加柔軟。
2006 年 10 月，被告 PMS 也開始以其他目的販賣它的按摩球，其中之一就是「洗衣球」（如圖 2 所示）。原告 GL 向英國高等法院的大法官法庭中的專利法庭（ THE HIGH COURT OF JUSTICECHANCERY DIVISION (PATENTS COURT) ）提出 PMS 設計侵權的訴訟， GL 主張： PMS 可依歐盟設計規則第 22 條之規定主張先用權（ right of prior use ），可繼續以按摩球之目的販售產品，除此之外，如果繼續以其他之目的販賣該項產品，則會侵害 GL 的 000217187-0045 號註冊設計。同時 GL 也主張：在法律上， PMS 的按摩球不是相關的先前技藝（ such prior art is irrelevant ），就算是相關的先前技藝，也不影響 000217187-0045 號註冊設計的新穎性，該註冊設計還是有效的。
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| 圖 1 Green Lane 註冊的 000217187-0045 翻滾式烘乾球設計 |
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圖 2 2006 年 PMS 販賣的洗衣球產品 |
二、 爭點（ Arguments ）
在本案中，原告 GL 主張：如果 PMS 所銷售的產品除作為按摩球用之外， PMS 侵害了 GL 的註冊設計，（ GL 承認他所註冊的設計，「當按摩球使用」是排除於設計規則第 22 條的保護，該規定允許一個早期使用的設計可以在原使用範圍內繼續使用）。
被告 PMS 則主張： GL 的設計是無效的，因為在該設計註冊之前，他們的按摩球早已公開銷售。
GL 辯稱：即使實際上該設計是古老的，也可能具有新穎性或特異性。設計規則第 7 條之規定說明：「先使用之設計並不會被認為是已經公開，即使是事實上已公開，如果該設計在一般正常的商業程序或特定相關的商業領域中不是合理地在歐盟領土被公開，即使是先使用之設計，該設計則視為未曾公開」。
GL 又辯稱：「相關的商業領域（ sector concerned ）」的意思是指與註冊設計相關的商業領域，而不是予被告的先前技藝相關的商業領域；因此，無論是在註冊設計或無需註冊設計制度下，先使用的「按摩球設計」都不應被視為是「烘乾球設計」商業領域的先前技藝。因此， GL 主張：（ 1 ）「按摩球」是不是「烘乾球」的相關先前技藝，是個法律問題；（ 2 ）即使是相關技藝，因為在相關的行業中該設計是否為習知的設計，又該設計是不是有效的，是個事實問題。
在上訴法庭之前，一審法院已經發現 PMS 案中唯一問題是個法律問題，那就是對於「烘乾球」而言， PMS 在 2002 年所銷售的按摩球設計是不是相關的先前技藝。
上訴法庭審理本案時，認為其中法律問題最重要的爭點就是「歐盟設計規則的第 7 條規定」，因此，上訴法庭決定從設計規則的結構與法條條文內容、用詞、立法理由、立法目的、立法沿革、立法準備工作（ the travaux preparatoires ）以及相關的法律規定等相關資訊予以分析，希望能清楚且正確地解釋規則的第 7 條規定。
三、 歐盟設計規則中相關的法律規定
上訴法庭從分析歐盟設計規則的結構開始作業，首先分析設計規則的前面四個部分：第一部分是「歐盟設計」，包含註冊設計制度與無需註冊設計制度，其中包含第 1 與第 2 條之規定。第二部分是「設計相關的法律規定」，其中又分為 5 個章節，包含有：（ 1 ）設計保護的要件（ requirement for protection ）（第 3 至第 9 條之規定）；（ 2 ）設計保護的範圍與保護期間（ scope and term of protection ）（第 10 條至第 13 條之規定）；（ 3 ）設計權利（ right to the community design ）（第 14 至第 18 條之規定）；（ 4 ）設計權的效力（第 19 至第 23 條之規定）；（ 5 ）設計無效（第 24 到第 26 條之規定）。第三部份是「歐盟設計權是一種財產權」，其中包含第 27 條至第 34 條之規定；第四部份是「歐盟設計註冊的申請規定」，其中包含第 35 條至第 40 條之規定；第五部份以後的規定與本案所要探討的主題無關，故不予以論究。
歐盟設計規則是第 5 條有新穎性（ novelty ）、第 6 條有關特異性（ individual character ）的規定、第 7 條有關設計公開揭露的規定、第 10 條是關於權利範圍的規定及第 19 條是關於設計權效力的規定、第 36 條有關申請案形式要件的規定，以下將與本案有關的設計規則整理如下：
依據歐盟設計規則第 5 條及第 6 條的規定，註冊的設計必須具有新穎性（ new ）與特異性（ individual character ），才能取得歐盟的設計保護，這兩項保護要件的評估是以設計註冊的申請日（或是優先權日）為判斷基準日，其中以為判斷依據的先前技藝，就是在申請日之前已經公開揭露（ disclose ）或可為公眾可得知（ made available to the public ）的設計。第 5 條第 1 項規定：如果沒有相同或同一的設計已公開在先，該設計被認為具有新穎性；第 2 項規定：如果兩個設計只有在不重要的細部（ in immaterial details ）上略有差異時，則該二設計應被視為「同一設計」（ deemed to be identical ）。
歐盟設計規則第 6 條第 1 項規定：如果一個設計能讓有相當瞭解的使用者（ the informed user ）產生一種整體意象（ the overall impression ），而該整體意象明顯不同於其他已公開在先的設計的整體意象，則該設計被認為具有特異性；第 2 項規定：在評估該設計是否具有特異性，應考量設計師在發展該設計時，可發展的自由程度（空間）。
第 7 條 (1) 項是有關設計公開揭露的規定，其內容為：「如果一個設計在第 5(1)(a) 與第 6(1)(a) 或是在第 5(1)(b) 與第 6(1)(b) 所規定的日期之前，以下列的形式公開，例如：出版、展示、商業上使用或以一般正常的商業程序、或以其他的方式在特定相關的商業領域執行，只要是在歐盟領土內有前述的行徑，即被視為已為公眾可得知的。如果該設計在特定相關的商業領域中不是經由一般正常的商業程序合理地被公開，則該設計不應被視為公眾可得知。除此之外，如果設計是被明示或暗示應該保守機密的第三人所公開時，該設計則視為未曾公開」。
第 10 條是關於權利的範圍的規定，第 1 項規定：歐盟設計所保護的範圍，凡是不會使一個有相當認知程度的使用者（ the informed user ）產生與被保護之設計明顯不同的整體印象（ a different overall impression ）的設計，都受該被保護之設計權效力所及。第 2 項規定：在評估保護的範圍時，系爭設計之設計者在發展該設計之可創作的自由程度（空間）應一併納入考量。
第 19 條是關於設計權效力（內容）的規定，第 1 項規定：註冊設計的所有權人，擁有排他權，可以禁止他人未經同意使用該設計。前段提及的使用，包括製造、供應、上市、進口、出口或使用結合該設計於產品上、或是為前述目的而儲存該等產品；第 2 項規定：無需註冊設計所有權人的權利，只能及於「抄襲所保護的設計」（ only if the contested use results from copying the protected design ）。如果該有「抄襲」嫌疑的設計，是另一個未曾接觸設計權人所公開的設計的設計師，經由合理的構思過程而獨自創作的，則該有嫌疑的設計應視為不構成侵害該設計。這種保護係採用著作權導向者，獨立創作無侵害著作權之虞。
第 22 條是有關先用權的規定，任何第三人在申請日之前或優先權日之前（如果有優先權主張），在歐盟領土上，已經在商業上使用該設計，或已做好使用該設計的準備工作，該設計並不是抄襲後申請註冊之設計者，將可主張先用權，可在原來的商業範圍內繼續使用該設計，但不可授權他人使用，也不可讓渡他人。
第 36 條是有關申請案的形式要件的規定，其中第 2 項規定：申請人必須在申請案中指明設計所想要實施或應用之產品；第 36 條第 6 項規定也說明：本條第 2 項及第 3(a) 規定中所提資訊的元素將不會影響所請設計的保護範圍。
歐盟設計規則第 36 條第 2 項規定：申請人必須在申請案中指明設計所想要實施或應用之產品。然而，所指定產品是否會限制或影響設計保護的範圍？這結果對於 GL 的主張有決定性的影響。
上訴法庭回顧整個歐盟設計規則，認為要討論設計規則第 36 條 (2) 項規定對於設計權利是否會有實質影響，必須先檢視規則中關於設計保護的範圍以及設計權利的效力，最後，才能進入新穎性的判斷標準以及「相關商業領域」的探討。
一、 與設計權利及保護範圍有關的規定
設計規則第 10 條是關於保護範圍的規定，其中 (1) 項規定：歐盟設計所保護的範圍，包括任何設計，只要是不會使一個具有相當認知程度的使用者產生與被保護之設計明顯不同的整體印象的設計，都受該被保護之設計權效力所及。還有，設計規則第 19 條是關於設計權的效力的規定，其中 (1) 項規定：註冊設計的所有權人，擁有排他權，可以禁止他人未經同意使用該設計。前段提及的使用，包括製造、供應、上市、進口、出口或使用結合該設計於產品上、或是為前述的而儲存該等產品。就權利的效力而言，註冊設計的權利是真正的排他權利；而無需註冊設計的權利被限制只能及於「抄襲的設計」。
上訴法庭認為：這兩條規定不同於英國 1949 年的註冊設計法案規定，其中並未限制侵權只能及於註冊設計所指定之物品。而且，在討論設計保護的範圍時，「不必論究使用的目，只要了解設計保護範圍是否涵蓋可使用或應用這設計的任何物品」，這個觀念是非常重要的。因此，在歐盟註冊設計制度中，如果你註冊一個應用於汽車的設計，你可以禁止他人在女用胸針（ brooch ）、糕點或玩具上使用你所註冊的設計；如果你註冊一個織物的設計，你可以禁止他人將設計應用在壁紙、襯衫或是盤子上。
因此，註冊設計所提供的權利效力可及於所有商業上的使用，只有少數幾項例外規定，就是第 20 條的非商業用途的使用、實驗、援引或是教學的使用；第 21 條權利耗盡的規定；第 22 條關於先用權的規定。接著探討有關設計權無效的規定，第 25 條是關於設計會被宣告無效的理由，其中只有規定會被宣告無效的事由及理由，沒有進一步的說明及其他相關的規範。
二、 上訴法庭對歐盟設計規則第 36 條 (2) 項規定的解釋
由於本案中許多的話題都圍繞著第 36 條 (2) 項的話題在談論，於是，上訴法庭直接討論設計規則第 36 條的規定，上訴法庭認為：其中規定註冊設計提出申請時的必要文件與文件的必要內容，其內容包含一些非必要的選擇性事項，例如：產品的分類，依照 Locarno 的工業設計國際分類予以分類。此外，第 36 條 (2) 項清楚地規定：申請人必須在申請案中指明設計所想要實施或應用之產品。但是，那僅是一項關於行政事務的規定，如同：申請時應具備的必要文件、申請人的身分證明以及設計的再現等，可是，卻有很多的主張是圍繞著這個規定在討論。
上訴法庭清楚說明：第 36 條是關於行政事務的規定，有關費用、分類與其他行政事務，其中第 6 項也清楚說明：本條第 2 項及第 3(a) 規定中所提資訊的元素將不會影響所請設計的保護範圍。
第 36 條 (2) 項的規定「申請人必須指定該設計想要應用的產品」，這規定是要申請人告訴行政當局或社會大眾，讓他們能清楚知道相關的商業領域，如果申請不指定，他們可能會弄錯該設計可應用的相關商業領域，例如：他們可能覺得那像是一張椅子的設計，不過申請人卻將之應用於玩具、雕像或是胸針之上。
如果申請人在第 36 條 (2) 項的聲明有錯誤時，不允許申請人可變更或修正。如果這指定產品的聲明會影響設計權利或設計的無效性，就必須允許申請人有修正的機會。第 36 條 (3)(d) 款規定申請人除了要指明產品外，還要說出該產品在 Locarno 工業設計國際分類中屬於那一個分類，如果申請人沒有寫出分類序列，歐盟辦公室就得自己去寫分類，使用分類系統的主要目的，是方便於先前技藝的檢索。更何況，第 36 條 (6) 項也清楚規定：本條第 2 項及第 3(a) 規定中義務性及自願性提供的資訊內容，都不會影響所請設計的保護範圍。
上訴法庭進一步了解歐盟設計規則第 36 條規定的立法準備工作，回歸到 1999 年的提案草稿，其中建議：申請人必須指定產品與分類。上訴法庭認為：第 36 條規定最終的版本中並沒有任何義務性的指定工作，只是要申請人選擇指定註冊設計的想要應用的產品分類（ the classes of goods ），而且，在綠皮書（ Green Paper ）中也寫著：僅是為了分類之目的而做產品分類。而且在歐盟設計規則立法早期的準備工作中，並沒有任何關於「如何指明設計想要準備實施或應用的產品」強迫性工作的實質構想。
綜上所言，上訴法庭認為：很明顯地，可由第 36 條規定的內容得知，這是一個關於行政作業的規定，很難想像，這規定的內容會對於設計的實質權利造成影響。因此，不論是解讀或界定設計保護範圍、或是確認設計的有效性，第 36 條 (2) 項的規定根本上都不會影響註冊設計在法律上的權利。
【下期介紹】 藉由本期介紹的三個單元：簡述歐盟設計的保護制度與本案之關係、 Green Lane v. PMS 的案情摘要、指定產品是否限制設計權利的範圍，相信可讓讀者對歐盟設計的一些法律規定有了個初步的了解，下一期將繼續以本案例為探討對象，討論的主題是：公眾可得知的判斷標準與無害公開、相關商業領域的定義、最高法院在本案中釐清的法律問題，最後並提出台灣、日本、美國在設計專利方面的不同保護之說明供產業界參考。
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