本文想藉由「英國最高法院Green Lane v. PMS案例之分析與探討」來說明歐盟設計（Community Design）的申請實務、設計權利的保護範圍及權利效力，以及法院對於設計規則的解釋及理論基礎、推理邏輯與其後續的影響。

上期（第18期）《北美智權報》介紹了三個單元，分別是：簡述歐盟設計的保護制

度與本案之關係、Green Lane v. PMS的案情摘要、指定產品是否限制設計權利的範圍。而本期（第19期）則針對：公眾可得知的判斷標準與無害公開、相關商業領域的定義、最高法院在本案中釐清的法律問題這三個主題來持續探討此一歐盟設計案例，最後結論的部份則提出各國在設計專利方面的不同保護。

上期內容中曾談到，就本案而言，上訴法庭回顧整個歐盟設計規則，認為要討論設計規則第36條(2)項規定對於設計權利是否會有實質影響，必須先檢視規則中關於設計保護的範圍以及設計權利的效力，這一內容在上一期的第三部份「指定產品是否限制設計權利的範圍」已討論過，現在則要進入新穎性的判斷標準以及「相關商業領域」的探討。

探討新穎性的判斷標準以及「相關的商業領域」，首先得分析設計的保護要件，上訴法庭認為：第5 條規定設計必須是「新的（new）」，第6條規定設計必須具有「特異性（individual character）」，這兩項保護要件的評估是以設計註冊的申請日（或是優先權日）為判斷基準日。

設計規則第7條(1)項是有關設計公開揭露的規定，其中第1項前段規定：「如果一個設計在第5(1)(a)與第6(1)(a)或是在第5(1)(b)與第6(1)(b)所規定的基準日之前，以出版、展覽、商業上使用或是以其他的方式揭露者，即視為已公開、已為公眾可得知。然而，第1項中段有所謂的「防衛性條款」（safeguard clause）：如果在歐盟領土內，在特定相關的商業領域（the circles specialized in the sector concerned）中不是透過一般正常的商業交易程序合理地得知該設計時，該設計則視為未曾公開。第1項後段規定，如果是被明示或暗示應該保守機密的第三人所公開時，該設計則視為未曾公開、未曾被公眾所得知。

第2項是關於「無害公開」的規定，申請歐盟註冊設計保護之設計不會因（1）申請人、權利繼受人或其他第三人（因設計人或權利繼受人所提供的資訊）；（2）在申請日或優先權日前12個月內向公眾揭露，而喪失新穎性。

第3項規定是關於濫用行為（abuse）而導致的揭露，如果設計是由設計人或繼受人之濫用行為而導致「公眾可得知」，這種揭露也不構成破壞新穎性的先前技藝。

一、關於專利權人對於註冊申請與設計保護的主張

上訴法庭審視GL的兩位律師Mr. Vaughan及Dr. Lawrence所提的主張時，認為其中有一些說法及解釋是不合理的，上訴法庭提出下列幾點問題，且針對這些問題一一予以分析：

上訴法庭認為，上述的案例分析是非常實際也很恰當的，而且，設計權利人（原告）的律師Mr. Vaughan無法找出其中的瑕疵，也無法予以辯解。

二、公眾可得知的一般原則

設計規則第5條第1項規定：如果沒有相同或同一的設計已公開在先，該設計被認為具有新穎性。由此可得知，判斷新穎性的依據就是已經公開揭露（disclose）或可為公眾可得知（made available to the public）的設計，其中「可為公眾所得知」是專利法中用以定義「先前技藝（prior art）」的非常重要一個觀念。在專利制度中，先前技藝是指在申請日之前，藉由書面或口頭、使用或展示或其他任何方式能為公眾所得知之所有資訊，通常，先前技藝是商業上的競爭者用以攻擊專利無效性的工具。

公眾可得知（available to the public）的構成要件包含兩個要素，一為「公眾」（the public），另一為「可得知」（available）。多年來，經由訴願決定，歐洲專利局已對「公眾」做出了清楚的定義，歐洲專利法第54(2)中的「公眾」（the public）一詞，可為一般社會大眾，但並非指一般的路人（註1），至於那些受保密義務所約束（bound by an obligation to maintain secrecy）的購買者（purchaser）（註2）、界內人士（a man skilled in the art）、特定與會人士（specific）（註3）、或是法人團體以及公司內部員工（註4）等，通常不被視為專利法第54(2)所稱之「公眾」。

經由訴願決定可清楚得知，保密義務，不僅指有明文約定之保密義務，尚包含社會觀念或商業習慣上認為應負保密責任的默契保密義務，例如：公司行號所屬之職員對於公司之事務通常負有保密義務。負有保密義務之人知悉應保密之技藝，該技藝不屬於「公眾可得知」；惟若其違反保密之約定或默契而洩漏技術，以致該技術之實質內容能為公眾得知時，則該技藝不被認為「公眾可得知」。歐洲專利法的這項規定有助於阻卻不法公開情事之得逞，亦可彰顯社會的公平正義，而歐盟設計規則亦有相同之規定，設計規則第7條(1)項後段規定：如果該設計是被明示或暗示應該保守機密的第三人所公開時，該設計則視為未曾公開。

「可得知」（making available）就是能為公眾得知，指先前技藝處於公眾有可能接觸並能獲知該技藝之實質內容的狀態。如果技術之實質內容刊載於一文件或刊物中，該文件或刊物係於圖書館中，通常於收到時，即可提供大眾閱覽或為任何要求查閱者檢視（註5），易言之，「是否可為公眾所得知」無需真正以為第三人所檢視，只要有「可供檢視」的可能性即可。因此，在設計權人缺乏反證的情況下，文件或刊物之收到日起即視為公眾可得知之時。

三、無害公開（Non-Prejudicial Disclosure）

歐洲對於專利與設計的保護制度，都傾向於保護真正的發明人與設計者，在歐洲專利法EPC第55條明定 「無害公開（揭露）」之喪失新穎性例外，其中規定專利申請前半年內在官方或官方認可的展覽會公開，不被視為喪失新穎性；在歐盟設計規則第7條2項（1）（2）款規定，由設計師或是設計權利人所提供的測試性公開，且是在提出註冊申請之申請日前12個月的期間內為之，這種測試性的公開不會危害到該設計的新穎性及特異性的保護要件。

美國也有類似的規定，在美國專利法第102條(b)款規定「在美國專利申請日之前一年以前，一發明在美國或外國已取得專利或被記載於印刷刊物上，或在美國已公開使用或已為販賣者，均不得准予專利。」（註6）亦即，一發明在美國專利申請日之前一年以前，若於美國境內公開使用或被記載於印刷刊物上、已為販賣，縱其與先前技藝比對並非屬顯而易知者，不會因先前技藝之先占(anticipation)而喪失新穎性，卻因為申請人未能及時提出專利申請，而尚失其取得專利之權。換言之，發明人只要在首次公開使用或公開販賣之後的一年內，向美國專利商標局提出專利申請，前述公開行為並無損於申請人取得該發明專利之權利。由此可得知，第102條(b)款規定也提供發明人有一年「無害公開」的新穎性優惠期間。

日本的意匠制度中也有類似的規定，意匠法第4條第1項及第2項規定，創作人或設計權人出於己意或非己意的公開該設計（無論是在日本境內或境外），在首次公開之後的6個月內提出意匠專利申請，這種公開行為無損於其取得意匠之權利。

對企業而言，申請專利之前有期限的無害公開，可協助企業測試該設計或產品是否可為市場所接受，進一步評估是否有申請專利保護的價值，無害公開制度對產業而言是一個有利的新穎性優惠制度。

一、上訴法庭對設計規則第7條(1)項的解釋

設計規則第7條(1)項的規定，其中前段規定：「如果一個設計在第5(1)(a)與第6(1)(a)或是在第5(1)(b)與第6(1)(b)所規定的基準日之前，以出版、展覽、商業上使用或是以其他的方式揭露者（disclose），即視為已公開、已為公眾可得知（has been made available to the public）。但在歐盟領域內，如果「在特定相關的商業領域（業界）中」，不是經由一般正常的商業程序合理得知該設計，則該設計不應被視為公眾可得知，換言之，該設計的新穎性並未因此而喪失。

雖然GL主張：「即使實際上該設計是古老的，也可能具有新穎性或特異性」，並說明早期的綠皮書（Green Paper）中有關設計規則第7條的立法前言可以支持他的主張。但是，上訴法庭審視綠皮書以及設計規則的立法前言後認為，其中沒有任何證據可支持原告GL的想法，而許多事實根本與GL的想法相左，而且這些事實是無法改變的。

上訴法庭綜合第7條規定的立法前言，並援引大法官Steyn 在Effort Shipping. v. Linden Management案例（註7）中所說的：「在一個恰當的案例中，可對慣例或常規做出真正合理改變的解釋，我們已準備同意立法前言可作為決定結構性問題的證據，但是，必要的前提，是立法前言中必須清楚且無可置辯地指出一個明確的立法意圖」，並提出一個對被告律師Mr. Hacon有利的關鍵性資料。

首先要考量的是新穎性的評估標準，上訴法庭參考註解備忘錄（explanatory memorandum）所提及的意見：新穎性的評估應採用全世界性的標準，亦即如果一個設計已被註冊或是在世界上的任何一個地方，以其他方式使公眾可以取得或知悉該設計，這個設就計已不具新穎性。因此，上訴法庭認為，綠皮書的第1個提案中已經放棄GL所主張「古老的設計可能具有新穎性」的想法。

關於第7條第1項中段規定：如果在歐盟領土內，在特定相關的商業領域（the circles specialized in the sector concerned）中不是透過一般正常的商業交易程序合理得知該設計時，該設計則視為未曾公開。這條款是依照歐洲議會（the European Parliament）及經濟與社會委員會（the Economic and Social Committee）的意見（註8）而導入的所謂的「防衛性條款（safeguard clause）」（註9），其目的是要避免侵權者利用「在世界上某一個遙遠的地方或博物館發現設計先例」的事由而主張設計權無效。這條款的目的是要保護設計產業，防止「設計權不會因為在世界上某一個遙遠的地方已使用該設計而被宣告設計權無效」的情形發生，由於地方太遙遠，歐洲的產業不可能知道該設計先例。

由於歐洲紡織產業經常遭逢競爭對手或仿冒廠商提出不實的證明文件聲明該有爭議的設計早已存在於其他的國家，藉以打擊設計的有效性，所以，經由紡織產業的遊說與施壓而修訂這條款。上訴法庭認為，這個條款只是一個例外規定，只是要防止仿冒的權利者以遙遠且模糊的先前技藝打擊設計的有效性，並沒有意思要改變關於評估新穎性的一般性原則。總而言之，這是個與仿冒有關的條款，與先前技藝、所想要應用之用途的議題無關，根本不必去考慮。

綜上所述，上訴法庭說明：因為設計權的有效性必須經得起所有領域的任何先前技藝的挑戰，雖然權利人無法合理的得知該先前技藝，只要有先前技藝的存在就會使得設計權利人的設計無效，除非該領域的先前技藝是模糊不清的。但是我們不接受模糊的論點，在檢索先前技藝的實務中，設計的檢索是非常困難的，因為大部分的先前技藝都是未經註冊的，例如：專利文獻。而且，許多國家，採用絕對新穎性的模式而且運作的非常好，例如：英國以前的專利系統。

二、先前技藝與相關的商業領域

上訴法庭參考2001年2月12日的指令補充說明（註10）之後，引述英國專利局（the British Patent Office）對於這第7條第1項的例外規定加以說明，其內容如下：「在任何特定案例中，『相關的商業領域』是指所有揭露可能的先前技藝的商業領域，而不是必須與申請人所從事的行業相關的商業領域，因為在他們自己的領域中有大量的先前技藝已被揭露，只有少數的設計不會被視為先前技藝」。因此，上訴法庭認為英國專利局的說明與原告律師Mr. Vaughan的意見完全不同。

在本案中，上訴法庭說明：採用絕對新穎性判斷標準，這個觀念是很清楚的，而且設計權利範圍與先前技藝檢索的技術範圍是相對的。如果授予一個設計權利可以涵蓋任何種類的產品，那麼相對地，可攻擊該設計權的新穎性的先前技藝也應該延伸到所有種類的產品，易言之，設計可實施或應用的範圍愈廣泛，可用來比對的先前技藝的技術範圍也愈廣泛；不過也有少許的例外，只有在該產品所應用的商業領域中先前技藝模糊時，才會有例外的情形。

上訴法院採用規則中第7條規定的立法理由清楚說明：由於所有的先前技藝都可以攻擊設計的新穎性，相對的，該設計的權利也應及於所有的商品，換言之，歐盟所賦予的設計權是一個可及於所有商品的獨占權（monopoly）；只有少許的例外情況，就是先前技藝含糊不清、不明確時，才會被限制在該設計所在的領域。上訴法庭認為：

因此，上訴法庭同意被告PMS的主張，（1）「按摩球」可當作「烘衣球」相關領域與關鍵的先前技藝；（2）可據以評估、判斷GL的烘衣球設計的有效性

由於各個國家保護工業設計的制度不同，所賦予的權利的保護範圍也有相當程度得差異。在Green Lane v. PMS案例之後，明白確定歐盟設計保護的不是「物品的設計」而是「設計」，是可實施或應用於產品的設計，註冊設計所提供的權利效力可及於所有商業上的使用，亦即，設計權的效力及於所有可實施或應用該設計的產品；而且申請註冊時，所指定的產品及類別都不會影響設計權的保護範圍。

而美國上訴法院（CCPA）在Zahn案例（註12）中說明：回歸於美國專利法第171條的法律規定，我們認為「可能獲准專利」的是「設計」（design），而不是「工業產品」（article of manufacture），同時也注意到專利法第171條規定的法定標的不是「物品本身的設計」（to the design of an article），而是「應用於物品的設計」（to a design for an article），其中包括各種物品表面及外觀構成的裝飾性設計（註13）。對於設計專利所保護的權利範圍，CCPA認為：如果申請人的設計可應用於一項以上的物品上，排除他人使用該設計的權利，也應超過一項以上的物品。因此，在實務上， USPTO（美國專利商標局）也允許申請人在設計名稱中記載多項物品，在權利請求項中主張多項物品的設計應用。

台灣專利法第119條規定：申請新式樣專利，應就每一新式樣提出申請；以新式樣申請專利，應指定所施予新式樣之物品。專利法第123條第1項規定：新式樣專利權人就其指定新式樣所施予之物品，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新式樣及近似新式樣專利物品之權。申請新式樣專利，必須指定物品名稱，因此，除了圖面之外，新式樣物品名稱也是界定新式樣權利與保護範圍的主要依據。又見台灣的審查基準規定：圖說不得指定一個以上之新式樣物品，若申請專利之設計相同，而物品有兩個或兩個以上者，例如：一為汽車、一為汽車玩具，應各別申請，並於各申請案圖說之創作說明欄明確記載其用途。因此，新式樣專利保護的是指定物品之設計，而不是可應用於物品之設計。

由前述的分析可得知，同樣提出一個設計專利申請或註冊，在台灣取得新式樣專利所得到的保護範圍最小，只能及於所指定之物品；在美國取得設計專利的權利範圍較廣，可及於所主張的多項物品；然而，在歐盟獲准註冊的設計的權利範圍最寬廣，權利效力不但可及於27個會員國，設計權利範圍還可及於所有可實施該設計的物品。

台灣企業或廠商要在智慧財產權的佈局與申請策略上，尤其是產品外觀的設計保護，應先考慮市場較大、保護範圍較大、權利範圍及效力較寬廣，以及是否有無害公開的新穎性優惠制度的地區與國家，例如：美國、歐盟等做為優先申請的目標，如有其他的必要考量，可作為次要申請的國家，例如：製造國、競爭廠商所在國家，如此，才可能達到較佳的商業利益及經濟效益。