案情背景

Buyers Direct, Inc（之後簡稱BDI) 擁有名為SNOOZIES的拖鞋產品，在2009年1月22日於美國申請了USD598183號專利（之後簡稱183號專利），，之後發現Hight Point Design LLC（之後簡稱Hight Point)販售一款拖鞋侵害了183號專利，其鞋款為Fuzzy Babba。BDI 遂而對Hight Point發出禁止信函，然而Hight Point的回應卻是直接提出183專利無效之訴且主張其鞋款並無侵害183號專利權，而BDI也不甘示弱，對Hight Point提出侵害183號專利的反訴，同時對Fuzzy Babba的零售商一併提出侵權訴訟。

圖一：USD598183號專利

圖片來源：USPTO

圖二：BDI鞋款SNOOZIES

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圖三：Hight Point鞋款Fuzzy Babba 1

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地院判決

這一個案子在美國地方法院判決時，以功能性設計為其理由之一，判決該183號專利是無效的，而另一理由則是183號專利為顯而易知的。

a.功能性設計
我們都知道，設計專利申請的是產品本身的整體外觀，而在地院審判時，該外觀被認為僅是為了功能性為由而產生的，例如，拖鞋裡面的毛是為了腳部的保暖，拖鞋有一個開口，是為拖鞋的穿脫口，拖鞋其他部分可包覆腳部也是屬於保護的功能，以上都屬於功能性的設計。如果依此觀點來看，所有的拖鞋都屬於功能性設計而無法申請設計專利了。但我們也同樣知道，腳上的鞋子有各式各樣的造型可供挑選，有流線運動型的、有樸素舒適型的、有復古潮流型的、更有都會優雅型的，各種不同造型、花紋、顏色組合而成的鞋款，提供消費者選購。而此時鞋款最後呈現出來的造型，如鞋子給人的視覺印象，鞋上花紋，甚至是走路時，鞋底不經意顯露出來的巧思，都成為消費者選購拖鞋的考量因素，而設計專利保護的正是產品的外觀，當然產品本身應當具有相對應的功能，例如「拖鞋」應當具有拖鞋該有的功能，最主要的功能當然是保護腳部，否則一個無用的產品，又如何產生商業價值？但同樣的功能卻可以有非常多樣的外觀，否則也不會有那麼多的鞋子品牌產生。再者，若是一個設計專利本身沒有裝飾性質只有功能性，根本無法被核准設計專利，因為可授予專利的設計，必須符合裝飾性的要件。

b.顯而易知性
地院認為無法區別183號專利與先前技藝1(Penta)。而先前技藝2(Laurel Hill)與先前技藝1(Penta)雖然確實有所不同，但其差異不大且差異可能只是為了讓鞋子更加流線型。而一般觀察者會認為，先前技藝2(Laurel Hill)只是183號專利的實施例。

圖四：先前技藝1(Penta)

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圖五：先前技藝2(Laurel Hill)

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上訴判決

由於地院使用錯誤的判斷方法來審理，BDI上訴到美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)之後，CAFC指出地院誤用之處，並且發還地院重審。

a.功能性設計
此案件在地院審判後，BDI不服判決，上訴到了CAFC，CAFC果然推翻了原本地院的審判，CAFC認為，在判斷該設計是否為功能性質或裝飾性質時，應該考量的是設計的功能性（造型的功能），而非該產品本身具有的功能（指拖鞋本身的功能），僅有在該設計是由拖鞋之功效用途所決定時，該設計才會被認為是功能性設計，而非裝飾性設計。

b.顯而易知性
而針對顯而易知性，CAFC也指出地院判決中的一些錯誤。例如第一點，在判斷顯而易知性時，判斷的標的應該是熟知該項技藝的普通設計者(ordinary designer)，而非普通觀察者(ordinary observer)。第二點，由BDI提供的專家證詞，也應該斟酌參考，而非置之不理。最後，地院判決時，沒有注意183號專利的整體視覺效果，而只是抽象的描述。CAFC建議可以把183專利與先前技藝兩者放在一起比對(side-by-side)。

重審結果

發還地院重審後，也許各位讀者會滿心期待的希望這個案子能夠被判侵權，畢竟申請了專利，又辛苦地打了訴訟，但很不幸的，重審的結果仍舊是183號專利無效，並且Hight Point沒有侵犯183號專利。

a.USD598183號專利無效
這次地院並沒有再以功能性質大於裝置性質為由，主張183號專利無效，而是將183專利與前案放在一起比對，並且因專家證詞中指出不同之處為可預期的，所以183號專利為顯而易知，不能獲得專利。但其中不管是針對前案設計特徵的描述，或是183號專利的造型特徵描述，以及兩者之間外型的差異，地院仍然使用普通觀察者(ordinary observer)的角度。但是如同發明案判斷進步性一樣，熟知該項技術領域的相關人士，才會知道該發明與前案之不同點是否是易於思及的，而不是普通觀察者天馬行空就可以知道的。反觀設計專利在判斷顯而易知性時，也該由該項技術領域的設計者觀點來判斷，不同之處是否易於思及，而非普通消費者或者一般社會大眾來判斷，但很奇怪的是，判決書中仍是以普通觀察者(ordinary observer)的字眼在做比對。通常而言，普通觀察者測試，應該是在判斷侵權比對時所使用的測試方法，並非審判顯而易知性時，所使用的方法。

圖六：183專利與前案比對
 
圖片來源：http://www.oliff.com/wp-content/uploads/2012/03/2012-1455-Court.pdf

b.不侵權結果
而地院同樣使用普通觀察者(ordinary observer)的角度，來比對系爭產品(Fuzzy Babba)與183號專利，而與一般人觀念不同的是，雖然183號專利無效，但由於BDI對Hight Point提出侵害183號專利的反訴，儘管已經做出專利無效的判決，但地院仍然尊重這個訴訟並對此訴訟作出判決。於判決中，可看到法院將先前183號專利與前案判斷顯而易知的方式，再用到了侵權判斷中，最後做出了係爭產品不侵害183專利的審判。然而，不知道各位讀者會不會覺得奇怪，183號專利與前案比對為顯而易知的，然而同一套方法用在183號專利與Fuzzy Babba產品上，為何又變成不侵權。原來判決書中指出，Fuzzy Babba的整體視覺效果是輕柔的(soft、gentle image)，然而183號專利整體視覺效果是堅固耐用的(robust and durable)，因此兩者視覺效果並不相同，也不會造成兩者混淆不清，因此被認定為不侵權。

圖七： Fuzzy Babba 與183號專利比對


若是回到前面來比較圖二與圖三，分別是BDI的產品與Hight Point的產品，兩者外觀雖然很接近，但是使用不同材質，產生不同的視覺效果，導致地院判決不侵權的結果。但是來比較圖七時，當初若在申請183號專利時，考量鞋子都是軟性材質，以布類陰影畫法呈現，或許在侵權比對時，就比較能夠站得住腳了，這是各家業者往後在申請時必須好好考量的。然而，地院在這個案子的審判中，誤用了許多判斷方法，不知道地院的法官是否一開始便有了自己先入為主的看法，導致判決時，並沒有仔細的去做比對，這時候，或許還是只能找一個可靠的律師來幫忙囉！  

作者： 黃少瑜 現任： 北美智權教育訓練處 設計專利工程師暨研究員 經歷： 瀚宇彩晶法務處智權部 高級工程師 瀚斯寶麗法務處智權部 高級工程師 大同大學 工業設計系學士

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