專利檢索,不論是可專利性檢索(patentability search)或是無效檢索(invalidity search)都是IHPE的基本工夫,不知道如何做檢索,就好像漁夫不會用漁網捕魚,獵人不知道怎麼拿槍,徵信社不知道怎麼偷拍和跟監一樣,在專業能力 上,不、及、格!
IHPE應該要磨練自己檢索的工夫,檢索的好處除了節省專利維護成本外,在提出專利申請之後,也可降低因缺乏新穎性而被駁回的機會,在撰寫專利說明書的時候,對於申請專利範圍的掌握度或許更為精確。
由 於對習知技術已有概略的了解,因此可以協助R&D在構想揭露書(invention disclosure)中提升技術深度。另一方面,大企業跨部門的研發工作極有可能重複,對於公司資源也是一種浪費,也可以藉由專利檢索避免重複研發。
另 一方面,做過專利檢索,也較有機會克服答辯,在檢索的過程中,若申請美國案,因此提出Information Disclosure Statement(IDS),將來獲得證書之後,萬一專利權受到質疑時,曾經提出IDS的前案較不容易影響到此專利的有效性。
由誰來做檢索,各企業可能負責的角色不盡相同,有的企業可能是IHPE自己做檢索,有的是由R&D兼職做檢索,有的可能是委外由撰稿事務所做檢索。
而在歐洲日本,部份企業內部甚至配置有專職的專利檢索人員(Patent searcher)來負責專利檢索的工作。日本也有許多專職專利檢索的公司,為一般企業做專利性或有效性的檢索。
企業IHPE自行做檢索是節省經費的做法之一,不過實務上到底要花多久的時間來作檢索見仁見智,原則上,針對可專利性檢索,大約花4~8小時的時間去了解市場到底有沒有一模一樣的構想應已足夠,並不需要花費一天以上的時間去做檢索。
如果發現R&D所提出的構想和所找到的前案有些微差異,那麼考慮一下是不是有機會讓技術內容揭露的細節更為詳盡?總之,做專利檢索的重點在於輔助R&D在研發工作上提升技術層次,讓企業內部的專利池(Patent Pool)更強大,而不是絞盡腦汁的將R&D的構想駁回。
至於在無效檢索方面,最終目的是一定要找到前案,因此花再多時間也是無可避免!因此只能期待有了可專利性檢索的磨練,在面臨有效性檢索的時候,比較有機會找到所需要的關鍵前案。
由於台灣是電腦王國,想要檢索有關電腦方面的相關專利時,可以先從台灣智慧財產局的專利檢索網站下手。而多達700萬筆資料庫的美國專利商標局網站也是個不錯的選擇。
雖然USPTO有許多檢索條件選項,可以做更精確的篩選,但在Google patent現身後,提供了使用者更方便好用的介面,而缺點則和USPTO一樣,只能檢索公開或已公告的美國專利資料。
如果想要知道一件專利的其他國家的對應申請案,或想下載各國專利說明書的各個版本,那麼歐洲專利局所提供的免費資料庫是不錯的選擇。
另 外,日本專利局提供了日本獨門的FI/F term專利分類號檢索,因為分類更詳盡,有時候能夠較精確的找到所需專利。若想要直接檢索日本專利,卻又不諳日文,日本專利局提供了PAJ的英文介面檢 索,可以針對摘要標題或是申請人進行英文檢索,之後再透過機器翻譯的方式將所檢索到的日本版本翻譯成英文。
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