2013年4月，USPTO發布設計專利新的審查政策，強調圖式的修正必須符合美國專利法（以下簡稱專利法）第112條第一段的書面說明（written description requirement）要件，且揭露但未敘述（disclosed but not described）的修正是不被允許的。

2016年3月初，我國智慧財產局公告「設計專利實體審查基準」草案，第六章修正章節中將虛線部分變更為實線的案例13及14，同意修正未超出的理由與說明書及圖式揭露原則及申請專利範圍的界定原則不一致，是否導入新事項的審查判斷也與美國及日本明顯不同。本文先解析USPTO在圖式修正中有關書面說明要件的審查實務與判斷原則，再對照我國剛公布的設計專利實體審查基準草案中有關虛線修改為實線的判斷原則與案例，協助國內廠商及專利業界了解我國與美國設計專利圖式修正審查基準的不同。

※本文摘錄自[解析合理得知申請時已擁有修正設計之審查判斷]

MPEP中設計專利說明書及圖式的相關規定[1]

設計說明（Description）

對於設計而言，圖式就是最好的說明。通常，說明書中除了記載簡明的設計說明外，關於設計以外的描述是不必要的，但不禁止其在說明書中詳加說明。在施行細則第1.84條中規定：「設計說明係指明圖式之視圖所代表的意涵，例如：前視圖、仰視圖、立體圖等。」設計說明沒有特定的形式，但申請人若未將圖式中的各個視圖清楚敘述，審查人員將以設計說明不夠清楚也不夠明確的理由核駁。

除圖式說明外，下列之敘述樣態，亦允許於設計說明記載之：

1. 敘述主張設計的部分外觀，而該外觀並未在圖式中揭露。
2. 敘述物品未揭露的部分並不構成設計專利標的之一部分。
3. 敘述並指明圖式中以虛線（broken line）揭露之目的。
4. 敘述主張設計專利所使用環境與本質。
5. 主張設計主要特徵（characteristic features）的描述，以及可使得主張設計克服基於先前技藝的新穎性及顯而易見性的理由。

設計的申請專利範圍（Design Claim）

設計專利申請案僅得主張單一申請專利範圍（或請求項），其特定形式是：「如圖所示之應用於（特定名稱）的物品之裝飾性設計，或如圖所示及所敘述的」。申請專利範圍的物品敘述必須與設計名稱一致，圖式中須以實線揭露所主張設計。不過，在某些特殊情況下，虛線可用來說明想要主張之設計，例如：車縫線（如圖1左側）及折線（如圖1右側）。

圖1：以虛線揭露申請人想主張設計之部分之案例

圖式（Drawing）

設計申請案必須附有依照專利法施行細則（37 CFR）第1.84條所要求之代表圖，必須包含足夠的視圖能充分揭露主張設計的完整外觀。可使用表面陰影來揭露主張設計之特徵或外觀輪廓；除了用黑色來表示色彩的對比外，純黑色表面陰影是不允許使用的。虛線可用於揭示環境構造，但不可用在揭示不透明材料下所隱藏平面和表面。

每一個設計專利申請必須包含主張設計的墨線圖式或照片，當圖式或照片組構申請專利之設計的整體視覺揭露，其中最重要的是，圖式或照片必須要能清楚且完整的揭露，對於請求專利之設計不能有任何部分是會被猜疑的。

虛線（Broken Lines）

虛線的使用最常見的兩種用途是揭露與主張設計相關的環境結構，以及界定主張設計的申請專利範圍。因為必須揭露與主張求設計所聯結的環境，可在圖式中以虛線揭露該相關的結構環境（如圖2所示）。這也包括實施或應用該設計的物品之一部分，而該部分並不構成主張設計（如圖3所示）。為了圖解說明主張設計所應用物品的環境，該環境可以虛線揭露，且必須敘述該環境不構成主張設計或特定實施例的一部分。

圖2：以虛線揭露主張設計之結構環境

圖3：以虛線揭露主張設計所實施物品之一部分

如果邊界線（boundary line）不構成主張設計，可以用虛線或是點連線表示。申請人可以選擇用邊界線來界定主張設計之保護範圍，如果該邊界線並不存在於該主張設計所實施的物品之中（如圖4左側），它將被理解為：主張設計延伸到邊界，但不包括邊界線（如圖右側）。當邊界線是透過修正或延續申請引進，必須符合專利法第112條第一段之書面說明要件。

圖4：以虛線界定主張設計之保護範圍的案例

專利法第112條的書面說明要件

專利法第112條第一段規定：說明書應以完整、清晰、精簡及準確之用詞，將其發明及其製造、使用方法的方式記載於說明書之書面內容，使得任何熟悉該項發明技術領域所屬技藝之人士、或與該項發明技術領域相關之人士，能夠製造和使用該項發明，且說明書應記載發明人所知之實施該發明的最佳實施例。美國法院將第112條第1段分為(1)書面說明(Written Description)要件，(2)可據以實施要件(Enablement)及(3)最佳實施例(Best Mode)等三要件。

1967年，CCPA在In re Rusching案件[2]中說明，書面說明要件的內涵之一是「確認申請人在申請當時是否擁有該發明」。隨著專利制度與申請實務的發展，書面說明亦可用來確認下列兩項問題：（1）申請人在專利審查過程中增加或修改原始申請之專利請求項時，修改之請求項是否能獲得原始說明書中書面說明的支持[3]，（2）申請人的後申請案能否享有原專利申請日的優先利益。在專利審查期間，申請人補充或修正專利申請範圍，修正後的申請專利範圍與原始說明書之揭露內容相比較，若無法獲得說明書的支持，則是違反書面說明要件。

無論是評估主張設計的保護範圍（scope of the claim），或是評估設計之揭露是否充分且足以據以實施，都不能僅依所揭示之圖式就予以判斷。申請專利範圍是圖式中以實線揭露物品表面或其一部分，以及說明書中額外的文字說明。假設申請專利範圍已清楚界定保護範圍是「申請人認為是其發明者」[4]，而設計說明中未有其他額外的文字說明，初步推定，申請專利範圍被限定在「如圖式所示」的表面證據[5]。無論如何，在圖式中以實線揭露物品的表面或一部分，將被推定為是主張設計之部分，但為了能符合第112條第1段之規定，該主張設計部分的外觀及形狀必須清楚且明確地被描述出來。值得注意的是，設計名稱不能定義申請專利範圍，僅係確認其所實施之物品[6]。

新事項（new matter）

專利法第132條規定，申請過程中所有的修正不得在發明的揭露中導入新事項（new matter）。專利法施行細則(37 CFR)第1.121條(f)款規定，修正專利申請案的揭露內容，不得導入新事項。

新事項是在原說明書、圖面或申請專利範圍中，無前提基礎的設計標的[7]，申請專利範圍的修正應在原揭露內容中有前提基礎下為之。在最終核駁之前，所有的修正須納入申請案中，由審查人員加以考量[8]。所修正的揭露內容未影響申請專利範圍者，在原始提出的申請中無前提基礎下，必須依專利法第132條之規定，以原申請文件未能予以支持先行核駁，並要求刪除。

母案之揭露可作為支持圖式修正的依據

2011年3月，Dr. French公司提出序號29/388,219的設計專利申請案，是從29/323,058的申請案分割出來的，設計標的是牙刷握柄中央橢圓型環上以實線揭露之細凸肋部分（如圖5左側）。2011年10月，USPTO審查人員先後提出1966年8月公告之3,267,937發明專利（如圖5右側），以不具備專利法第103條規定的「非顯而易見性」核駁。

圖5：美國29/388,219申請案的原始圖式與先前技藝之比對

2012年5月，審查人員以圖式中以實線揭露的主張設計之部分比例太小無法確認，要求申請人應增加部分放大圖，另外提出韓國的174,209設計專利（如圖6所示）作為第二個先前技藝，再次以申請案不符合專利法第103條的「非顯而易見性」規定核駁。

圖6：USPTO審查人員補充引證的第二個先前技藝

為克服非顯而易見性所做的圖式修正

2012年8月，申請人提出第一次修正（如圖7所示），增加了3個部分放大圖，將特徵放大到清楚且明確的揭露程度，並說明本案之設計與兩個先前技藝之差異。同年12月，審查人員認為，雖部分放大圖已清楚揭露設計特徵，仍不足以克服第103條的「非顯而易見性」要件，做出最終核駁。

圖7：美國29/388,219申請案第一次修正的圖式

無法獲得原始文件支持的圖式修正

2013年5月，申請人提出繼續審查申請（Continued Prosecution Application, CPA）並提出第二次的圖式修正（如圖8所示）。同年9月，審查人員認為，所提修正雖已克服第103條的「非顯而易見性」要件，但新修正圖式無法獲得原始申請文件支持，不符合專利法第112條之書面說明要件，發出核駁通知。

圖8：美國29/388,219申請案第二次修正的圖式

母案所揭露的圖式可作為支持圖式修正的依據

2014年1月，申請人說明申復，本案是29/323,058申請案的分割申請，母案的原始文件中揭露15個實施例92張視圖，修正圖式新增的Fig.7-9已揭露於母案的Fig.1-3、Fig.33-35以及Fig.43-45之中，因此，修正圖式中的Fig.1- 9都已揭露在母案的原始圖式之中（如圖9所示），並未導入新事項，應符合專利法第112條之書面說明要件。

圖9：母案原始圖式中與修正相關的圖式揭露

母案中任意選擇的特徵無法作為圖式修正的依據

審查人員認為：新修正的圖式無法獲得原始申請文件的支持，因為(1)原始圖式中的實施例並沒有所揭露牙刷握柄的背面，母案的設計說明中也沒任何關於其中任何一個實施例未曾揭露的側面或表面的敘述，(2)修正後的主張設計雖已揭露於母案的主張設計部分中，卻是任意挑選母案牙刷握柄中央孔洞側壁與橢圓型環表面凸出細肋的部份特徴組構而成。申請人無法說服審查人員，2014年4月發出最終核駁。

圖10：美國D720,541設計專利的公告圖式

2014年8月，申請人提出第三次的修正，在修正的圖式中只保留刷頭及刷毛部分以虛線揭露，而將握柄部分的虛線修改為實線（如圖10所示）。2014年12月核准通知，2015年1月公告。

優先權文件之揭露可作為持圖式修正的依據

2010年5月，Tangle Teezer公司向USPTO提出一個髮刷與置放座的設計專利申請案（如圖11所示），主張的優先權文件是2009年11月7日提出的歐盟001177190註冊設計申請案（如圖12所示）。2012年2月28日，審查人員將申請案分為三個實施例，分別為髮刷（Fig.4, 5及7）、置放座（Fig.3 ,6及8）、髮刷與置放座（Fig.1-3,9及10），要求申請人應分割申請。

圖11：美國29/361214申請案的原始圖式

圖12：歐盟註冊設計的優先權文件所揭示之註冊設計

審查期間，申請人選擇了髮刷與置放座的實施例，刪除了其餘的實施例。審查人員認為，所提的圖式中有些線條不夠清楚，建議繪製線條清楚的圖式，將刷毛部分以虛線揭露且改為不主張設計之部分。

2010年10月，申請人提出第一次圖式修正（如圖13所示），圖式中修正了置放座上V形部分的線條，但並未將Fig.4-Fig.5中髮刷的刷毛以虛線揭露，且增加了Fig.6清楚揭露刷毛的長度與比例，並說明圖式中的刷毛部分已在歐盟001177190註冊設計申請案清楚揭露（如圖11所示）。

圖13：美國29/361214申請案第一次修正的圖式

審查人員接受申請人的申覆理由及修正之圖式，不過，因為Fig.1、Fig.4、Fig.5及Fig.6中缺乏陰影線的揭露，無法確認置放座內側壁面的表面以及外側V形部分的表面處理問題，而續行核駁與修正。之後，申請人又做了多次的圖式修正，最終是將審查人員認為無法確認的置放座整體外觀形狀及其表面的V形部分都以虛線揭露（如圖14所示），才得以克服專利法第112條之書面說明要件以及據以實施要件，獲准設計專利。

圖14：美國29/361214申請案最終的圖式修正

原始文件可作為支持圖式修正之依據

2007年9月，Waterloo工業公司提出一個抽屜的設計專利申請案（如圖15所示整體設計）。2008年4月，申請人主動提出修正之圖式，將抽屜部分都以虛線揭露，只有面板兩側的一小部分以實線揭露（如圖16所示），將原來的整體設計之主張變更為部分設計。

圖15美國29/295,474申請案的原始圖式

圖16：美國29/295,474申請案第一次修正之圖式

2008年10月，審查人員提出2000年8月公告之美國No. 6,109,709工具箱的發明專利，其中Fig.1所揭露的滑動架（如圖17所示）作為引證資料，主張設計已可預見於先前技藝之中，不符合專利法第102條之規定，發出核駁。

圖17：審查人員用以核駁新穎性的引證資料

2009年1月，申請人為了要克服專利法第102條規定的新穎性專利要件，提出第二次的圖式修正，將抽屜、面板部分都以實線揭露，只有面板中央橫向突出的裝飾肋條部分以虛線揭露（如圖18所示）。

圖18：申請人最終的圖式修正

我國設計專利圖式虛線修改為實線之審查判斷

說明書及圖式的揭露原則

我國設計專利審查基準第一章圖式及說明書之揭露原則記載，申請設計專利應備具說明書及圖式，以明確且充分揭露申請專利之設計（claimed design），使該設計所屬技藝領域中具有通常知識者能瞭解其內容，並可據以實現；其中，申請專利之設計，指揭露於說明書及圖式之申請標的(subject matter)。

圖式揭露的原則說明，以墨線圖呈現之視圖，必須以「實線」具體、寫實地描繪申請專利之設計所「主張設計之部分」，應備具足夠視圖充分揭露所主張設計之外觀，方能符合明確揭露要件。

圖式中有以實線揭露的「主張設計之部分」及以虛線揭露之「不主張設計之部分」，「不主張設計之部分」的作用係於表示所應用物品、所欲排除主張之部分或解釋其環境。若圖式之內容包含「主張設計之部分」及「不主張設計之部分」（如圖19所示）時，則應以圖式中以實線揭露的「主張設計之部分」予以確定，而「不主張設計之部分」得用於解釋與「主張設計之部分」的位置、大小、分布關係，或解釋其環境，亦可用於解釋申請專利之設計所應物品。

圖19：設計專利圖式中有不主張設計之部分的揭露

圖式之修正及導入新事項

第六章修正、更正及誤譯之訂正，1.3章節「超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍的判斷」記載，說明書或圖式之修正，應先審查是否超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍，再審酌其他專利要件。申請案於審定前，雖然得修正說明書或圖式，但對於據以取得申請日之申請時說明書或圖式所揭露範圍，修正之結果不得導入「新事項（new matter）」，所謂的不得導入新事項，係指申請專利之設計的修正，必須是在申請時說明書或圖式所能支持的基礎下始得為之。

圖式修正章節「有關變更申請時外觀的內容」記載：「變更部分設計中『主張設計之部分』與『不主張設計之部分』，而為申請時說明書或圖式已揭露之內容者，由於其皆為申請人已完成之創作，原則上應判斷為未導入新事項，未超出申請時說明書或圖式所揭露範圍」。然而，圖19之機車之部分與鞋面之部分，其中不主張設計部分並非申請人原先已完成之設計創作，如果申請人將其變更為主張設計，應判斷為導入新事項。

修正案例12實線修改為虛線之圖式修正

圖20：設計專利實體審查基準草案第六章的修正案例

設計專利審查基準草案第六章修正、更正及誤譯之訂正中1.7章節的修正案例12（如圖20所示），是將原來圖式中以實線揭露的主張設計變更為以虛線揭露的不主張設計，變更主張設計範圍，判斷的理由是：「申請時之『照相機』整體設計，修正時將原揭露之部分實線改為虛線，且設計名稱修正為與圖式之內容一致。因修正後『照相機之鏡頭』之部分設計已揭露於申請圖式中，判斷為未超出申請時說明書或圖式所揭露範圍」。

修正案例13及14虛線變更為實線之圖式修正

案例13的修正（如圖21所示）是將原來圖式中以虛線揭露的機身部分變更為以實線揭露，變更主張設計範圍；案例14（如圖21所示）所揭露的修正是一般俗稱的豬羊變色的圖式修正，將設計中「主張設計之部分」與「不主張設計之部分」完全變更、倒置。如果沒有其他支持，該所屬技藝領域具有通常知識者無法合理得知機身是申請人在申請時已擁有的設計。案例13及14所說明的理由太過牽強，與說明書及圖式的揭露原則不一致。這種虛線變更為實線的圖式修正，就應判斷為導入新事項。

圖21：設計專利實體審查基準草案第六章的修正案例

結語

綜上所述，MPEP的設計專利章節中定義圖式中的虛線為主張設計所應用的物品或結構環境、以及界定主張設計的申請專利範圍。在審查過程中，申請人要將圖式中的虛線變更為實線時，修正後的主張設計必須能符合書面說明要件，如果審查人員認為，所屬技藝領域中具有通常知識者無法從原始說明書及圖式的揭露得知修正後的主張設計，則會以不符合書面說明要件發出核駁通知。值得注意的是，USPTO對於設計專利的圖式修正所採取的態度是較寬鬆但要合理，只要能提出證據支持修正後的主張設計是申請人在申請當時已擁有的，就能符合書面說明要件。

依據我國專利法第126條的法律解釋及說明書及圖式的揭露原則，前揭案例13及14可清楚得知圖式中實線揭露的主張設計之部分是申請人在申請時擁有的創作，不過，無法合理得知其中虛線揭露不主張設計之部分是否為申請人在申請時已擁有的創作。因此，建議在草案中修正案例13及14的未超出理由中應補充說明，「如果修正後『照相機之機身』之主張設計之部分已揭露於申請時之說明書及圖式中，且可明確得知是申請人在申請當時已擁有的創作，判斷為未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍」，或是「申請人應提出證據說明並支持修正後之主張設計之部分是申請人在申請當時已擁有的創作，可判斷為未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍」，才不會造成圖式修正的判斷原則與說明書及圖式的揭露原則不一致。

備註:

1. 參照1503 Elements of a Design Patent Application Filed Under 35 U.S.C. chapter16 [R-07.2015]。
2. 參照In re Rusching, 54 C.C.P.A., 1551, 379 F.2d 990,154 U.S.P.Q., 118（C.C.P.A. 1967）。
3. 參照O'Reilly v. Morse, 56 U.S. 62 (1853)。
4. 參照In re Zahn, 617 F.2d 261, 204 USPQ 988（CCPA 1980）。
5. 參照Philco Corp. v. AdmiralCorp., 199 F. Supp. 797, 131 USPQ 413, 418 (D. Del. 1961) 。
6. 參照MPEP § 1503.01,subsection I。
7. 參照MPEP§ 608.04。
8. 參照Ex parte Hanback, 231 USPQ 739（Bd. Pat. App. & Inter. 1986）。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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