前陣子我與某事務所負責人合作，寫了一篇關於專利無效程序（註１）的注意事項與技巧的文章。在寫的過程中，我發現「無效」也是一 個博大精深的領域，涉及的細節林林種種，原本我們打算總結一個類似作業規範的東西，但是寫出來的，却只是我接觸到的內容，很多其他的內容都沒有包含進去。 想想也是，很多的無效書尚不能全面覆蓋，更何况資歷尚淺之我輩。因爲還未與我的合作者溝通，故本文只是把我寫的部分披露。

文案準備階段

1、確定專利權保護範圍
這是無效的基礎，權利要求的撰寫實踐中是多樣的，無效時遇到的權利要求，有時很難確定專利權的恰當保護範圍，比如：專利號爲200820300221.0號的無效案，權利要求1爲：「一種用於灌裝機排包的引導裝置，位於站鏈(12)和輸送帶(14)間，磚包(10)由站鏈(12)上傾斜排出，經引導裝置後穩定地竪立在輸送帶(14)上，其特徵在於：該引導裝置(20)具有相互成90度的側曲面(21)和底曲面(22)；側曲面(21)的起始端(31)傾斜，終止端(33)竪立；磚包(10)在外力(F)的作用下由站鏈板（13）側邊傾斜滑入引導裝置(20)。」

關於這個權利要求，就要考慮：1）站鏈板與其他元件的關聯是否清楚；2）要保護的是引導裝置，那麽「磚包(10)由站鏈(12)上傾斜排出，經引導裝置後穩定地竪立在輸送帶(14)上」、以及「磚包(10)在外力(F)的作用下由站鏈板（13）側邊傾斜滑入引導裝置(20)」是否構成對權利要求的限定？具體有何限定？

2、權利要求的字詞含義要考慮恰當
不恰當的字詞理解，對無效的結果差天共地。以專利號爲200920019863.8的無效案來舉例說明：
該案權利要求1爲：「一種風冷式釀酒冷却器，其特徵在於：包括進風室(1)、冷却室(2)、集風器(3)、風機室(4)、消聲器(5)，風流隔離板(6)，進風室(1)固定在冷却室(2)下方，內設有風流隔離板(6)，通過風孔與冷却室(2)相通，冷却室(2)一側設有酒汽口(7)，通過酒汽管(8)與另一側的出酒室(9)連通，冷却室(2)與固定連接在其上方的集風器(3)連通，集風器(3)與固定在其上方的風機室(4)連通，風機室(4)上端與消聲器(5)固定連接。

本專利先經歷了侵權訴訟，在訴訟中，法官、包括專利權人一方在內，各方均對「進風室(1)固定在冷却室(2)下方，內設有風流隔離板(6)」的理解有誤。在該特徵中，「內設有」要描述的對象是誰？不同的理解會得出不同的權利要求範圍。

訴訟中各方採用的字面解釋，而沒有參考附圖理解權利要求的含義，將其理解爲：「進風室（1）固定在冷却室(2)下方，設有風流隔離板(6)」，進而解釋爲：「風流隔離板是用來隔離整個進風室的」，也就是：「進風室（1）固定在冷却室(2)下方，風流隔離板(6)構成進風室(1)的四壁」。而這種理解剛巧與被訴侵權産品的圖片特徵相符，從而有侵權嫌疑。

然而，正確的理解却是：「進風室（1）固定在冷却室(2)下方，進風室(1)內設有風流隔離板(6)」。按照這種理解，「進風室內設有風流隔離板」這一技術特徵屬本領域公知常識，且與被訴侵權的設備的特徵與此就完全不同，不會造成侵權。在無效過程中，恰恰採用的是這一解釋，從而完全扭轉了最終結果。

一字之差，兩種完全不同的結果！

3、檢索功力决定無效成敗
檢索到合適的對比文件，就爲最終的無效結果打下了良好的基礎。如果對比文件不合適，最終結果就很難把握。

4、權利要求的對比一定要落實，最好不要籠統概括
必須落實到對比文件哪一段哪一行揭示了哪一特徵，是直接公開還是間接公開。要明確公開了哪些內容，具體結合方式。

5、注意舉證時限的規定
指南中規定了合議組對請求人在提出無效宣告請求之日起一個月後提交的證據不予考慮的情形。那麽，應予考慮的情形爲：

複審委認爲請求人提出無效請求之日起一個月後提交的證據屬以下情形時，應予考慮，但口審後提交的除外：

1）用於證明公知常識的證據，如字典、技術手册、教科書等；
2）證明所提交的證據真實性、合法性的證據，例如所提交證據複印件的原件、所提交證據的公證材料，以及其他進一步證實所提交證據的真實性、合法性的證據；
3）專利權人以删除方式以外的方式修改權利要求，而需要給請求人針對修改後的權利要求提出新的無效理由、證據的情形；
4）請求人針對專利權人提交的證據所提交的反證；
5）其他指南規定的證據。

這裡重點關注在專利權人的不同修改方式下，請求人能否提出新理由、新證據的情况。

6、慎用公知常識
一般的公知常識性證據，如果過了舉證時限，用來證明公知常識的證據僅限於字典、技術手册、教科書等。如果想要在口頭審查中進一步證明，此時的舉證就很困難。因此，提交無效請求時，要慎用公知常識證據。

據審查指南的規定，只有一種情况會考慮 － 慣用手段的簡單置換。比如，螺栓、螺母的簡單置換。對於有些情况，技術特徵在生活中很常見，實在找不到證據，也可以試圖直接說理，比如：因爲該特徵太常見了，不可能被寫進教科書，因此找不到相關證據，也可以舉一些生活中的例子來加以佐證，越多越能影響合議組的判斷。

7、注意新舊法的適用問題
對 2009年10月1日以後（含該日）提交專利申請或辦理其他專利事務涉及的有關事項適用新法，2009年10月1日以前提交的申請，用舊法。注意無效中適用法條的變化情况以及要無效的專利應該適用新法還是舊法。這個在引用具體法條時會用到，例如權利要求不清楚的問題，新舊法的法條適用就有所區別。

口頭審理階段

1、任何新理由、新證據均不會被考慮
注意，實際的情况是，不僅不會考慮，甚至連向合議組說明的機會都沒有，合議組會直接以「這個在無效請求中沒有提過吧？咱們還是說提過的吧」，輕而易舉地阻止你繼續展開話題。相反，只要是無效請求中提到過的理由和證據，關係無效成敗之處，可以考慮選擇性保留，而在口審中提出，打對方個措手不及，這是允許的。

2、用最簡練的方式解决問題，事實依據、法律依據要明確具體
比如創造性，用哪兩個證據的哪些部分結合？是直接揭示還是間接揭示？還是權利要求中部分特徵採用的公知常識來進行評價？這些細節問題，不僅自己要弄清楚，合議組也會問得很仔細。

3、口審前，要做到心中有數，標的明確
事前要充分準備，比如：要告訴合議組什麽，合議組可能有哪些不瞭解、疑惑的地方，這些問題要考慮清楚；而合議組即使提問，也是問些他希望瞭解的，比如在無效請求中描述模糊的地方。對于清楚的就不用多說，點到爲止。

4、口審過程中，僅說服合議組即可，不必說服對方
口審中，無效請求人、專利權人對抗，合議組居中裁判。因此，不管任何一方，只要能够說服合議組，口審的目的就達到了，不用非要說服對方當事人，更不用跟對方當庭爭吵。只要你看到合議組對你的陳述一直保持興趣，在認真聽，就足够了。

5、口審中的現場氣氛要把握
口頭陳述的目的應該是有助于合議組理解書面意見。爲了節約時間，合議組對于已經清楚的，就會提示不用花時間陳述了。對于與請求書提交的理由和證據無太大關係的，也不會給機會陳述。因此，合議組願意聽的、又不違反規定的一些說明、演示，是受歡迎的。但是，千萬不能認爲合議組願意聽，就是接受了你的觀點，甚至在這點上做文章，具體看下面兩個問題。

6、想儘量保留一些關鍵的證據，希望現場發揮？
實務中，部分代理人會有意留一手，希望依靠現場發揮，打對方一個措手不及，這也是一種策略考量。這種策略有利有弊，有利的是可以避免對方提前知道你的關鍵意見；不利的是，從合議組角度來說，如果書面意見陳述中不說清楚，在複審委內部案件越來越多、注重效率的情況下，即使給當庭陳述的機會，也很浪費時間，因爲合議組需要當庭理解你說的內容，第一印象並不好，如果不能當庭很好地自圓其說，效果會大打折 扣。

比如某無效案件中，請求人只是籠統的寫「經過推算」，幷沒有具體給出適當的推算過程，在口審時，當庭給推算機會，可能出於緊張或其他原因，代理人亂推一通，沒有得到最終的推算結果，當然這條理由就不會被采信了。

7、證據中揭示不清楚，帶實物進行演示？
在筆者處理的一個無效案中，請求人給出證據一、證據二來判斷權利要求1的創造性，其中證據一是最接近對比文件，證據二揭示的特徵並不多，因此在請求書中證據二只是作爲輔助證據提出。但是在口審中，請求人帶來了證據二的産品的DVD展示影片，在該演示中，證據二就完全揭示了權利要求1的特徵。在口審過程中，合議組當然會特別留意這一展示影片所展示的技術特徵，因此，請求人一方意氣風發，覺得引起合議組重視了，這個案件看來十拿九穩，希望很大。但是，合議組理解歸理解，最終的判决還是要基於證據二的說明書實際公開的特徵來進行的，結果可想而知。

結語

在無效過程中，一些技巧、手段，確實會給人帶來令人振奮的一些期盼，也可能取得好的效果。但是，無效的基本功還是請求書、證據，而這就依賴代理人對無效相關法律的掌握、對技術的分析、關鍵證據的檢索，以及提交一份經得起推敲的請求書或者意見陳述。

註1：中國大陸之「專利無效宣告程序」等如台灣的「專利舉發程序」。

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