最近，一件商標申請案件，讓我徹底體會了一次被代理機構耍的滋味。從中，我也更能理解我們企業中的大多數的IP-in-house，在面對代理事務所的時候的境遇和心情。
 
  先介紹一下我的背景，我在專利行業從業十餘年，瞭解中國、美國的各項專利制度、規則以及實際操作，因此，目前作爲in-house IP人員，我能够審核代理機構給我的東西是不是合理，並且能够提出專業意見。但是在商標這個領域，我也是最近一年才開始接觸的，只參加過幾次商標培訓，處理了一些公司相關的中國商標註冊、異議事項，目前對中國商標的具體規定以及實際操作規則、及最新規定有一定瞭解，但對美國商標對我而言，可以說是一無所知。從這個意義上說，我現在面對美國商標註冊的事情，就基本上等同一張白紙。打個不恰當的比喻，這個地位，可能跟很多企業內的IP面對專利代理所是類似。

  按照之前的約定，我們美國新成立的子公司要在美國開展業務，需要在中國及美國兩地申請商標，當時的約定是美國部分找美國律師做，中國部分我這邊協調中國的代理所來做。

錯漏百出

所以，美國子公司自己在美國找了個頂級的事務所，跟他們洽談的是合夥人級別的律師，這是可以理解的，一般出來洽談的都是合夥人。但是，他們並沒有諮詢我們，需要什麽樣的服務、什麽級別的律師、商標要應用在那一些商品類別。申請前也沒有讓公司確認商品事項。等遞交上去之後，我才收到美國商標申請提交的文件，在要保護的商品類別部分，只寫了一個商品，而且寫的還不是我們要保護的核心商品，我們原本是化學産品方面的，結果寫成了該燃料領域，而且只寫了一個「xxx fuel」，但是「xxx」才是我們真正的商品之一，它不是用來當燃料的。這樣一來，我們本來要在第1類保護，結果他提交的是第4類。美國的律師在申請前都沒有確認說，「這個保護的商品項目是不是你們公司要做的産品？」更嚴重的是，甚至沒有建議說，你這個「xxx fuel」的類別在標準的區分表裡面是不完整的，區分表裡面完整的前面還有個「green」。等到我們後來收到OA，審查員說前面應該有個「green」， 並且要求提交證據證明該商品爲什麽是「green」。就這個美國商標，我們在申請中花費的律師費都已經到了十幾萬美金，但是做的活兒也就這樣，差得離譜。

一切自己搞定

 到我這邊申請中國的商標了，本來是要申請美國優先權的，結果一看美國類別都錯了，只好自己在內部從頭到尾的諮詢了一遍我們要保護的具體産品、 産品的應用領域等等，最後在中國申請時把類別改成第1類，並且寫了10個産品，完全按照商品區分表裡面的對應信息來寫。就商標含義部分，也跟代理人來回協商、核對了幾遍才最終確定。在跟中國代理事務所溝通的過程中，我有時也會感到一點無助，為什麽呢？因為代理所恨不得企業把所有材料都自己敲定好，它最後只幫你審查形式。具體來說，在申請過程中，其實我很希望有一個專業的人來建議，比如在確定保護的商品項目時，建議從公司現有的商品和將要有的商品、商品應用的下游商品等等方面去考慮，比如在確定商標含義時，建議一下那些詞可能會造成不必要的麻煩等等，但結果却沒有得到任何這方面的建議，幾乎所有的工作都是我根據培訓所學以及諮詢朋友才最後敲定的。事務所給我的最多的建議就是：「你要這樣寫沒關係，萬一産生額外費用你們是要承擔的」。真是三句話不離本行啊。我一直想說，我這樣寫，可能産 生額外費用，那要怎麽樣解决呢？

專利爲企業保駕護航？

 這次與中美代理事務所交手的真實體驗，讓我我真正體會到很多企業的苦衷。我們一直向企業、向社會宣傳的是「專利（知識産權）爲企業保駕護航」，當我經歷這件事後，我覺得真的只像個口號，要我去相信知識産權的神奇力量，真正等我有實際需求了，去求助代理機構的時候，代理機構有沒有真正的爲我保駕護航？到了做具體事情的時候，代理機構首先考慮的就是保護自己，怕擔責任。於是乎，任何重要事項的敲定，就靠你企業裡面的人自己去搞定。遇到企業IP專業的、懂行的還好，還能把握主動權，遇到像我這樣半外行的，企業就沒法做到心中有數，說我這個活兒做出來的把握有多大。

後續出了問題，要補正、答辯，又不得不去求助於代理機構去幫你排憂解難，這樣再收一筆服務費，代理的收益就這樣上去了。這樣一想，代理機構的做法也可以理解啊，反正最後出了什麽問題，申請不下來，也是你企業的損失，代理機構只賺不賠啊。代理機構最穩妥的明哲保身的方法就是「代書」，讓企業去做决定，代理機構給看形式。提出建議了就怕出問題要自己擔責任。出於這個初衷，很多體現自己專業的地方，也不去做了，因爲這樣做最穩妥。但其實有很多可以體現專業的地方，比如代理機構向企業真誠的說出自己的想法、說明各種不同的做法、各個做法可能會有的利弊、擺明厲害，讓企業去做决定，這樣不是更能體現自己的專業嗎？我們以前在事務所服務那些大的企業的時候，就是這樣做的啊。

如果有一天，我經營一個代理所，我就一定會要求用這種模式，用自己的專業去幫助自己的客戶，真正實現「爲企業保駕護航」的目標。

Facebook 按讚馬上加入北美智權報粉絲團